原標(biāo)題：從專利侵權(quán)案例看等同原則和捐獻(xiàn)原則博弈時對背景技術(shù)的考量
一個好的專利申請文件對于每一個技術(shù)方案、甚至每一個技術(shù)特征的取舍都應(yīng)當(dāng)是有整體考量、全程規(guī)劃的，不應(yīng)當(dāng)只考慮授權(quán)階段，也應(yīng)當(dāng)考慮侵權(quán)階段應(yīng)當(dāng)怎么去應(yīng)對，避免無謂的“捐獻(xiàn)”。
捐獻(xiàn)原則是專利侵權(quán)判定中被訴侵權(quán)人的重要武器，但如何確定捐獻(xiàn)的范圍，是司法實踐中的難題。在很大程度上，這涉及到專利權(quán)人和社會公共利益之間的平衡問題。近日，最高人民法院作出的徐州中森智能裝備有限公司(一審原告，二審被上訴人)與寧波昂霖智能裝備有限公司(一審被告，二審上訴人)、常州格瑞德園林機械有限公司(一審被告，二審上訴人)侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案的二審判決((2021)最高法知民終192號)，對專利侵權(quán)中等同原則的限制適用給出了指導(dǎo)，判決中基于說明書背景技術(shù)部分的記載，認(rèn)為專利權(quán)人放棄了對等同特征的保護(hù)，實質(zhì)上采用的是捐獻(xiàn)原則來限制等同原則，并且這個案例涉及到的是說明書背景技術(shù)的內(nèi)容，對于我們理解捐獻(xiàn)原則的捐獻(xiàn)范圍提供了參考。
在通常的認(rèn)知中，如在說明書中公開了兩個實施例，A1 和 A2.權(quán)利要求中僅對 A1 進(jìn)行了記載，此時實施例 A2 就被視為捐獻(xiàn)給了社會公眾，這種情形很容易理解，可以明顯看出專利權(quán)人對A2的放棄，但是實際情況下，很多情形并不明確專利權(quán)人是否放棄了某一技術(shù)方案，比如在說明書的背景技術(shù)部分，會對現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行描述，具體可分為兩種情況：
(1)專利權(quán)人指出現(xiàn)有技術(shù)B1的缺陷，要將現(xiàn)有技術(shù)B1進(jìn)行改進(jìn)成B2;
(2)專利權(quán)人列舉出現(xiàn)有技術(shù)C1、C2等，提出的改進(jìn)適用于C1和C2.但是權(quán)利要求中只記載了C2的改進(jìn)方案。
對于(1)的情形，專利權(quán)人的改進(jìn)點就在B1.被訴侵權(quán)人實施的是B1的方案，如果專利權(quán)人主張B1和B2作為等同特征，自然無法得到法院的支持，這種情形很容易理解。
對于(2)的情形，專利權(quán)人的改進(jìn)點并不在于將C1改進(jìn)成C2.而是在C1、C2的基礎(chǔ)上均作出了改進(jìn)，但權(quán)利要求中并沒有將C1和C2上位概況成C，而是只要求保護(hù)C2的改進(jìn)方案，這個時候是否可以認(rèn)為專利權(quán)人放棄了對現(xiàn)有技術(shù)C1的改進(jìn)方案?
本案中徐州中森智能裝備有限公司擁有的授權(quán)專利的權(quán)利要求：1.一種電動綠籬機，包括連桿、工作艙、電機和刀片，所述連桿一端設(shè)有所述工作艙，所述工作艙上設(shè)有所述刀片，所述電機設(shè)于所述連桿之上，所述電機帶動所述刀片做往復(fù)移動，其特征在于，所述電動綠籬機還包括弧形支架和第一連接件，所述弧形支架一端與所述刀片的末端連接，另一端通過所述第一連接件連接在所述工作艙上，所述弧形支架的彎曲朝向所述刀片方向;當(dāng)所述弧形支架繞著所述第一連接件轉(zhuǎn)動時，所述弧形支架的轉(zhuǎn)動使所述刀片產(chǎn)生彎曲變形。
徐州中森智能裝備有限公司認(rèn)為兩被告公司制造、銷售的綠籬機侵犯了其涉案專利權(quán)，于是訴至法院。案件主要的爭執(zhí)點在于，侵權(quán)產(chǎn)品中使用的是“燃油機”驅(qū)動的綠籬機;而涉案發(fā)明專利權(quán)利要求保護(hù)的是“電機”驅(qū)動的綠籬機。一審法院認(rèn)為驅(qū)動方式與涉案專利所要解決的技術(shù)問題、關(guān)鍵技術(shù)及其技術(shù)效果沒有直接關(guān)聯(lián)。就涉案發(fā)明內(nèi)容，對于可實現(xiàn)平剪和圓剪二合一效果的自動綠籬機而言，與電動驅(qū)動相比，燃油驅(qū)動以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且該領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能聯(lián)想到的特征，因此兩種驅(qū)動方式構(gòu)成等同特征。也就是說，一審法院采用的是等同原則，認(rèn)為“燃油機”是對“電機”的等同替換。
專利說明書關(guān)于背景技術(shù)記載如下：
[0002]隨著人們對生活環(huán)境的要求日益提高，城市的綠化建設(shè)越來越多，很多綠籬植物需要經(jīng)常被修剪，傳統(tǒng)的修剪方式是使用簡單的剪刀修剪，其工作強度高，工作效率差，且在修剪一些圓形形狀時操作難度大。
[0003]為了解決傳統(tǒng)剪刀工作強度高，工作效率差的問題，現(xiàn)市面上推出了一些電動剪刀和燃油剪刀。電動剪刀和燃油剪刀雖然為自動剪刀，但在修剪圓形綠籬時，工作效率低，操作難度大的問題仍然懸而未決。
[0004]因此為解決現(xiàn)有電動剪刀和燃油剪刀工作強度高、效率差、難度大等問題，有必要提供一種可用作平剪也可用作圓形剪的電動綠籬機。
可以看出，本案就是上文中指出的情形(2)，燃油機為現(xiàn)有技術(shù)C1.電機為現(xiàn)有技術(shù)C2.專利權(quán)人的改進(jìn)點并不在于將C1改進(jìn)成C2.而是對燃油機C1和電機C2均進(jìn)行了改進(jìn)，但是權(quán)利要求1的主題中限定的卻是“一種電動綠籬機”，僅為電機C2的改進(jìn)方案。
一審法院判定等同侵權(quán)成立，兩被告不服一審判決，提起二審訴訟。二審法院認(rèn)為專利權(quán)保護(hù)范圍的確定，既要嚴(yán)格保護(hù)專利權(quán)人的利益，又要維護(hù)權(quán)利要求書的公示作用和社會公眾對專利文件的信賴，平衡專利權(quán)人與社會公眾之間的利益。如果專利權(quán)人在撰寫專利申請文件時已明確地知曉相關(guān)技術(shù)方案，但并未將其納入權(quán)利要求保護(hù)范圍之內(nèi)的，則在侵權(quán)訴訟中不得再適用等同理論將該技術(shù)方案納入保護(hù)范圍。說明書[0005]段記載“有鑒于此，本發(fā)明的目的是為了克服現(xiàn)有技術(shù)中的不足，提供一種可用作平剪也可用作圓形剪的電動綠籬機，其具有工作強度低、工作效率高、工作難度低、環(huán)保無污染的特點。”通過前述記載可知，專利權(quán)人在撰寫涉案專利權(quán)利要求書和說明書時，即已明確知曉現(xiàn)有技術(shù)中存在電機驅(qū)動和燃油發(fā)動機驅(qū)動兩種方式，且“環(huán)保無污染”是本專利相較于現(xiàn)有技術(shù)新增的一個技術(shù)效果，但專利權(quán)人在涉案專利權(quán)利要求中僅強調(diào)電機驅(qū)動，即明確表示涉案專利的驅(qū)動方式僅限于電機驅(qū)動，而非燃油發(fā)動機驅(qū)動。從說明書的相關(guān)內(nèi)容可以看出，專利申請人在撰寫涉案專利權(quán)利要求時，基于對環(huán)保效果的追求，專利申請人并不尋求保護(hù)以燃油發(fā)動機作為動力源的綠籬機技術(shù)方案。換言之，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員基于對權(quán)利要求所限定的“電動綠籬機”、說明書背景技術(shù)部分對存在電機驅(qū)動和燃油發(fā)動機驅(qū)動兩種方式的介紹以及發(fā)明目的部分關(guān)于“環(huán)保無污染”效果的強調(diào)等，完全可以理解為專利申請人明確不尋求保護(hù)以燃油發(fā)動機作為動力源的綠籬機技術(shù)方案。在此情況下，若在判斷被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍時，將燃油發(fā)動機驅(qū)動與電機驅(qū)動認(rèn)定構(gòu)成技術(shù)特征等同，則不利于專利權(quán)利要求公示作用的發(fā)揮和社會公眾信賴?yán)娴谋Ｗo(hù)。最終，二審最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭撤銷了一審判決，其認(rèn)定產(chǎn)品不構(gòu)成對涉案專利的等同侵權(quán)。
基于二審法院的判決，至少可以獲得以下啟示，專利權(quán)利人在撰寫專利申請文件時未將其明確知曉的技術(shù)方案寫入權(quán)利要求，本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀權(quán)利要求書、說明書后認(rèn)為專利權(quán)利人明確不尋求保護(hù)該未寫入權(quán)利要求的技術(shù)方案的，一般不應(yīng)再通過等同侵權(quán)將該技術(shù)方案納入專利權(quán)保護(hù)范圍。
本案中背景技術(shù)部分中對于“燃油機”和“電機”的描述，確實看不出專利權(quán)人對這兩個現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)分，雖然該專利的主要發(fā)明點并不在于“環(huán)保無污染”，但是專利權(quán)人僅選擇了保護(hù)“電機”的技術(shù)方案，并且有說明書[0005]段的發(fā)明目的“環(huán)保無污染”作為證據(jù)支撐，更加表明專利權(quán)人對“燃油機”的技術(shù)方案的放棄是主動的，這為被訴侵權(quán)人用“捐獻(xiàn)原則”抵抗“等同原則”增加了有力的籌碼。
從本案中，我們看到專利侵權(quán)的問題本質(zhì)上還是專利申請文件的撰寫質(zhì)量問題。一個好的專利申請文件對于每一個技術(shù)方案、甚至每一個技術(shù)特征的取舍都應(yīng)當(dāng)是有整體考量、全程規(guī)劃的，不應(yīng)當(dāng)只考慮授權(quán)階段，也應(yīng)當(dāng)考慮侵權(quán)階段應(yīng)當(dāng)怎么去應(yīng)對，避免無謂的“捐獻(xiàn)”。對于背景技術(shù)部分的非改進(jìn)點，專利權(quán)人對現(xiàn)有技術(shù)的描述可適當(dāng)上位化，如果本案中不在背景技術(shù)部分特別提到“燃油機”，按照一審法院的判決去使用等同原則也是沒有爭議的?，F(xiàn)階段，捐獻(xiàn)原則在專利侵權(quán)中的適用還不盡完善，本案的判決能給我們一些實踐參考，具有很強的指導(dǎo)意義。
中企檢測認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機構(gòu)查詢，檢驗檢測、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計量校準(zhǔn)、知識產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺。中企檢測認(rèn)證網(wǎng)為檢測行業(yè)相關(guān)檢驗、檢測、認(rèn)證、計量、校準(zhǔn)機構(gòu)，儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商，法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個問題就給大家解答到這里了，如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認(rèn)證、商標(biāo)、專利、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識資訊，包括商標(biāo)注冊、食品檢測、第三方檢測機構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測、環(huán)境檢測、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專利申請、知識產(chǎn)權(quán)、檢測法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息，中企檢測認(rèn)證網(wǎng)為檢測認(rèn)證商標(biāo)專利從業(yè)者提供多種檢測、認(rèn)證、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī)，咨詢輔導(dǎo)等知識。
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站：中國政府網(wǎng)、百度百科、搜狗百科、360百科、最高人民法院、知乎、市場監(jiān)督總局 、國家知識產(chǎn)權(quán)局、國家商標(biāo)局
免責(zé)聲明：本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理，文章版權(quán)歸原作者所有。向原作者致敬！發(fā)布旨在積善利他，如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題，請跟我們聯(lián)系刪除并致歉！
