2024年6月11日，最高院發(fā)布一份功能性特征改判的判決書，該判決涉及脫毛儀領(lǐng)域國內(nèi)一個比較早期的專利(201720489264.7)，有意思的是，該判決把是否導(dǎo)致保護(hù)范圍邊界不清作為冷敷部是否為功能性特征的一個理由。這引發(fā)了筆者對專利中采用功能性特征對專利保護(hù)邊界以及撰寫質(zhì)量的提升的一些思考。
前言
公開換保護(hù)是專利法的立法宗旨之一，即，為了保護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)益，鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，推動發(fā)明創(chuàng)造的應(yīng)用，提高創(chuàng)新能力，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，制定本法。
在立法程序中，審查指南對功能性限定的技術(shù)特征做了相應(yīng)的解釋和限定：
對產(chǎn)品權(quán)利要求來說，應(yīng)當(dāng)盡量避免使用功能或者效果特征來限定發(fā)明。只有在某一技術(shù)特征無法用結(jié)構(gòu)特征來限定，或者技術(shù)特征用結(jié)構(gòu)特征限定不如用功能或效果特征來限定更為恰當(dāng)，而且該功能或者效果能通過說明書中規(guī)定的實驗或者操作或者所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段直接和肯定地驗證的情況下，使用功能或者效果特征來限定發(fā)明才可能是允許的。
對于權(quán)利要求中所包含的功能性限定的技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實施方式。對于含有功能性限定的特征的權(quán)利要求，應(yīng)當(dāng)審查該功能性限定是否得到說明書的支持。如果權(quán)利要求中限定的功能是以說明書實施例中記載的特定方式完成的，并且所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能明了此功能還可以采用說明書中未提到的其他替代方式來完成，或者所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員有理由懷疑該功能性限定所包含的一種或幾種方式不能解決發(fā)明或者實用新型所要解決的技術(shù)問題，并達(dá)到相同的技術(shù)效果，則權(quán)利要求中不得采用覆蓋了上述其他替代方式或者不能解決發(fā)明或?qū)嵱眯滦图夹g(shù)問題的方式的功能性限定。
在司法程序中，《司法解釋二》也做了相關(guān)規(guī)定：
功能性特征，是指對于結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系等，通過其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果進(jìn)行限定的技術(shù)特征，但本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實現(xiàn)上述功能或者效果的具體實施方式的除外。
筆者認(rèn)為，在大部分案件中，采用功能性的技術(shù)特征對專利進(jìn)行合理的保護(hù)，是專利保護(hù)的永恒追求，這樣既能最大程度的對發(fā)明構(gòu)思進(jìn)行保護(hù)，又能使得枯燥的撰寫工作變成斗智斗勇的專利武器鍛造。但是，若是對功能性的技術(shù)特征的描寫尺度把握不好，使其保護(hù)邊界變得模糊不清，也容易使專利權(quán)保護(hù)范圍陷入司法程序中功能性特征限定的尷尬境地。
PART 01、功能性特征的認(rèn)定永遠(yuǎn)是個迷
筆者認(rèn)為，雖然《司法解釋二》對功能性特征的認(rèn)定做了比較清晰的規(guī)定，但由于中國文字博大精深以及受限于判斷者的既往經(jīng)驗，具體到實踐中，仍有比較大的爭議空間。
本案中，根據(jù)公開的判決書來看，并不能看出一審判決中“冷敷部是否為功能性特征”是否為爭議焦點，也不能看出一審被告是否提“冷敷部是否為功能性特征”的觀點，但一審判決結(jié)果是“冷敷部”不為功能性特征，且涉案專利具有“冷敷部”相關(guān)的特征。
二審法院即最高院則將冷敷部是否為功能性特征作為爭議焦點之一，并認(rèn)為冷敷部是功能性特征，這樣使得被訴產(chǎn)品不具有冷敷部這一特征而不侵權(quán)。
從這里不難看出，權(quán)利要求中的特征是否為功能性特征對專利的保護(hù)范圍將造成顛覆性的改變，那么，什么樣的特征容易被認(rèn)定為功能性特征呢?搞明白這個問題，將對專利撰寫工作造成較大的影響，我們可以從本案的判決中進(jìn)行初步學(xué)習(xí)和印證自己的觀點。
筆者認(rèn)為，最高院認(rèn)定冷敷部為功能性特征是正確的，這樣的認(rèn)定是符合專利法的立法宗旨的，除判決里面理由外，筆者還想做以下解讀：
我們來看該案權(quán)1中對冷敷部的限定特征有三：①冷敷部為脫毛機構(gòu)的一部分，②冷敷部外露于容納空間，③用于皮膚接觸冷敷。眾所周知，如果需要對皮膚進(jìn)行冷敷，那么冷敷部必然需要與皮膚接觸(隔空冷敷太過高大上，不具有落地性)，也即冷敷部必然需要外露于容納空間，所以筆者認(rèn)為該案權(quán)1并未就冷敷部本身的結(jié)構(gòu)關(guān)系進(jìn)行任何實質(zhì)性的限定，屬于功能性的描述特征，屬于通過其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果進(jìn)行限定的技術(shù)特征。
那么，本案中，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員能否僅通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實現(xiàn)上述功能或者效果的具體實施方式呢?
筆者認(rèn)為，若拋開涉案專利的技術(shù)背景和技術(shù)構(gòu)思，則本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)該可以直接、明確實現(xiàn)冷敷功能的具體實施方式的，如通過半導(dǎo)體制冷元件制冷、通過壓縮機壓縮循環(huán)冷媒制冷或水冷方式等。
但是，若拋開涉案專利的技術(shù)背景和技術(shù)構(gòu)思，則一方面會使涉案專利權(quán)1包含了不能解決其技術(shù)問題“在進(jìn)行脫毛時冷敷部對肌膚冷卻效果不好”的方案，如冷敷部外露于遠(yuǎn)離外殼上出光口的一端的方案等，即該種限定方式不符合審查指南的規(guī)定。
另一方面也會導(dǎo)致無效程序與訴訟程序的割裂，在無效程序中，專利權(quán)人和合議組通常會按照與具體實施方式類似的能解決技術(shù)問題的方案來理解“冷敷部”，這對無效請求人和公眾來說并不友好;甚至當(dāng)請求人找到與具體實施方式不一致的冷敷部時，專利權(quán)人還可能會辯稱其冷敷部為說明書實施例特定的冷敷部。
再一方面，也會影響他人發(fā)明創(chuàng)造，試想一下，若脫毛儀領(lǐng)域的競對看到這一篇專利時，把冷敷部當(dāng)成非功能性特征，那么可能會導(dǎo)致其放棄在冷敷部方面的改進(jìn)，因為其無論如何改進(jìn)均落入該專利的保護(hù)范圍內(nèi)，這也是二審判決里了所稱的“如果不將所述冷敷部界定為功能性技術(shù)特征，該項權(quán)利要求的保護(hù)范圍將變得邊界不清，使得在冷敷部設(shè)計上具有創(chuàng)新價值的其他脫毛儀技術(shù)方案不合理地落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍，進(jìn)而使得涉案專利過度侵占所屬領(lǐng)域的研發(fā)空間，同時也會使得相關(guān)市場經(jīng)營者難以預(yù)見其正當(dāng)競爭行為的法律后果”。
PART 02、對于高質(zhì)量專利撰寫的思考
筆者認(rèn)為，涉案專利64.7的代理師在撰寫該案時應(yīng)當(dāng)是考慮了存在其他設(shè)置冷敷部的方式，所以才將涉案專利中具體的冷敷部結(jié)構(gòu)上位成冷敷部，并為了避免在后續(xù)訴訟中被認(rèn)定為功能性特征而特意加了“冷敷部外露于容納空間”的限定，但筆者和最高院均認(rèn)為該限定只是屬于形式上的限定，并未在實質(zhì)上對“冷敷部”進(jìn)行了限定。
如果該案的代理師在撰寫該案時，再進(jìn)一步考慮一下，那么該案的結(jié)果是否會有所不同呢?
筆者認(rèn)為，如果該案代理師在對冷敷部的具體結(jié)構(gòu)上位后，能夠再一步思考或進(jìn)一步詢問和引導(dǎo)發(fā)明人，除了說明書具體實施方式以外，還有哪些設(shè)置冷敷部的實施方式?也許就會得到將冷敷部設(shè)置在外殼的出光口處并將冷敷件設(shè)置為透明件的實施方式(即該案中涉案產(chǎn)品的方案，通過了解其相關(guān)專利也知在兩年后該專利權(quán)人也把該實施方式進(jìn)行了專利保護(hù))，這樣既可以擴大該專利的保護(hù)范圍，又可以使研發(fā)獲得更好的冷敷方案。
在冷敷部的限定上，基于以上兩種實施方式，如果再補入“冷敷部設(shè)于外殼的出光口處”的限定，則很有可能做到既不限縮其實質(zhì)保護(hù)范圍，又可以避免被認(rèn)定為功能性特征的目的。
PART 03、尾語
筆者通過對該案涉及專利及其相關(guān)專利進(jìn)行了分析，也對部分相關(guān)競對做了咨詢，發(fā)現(xiàn)該案代理師似乎很喜歡這種功能性的技術(shù)特征的描述方式，且在專利無效和規(guī)避設(shè)計時均對競爭對手造成了很大的干擾。所以，作為代理師，我們確實應(yīng)該追求這種能給對手帶來最大干擾的寫法，只不過我們需要利用扎實的功底合適的把握公開與保護(hù)之間的度，鑄造出既鋒利又堅固的專利武器。
那么問題來了，你認(rèn)為該案中密封件是否為功能性特征呢?
附：判決書全文
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