英國和歐洲專利局關(guān)于使用權(quán)利要求可專利性的不同做法
專利申請中通常使用兩種主要類型的使用權(quán)利要求。第一種類型通常采用“使用物質(zhì)X以達到Y(jié)效果”的形式。這些權(quán)利要求通常被解釋為等同于方法權(quán)利要求，即使用物質(zhì)X實現(xiàn)效果Y的方法。
第二種類型是本文探討的主題，也稱為有目的限制的產(chǎn)品權(quán)利要求。這些權(quán)利要求一般采用“物質(zhì)X，用于實現(xiàn)效果Y”的形式。
此類權(quán)利要求通常涉及涵蓋制藥和化學發(fā)明的專利申請。它們可以為新產(chǎn)品提供額外的保護范圍，并為已知產(chǎn)品的新用途提供專利保護。
關(guān)于使用權(quán)利要求的判例法
歐洲專利局(EPO)在化學領(lǐng)域最著名的判例法之一是與美孚石油公司(“美孚”)的減摩添加劑(G2/88)有關(guān)的裁決。該案件涉及申請人通過使用權(quán)利要求為已知產(chǎn)品的新用途尋求專利保護，基本上確立了歐洲專利局對此類權(quán)利要求的裁決先例。
案件事實如下：美孚已經(jīng)獲得一項歐洲專利，該專利的權(quán)利要求涉及某些硼化甘油羥基酯。據(jù)說這些化合物可用作潤滑油中的添加劑。
在美孚獲得授權(quán)后的9個月異議期內(nèi)，雪佛龍對其專利的授權(quán)提出了異議。在其反對意見中，雪佛龍認為，美孚的權(quán)利要求與一項在先美國專利相比缺乏新穎性和/或創(chuàng)造性。該在先專利公開了包括所主張保護化合物在內(nèi)的油類組合物。在該美國專利中，據(jù)稱美孚添加這些化合物是為了起到腐蝕抑制劑的作用。
異議聽證會和上訴理由
在異議聽證會上，雪佛龍成功撤銷了美孚的歐洲專利。美孚對這一決定提起了上訴。在上訴期間，美孚提出了一套新的(輔助)權(quán)利要求。這套輔助權(quán)利要求不是針對化合物本身，而是包含4項針對“在潤滑劑組合物中用作減少摩擦的添加劑”的化合物的權(quán)利要求。
EPO技術(shù)上訴委員會化學部就該上訴舉辦了聽證會。關(guān)于輔助性的“使用”權(quán)利要求集，該上訴技術(shù)委員會決定，有一些重要的法律問題需要解決。因此，他們向EPO擴大上訴委員會(該機構(gòu)的最高上訴委員會)提出了3個問題。在這些問題中，對本文探討的內(nèi)容至關(guān)重要的問題是：
就《歐洲專利公約》第54條而言，考慮到先前的出版物披露了將該化合物用于不同的非醫(yī)療用途，因此權(quán)利要求中唯一的新穎特征是該化合物的用途，那么將該化合物用于特定非醫(yī)療用途的權(quán)利要求是否具有新穎性?
也就是說，就本案的具體情況而言，關(guān)于在潤滑劑組合物中使用某些化合物作為減摩添加劑的權(quán)利要求，與先前將這些化合物用作潤滑劑組合物中的腐蝕抑制劑的權(quán)利要求相比，是否具有新穎性?
上訴裁決
擴大的上訴委員會對這個問題的回答是肯定的，即這樣的權(quán)利要求是新穎的。他們指出，新的用途與實現(xiàn)新的技術(shù)效果有關(guān)。事實上，這種技術(shù)效果以前從未向公眾公開過，這意味著所主張保護的發(fā)明是具有新穎性的。因此，在該案中，盡管之前將化合物用作腐蝕抑制劑本來也可以減少摩擦，但這一事實并不妨礙后來對減少摩擦的使用申請專利，只要沒有識別到摩擦的減少。因此，這是EPO在已知化合物的新(非醫(yī)療)用途方面采用的長期做法。
英國知識產(chǎn)權(quán)局（UKIPO）和EPO關(guān)于使用權(quán)利要求的不同做法
然而，這個問題是UKIPO在新穎性審查方面不遵循EPO做法的少數(shù)領(lǐng)域之一。與之相反，UKIPO的觀點是：“例如，一項使用已知物質(zhì)作為添加劑來執(zhí)行特定功能的權(quán)利要求，如果這種功能是該物質(zhì)在現(xiàn)有技術(shù)使用中所固有的(盡管未被識別出)，則該權(quán)利要求并不具有新穎性。”該機構(gòu)關(guān)于審查與化學發(fā)明有關(guān)的專利申請的指南中規(guī)定了這一做法。
這意味著，如果美孚在尋求英國專利申請，UKIPO將會認定，針對使用化合物作為減摩添加劑的權(quán)利要求(即EPO已授予的權(quán)利要求)與早期用作腐蝕抑制劑的權(quán)利要求相比缺乏新穎性。
意見和建議
在實踐中，任何尋求提交使用權(quán)利要求的專利申請人，如果存在固有的(但未被識別的)早期使用的風險，則應考慮通過向EPO申請歐洲專利來尋求覆蓋英國的專利保護。然而，即使采用這種方法，仍然存在一些懸而未決的問題。例如，英國法院是否會宣布EPO授予的此類使用權(quán)利要求無效?此外，怎樣才構(gòu)成對這種權(quán)利要求的侵權(quán)，即在由現(xiàn)有技術(shù)的使用本身就能達到效果的情況下?美孚的競爭對手是否可以繼續(xù)銷售這些作為腐蝕抑制劑使用的化合物，只要不說明這些化合物可以減少摩擦?關(guān)于這一主題，還需要進一步判例法來明確。
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