一波三折：海外保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)需要的不僅僅是一個(gè)注冊(cè)申請(qǐng)
——評(píng)我國(guó)中小企業(yè)訴全球化妝品巨頭（法國(guó)嬌蘭）外觀設(shè)計(jì)侵權(quán)案
引 言
該案是我國(guó)企業(yè)在“走出去”進(jìn)程中，為數(shù)不多的以反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)為由在海外成功保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的案例。該案中我國(guó)權(quán)利人認(rèn)為法國(guó)嬌蘭公司使用了與其注冊(cè)的歐盟外觀設(shè)計(jì)相同的設(shè)計(jì)特征，從而構(gòu)成侵權(quán)。由于權(quán)利人在申請(qǐng)注冊(cè)過(guò)程中對(duì)歐盟外觀設(shè)計(jì)法律制度理解存在偏差，權(quán)利存在瑕疵。鑒于此，IPSIDE事務(wù)所作為權(quán)利人的訴訟代理人接手此案，提出外觀設(shè)計(jì)侵權(quán)主張的同時(shí)，還補(bǔ)充提出構(gòu)成著作權(quán)侵權(quán)與不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。巴黎大審法院2019年12月20日判決支持了構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的主張。該案體現(xiàn)了知識(shí)產(chǎn)權(quán)重疊保護(hù)的特點(diǎn)，為我國(guó)中小企業(yè)在海外靈活運(yùn)用多種手段維權(quán)積累了經(jīng)驗(yàn)。
一、 涉案雙方
原告：劉先生（下文稱“劉某”）
汕頭某包裝科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“汕頭公司”）被告：Société GUERLAIN S.A. （下文稱“嬌蘭公司”）
國(guó)內(nèi)代理律所：汕頭市南粵專利商標(biāo)事務(wù)所
歐洲代理律所：歐洲IPSIDE知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師事務(wù)所
代理律所：AARPI GIDE LOYRETTE NPIEL
二、 案件基本事實(shí)
劉某系歐盟外觀設(shè)計(jì)（001721366-0001號(hào)，如下圖所示）的權(quán)利人，系我國(guó)汕頭某包裝科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“汕頭公司”）的創(chuàng)始人。劉某授權(quán)許可汕頭公司使用涉案外觀設(shè)計(jì)，將外觀設(shè)計(jì)應(yīng)用于一個(gè)名為“Brush 5103”的化妝品容器的生產(chǎn)與銷售。
嬌蘭公司系法國(guó)化妝品與香水企業(yè)。2010年至2016期間，汕頭公司為嬌蘭公司的MétéoritesTravelling Pearls產(chǎn)品系列供應(yīng)包裝。2017年另一英國(guó)企業(yè)替代汕頭公司成為包裝供應(yīng)商。
劉某認(rèn)為，嬌蘭公司自2017年起繼續(xù)銷售的MétéoritesTravelling Pearls產(chǎn)品使用了與涉案歐盟外觀設(shè)計(jì)完全相同或幾乎完全相同的設(shè)計(jì)特征，構(gòu)成侵權(quán)。
劉某與汕頭公司作為原告向巴黎大審法院提起訴訟。訴訟代理人預(yù)判了權(quán)利存在瑕疵，訴訟中除提出外觀設(shè)計(jì)侵權(quán)主張外，還提出嬌蘭公司的行為構(gòu)成著作權(quán)侵權(quán)與不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。
三、 不出所料：外觀設(shè)計(jì)侵權(quán)主張的失利
原告主張嬌蘭公司的行為侵害了受保護(hù)的歐盟外觀設(shè)計(jì)。作為對(duì)抗，嬌蘭公司主張涉案歐盟外觀設(shè)計(jì)無(wú)效，提出兩點(diǎn)理由：第一，缺乏新穎性。涉案外觀設(shè)計(jì)保護(hù)申請(qǐng)于2010年6月18日提出，而在此之前相同產(chǎn)品已經(jīng)在歐洲市場(chǎng)銷售；且相同設(shè)計(jì)在2009年2月7日在中國(guó)申請(qǐng)專利保護(hù)，其在中國(guó)授權(quán)公告已經(jīng)先于歐盟外觀設(shè)計(jì)保護(hù)申請(qǐng)，構(gòu)成破壞新穎性的在先公開(kāi)。第二，缺乏區(qū)別性。涉案外觀設(shè)計(jì)與保護(hù)前已經(jīng)銷售的若干產(chǎn)品產(chǎn)生相同的整體印象。
原告訴訟代理人針對(duì)上述理由提出抗辯，獲得法院支持。第一，具備新穎性。在申請(qǐng)日之前已經(jīng)在市場(chǎng)上公開(kāi)銷售的產(chǎn)品在高度、直徑、防護(hù)罩等方面與涉案產(chǎn)品有所不同，相同外觀設(shè)計(jì)并未在申請(qǐng)日前被公開(kāi)。而對(duì)于中國(guó)授權(quán)公告造成的公開(kāi)，公開(kāi)日為2019年12月23日，雖然早于在歐盟提出保護(hù)申請(qǐng)之日，但是享受歐盟6/2002號(hào)條例第七條第二款的豁免條款。根據(jù)該條款，申請(qǐng)日前12個(gè)月內(nèi)的“自我公開(kāi)”不破壞新穎性。第二，具備區(qū)別性。涉案外觀設(shè)計(jì)與其他產(chǎn)品的區(qū)別，足以造成不同的整體印象。雖然區(qū)別較小，但由于技術(shù)效果限制，設(shè)計(jì)人創(chuàng)造空間有限，較小的區(qū)別足以對(duì)知情使用人產(chǎn)生不同的整體印象。
縱然如此，權(quán)利人申請(qǐng)時(shí)埋下了一個(gè)重大失誤，在訴訟中自己也當(dāng)庭予以了承認(rèn)：外觀設(shè)計(jì)上包含一個(gè)圓花狀圖式，這個(gè)圖式與嬌蘭公司于1987年注冊(cè)持有的兩個(gè)法國(guó)商標(biāo)包含的圖式相同（如下圖所示）。換句話說(shuō)，原告的外觀設(shè)計(jì)中包含了被告的商標(biāo)。根據(jù)歐盟6/2002號(hào)條例第二十五條，由于在后外觀設(shè)計(jì)包含他人在先商標(biāo)且他人有權(quán)禁止使用，外觀設(shè)計(jì)應(yīng)屬無(wú)效。巴黎大審法院由此作出了宣告無(wú)效的決定，駁回了外觀設(shè)計(jì)侵權(quán)主張。
四、 有所遺憾：著作權(quán)侵權(quán)主張的失利
預(yù)判到外觀設(shè)計(jì)侵權(quán)主張的失利，起訴依靠的第二點(diǎn)理由是著作權(quán)侵權(quán)。嬌蘭公司對(duì)抗稱：第一，不能證明原告是所稱“作品”的作者。第二，不能證明所稱“作品”具有獨(dú)創(chuàng)性。
原告引援法國(guó)《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法典》第L111-1條，提出首先公開(kāi)作品的人在無(wú)相反證據(jù)的情形下應(yīng)推定為著作權(quán)人，并提交了兩次公開(kāi)的證據(jù)。法院確認(rèn)了原告的著作權(quán)主體資格。然而，法院認(rèn)為大多數(shù)設(shè)計(jì)要素都是功能性的，未能體現(xiàn)作者的個(gè)性，并非是自由選擇的成果，不認(rèn)可涉案設(shè)計(jì)具有獨(dú)創(chuàng)性，否認(rèn)構(gòu)成作品，因此未支持著作權(quán)侵權(quán)的主張。
五、 峰回路轉(zhuǎn)：反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)主張的勝利
原告的第三個(gè)平行主張是，嬌蘭公司將MétéoritesTravelling Pearls商品投入市場(chǎng)構(gòu)成法國(guó)《民法典》第1240條之下的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)樯鲜錾唐窂?fù)制了原告廣受歡迎的產(chǎn)品（“Brush 5103”化妝品容器，使用了涉案外觀設(shè)計(jì)）但是由新的分包商生產(chǎn)。原告由此遭受的損失在于，現(xiàn)在無(wú)法繼續(xù)將“Brush 5103”產(chǎn)品投入市場(chǎng)，因?yàn)樵摦a(chǎn)品被第三方生產(chǎn)，然后被嬌蘭公司以類似的方式提供給消費(fèi)者。
法院接受了原告訴訟代理人的主張，認(rèn)為通過(guò)對(duì)比原告“Brush 5103”產(chǎn)品與嬌蘭公司MétéoritesTravelling Pearls產(chǎn)品于2016年后使用的新容器，顯示出高度的相似度，甚至接近于完全的復(fù)制。在相似性判斷的基礎(chǔ)上，法院認(rèn)可，原告產(chǎn)品的商業(yè)化將受到阻擾，因?yàn)槿魏纹髽I(yè)如果希望銷售一款化妝品都不會(huì)選擇“Brush 5103”作為容器，后者已與嬌蘭公司產(chǎn)品的形象緊密聯(lián)系，以至于無(wú)法輕易區(qū)分。最后，法院認(rèn)定，“嬌蘭公司可以自由地選擇改變其產(chǎn)品規(guī)格，也可自由地選擇新分包商，但卻選擇了一個(gè)與原告汕頭公司在五年時(shí)間內(nèi)提供的產(chǎn)品完全一致的外觀設(shè)計(jì)，剝奪了原告將其容器外觀提供給其他化妝品企業(yè)的機(jī)會(huì)，使得該容器外觀不能將其他企業(yè)的產(chǎn)品區(qū)別于嬌蘭公司的產(chǎn)品。嬌蘭公司的行為具有過(guò)錯(cuò)，破壞了汕頭公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。”
六、 從本案的“一波三折”總結(jié)我國(guó)企業(yè)海外保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的經(jīng)驗(yàn)
本案中，我國(guó)企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)維權(quán)雖然取得一定成功，但也暴露出權(quán)利保護(hù)的問(wèn)題。首先，權(quán)利人在海外申請(qǐng)保護(hù)前已在中國(guó)公開(kāi)了外觀設(shè)計(jì)，容易造成新穎性破壞，埋下了被宣告無(wú)效的隱患。其次，權(quán)利人的目標(biāo)市場(chǎng)包括海內(nèi)外，本應(yīng)及時(shí)于海內(nèi)外同時(shí)進(jìn)行保護(hù)申請(qǐng)，但海外申請(qǐng)遲遲未能展開(kāi)，再度埋下隱患。最后，權(quán)利人未能充分理解海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度，造成重大失誤，作為包裝分包商，將發(fā)包商的商標(biāo)作為外觀設(shè)計(jì)的一部分，最終導(dǎo)致外觀設(shè)計(jì)被宣告無(wú)效。
本案同時(shí)也為我國(guó)“走出去”的企業(yè)積累了經(jīng)驗(yàn)。第一，有必要提高布局海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)的意識(shí)，在技術(shù)方案、設(shè)計(jì)方案公開(kāi)前及時(shí)取得海外目標(biāo)市場(chǎng)所在國(guó)授予的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。第二，有必要增加對(duì)域外知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律制度的認(rèn)識(shí)，避免因理解偏差造成權(quán)利瑕疵。第三，除取得有效注冊(cè)申請(qǐng)外，有必要豐富維權(quán)手段，靈活運(yùn)用知識(shí)產(chǎn)權(quán)重疊保護(hù)的特點(diǎn)，從專利權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)多角度入手維權(quán)。海外維權(quán)須綜合運(yùn)用當(dāng)?shù)胤梢?guī)范，例如本案中包括法國(guó)《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法典》《民法典》等，一方面對(duì)域外法律執(zhí)業(yè)能力提出更高要求，另一方面對(duì)國(guó)際維權(quán)合作提出更高要求。本案是法國(guó)歷史上中國(guó)企業(yè)第一次以反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)成功維護(hù)利益的案例，其成功離不開(kāi)中國(guó)權(quán)利人企業(yè)、權(quán)利人中國(guó)代理所與歐洲訴訟代理團(tuán)隊(duì)的協(xié)力合作。
中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢，檢驗(yàn)檢測(cè)、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計(jì)量校準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)。中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測(cè)、認(rèn)證、計(jì)量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)，儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商，法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個(gè)問(wèn)題就給大家解答到這里了，如還需要了解更多專業(yè)性問(wèn)題可以撥打中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測(cè)、認(rèn)證、商標(biāo)、專利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識(shí)資訊，包括商標(biāo)注冊(cè)、食品檢測(cè)、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測(cè)、環(huán)境檢測(cè)、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專利申請(qǐng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、檢測(cè)法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息，中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)認(rèn)證商標(biāo)專利從業(yè)者提供多種檢測(cè)、認(rèn)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī)，咨詢輔導(dǎo)等知識(shí)。
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站：中國(guó)政府網(wǎng)、百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場(chǎng)監(jiān)督總局 、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局
免責(zé)聲明：本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理，文章版權(quán)歸原作者所有。向原作者致敬！發(fā)布旨在積善利他，如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題，請(qǐng)跟我們聯(lián)系刪除并致歉！
