在侵害商標(biāo)權(quán)糾紛中，商標(biāo)權(quán)人和被控侵權(quán)人往往圍繞著若干關(guān)鍵問題進行激烈的攻防戰(zhàn)。作為原告，商標(biāo)權(quán)人需要對被告所有潛在的抗辯要點進行仔細(xì)排查，以避免在訴訟程序中因某項抗辯要點的準(zhǔn)備不足而處于不利的境地。而作為被告，需要認(rèn)真分析所有潛在適用的抗辯事由，選擇適用者為己所用，從而對抗原告的侵權(quán)指控。
侵害商標(biāo)權(quán)訴訟抗辯事由，是指用以對抗商標(biāo)權(quán)人主張的各項抗辯所基于的事實和理由，是近年來的商標(biāo)權(quán)保護領(lǐng)域熱點法律問題之一。侵害商標(biāo)權(quán)訴訟抗辯主要包括以下五類“不侵權(quán)抗辯”和兩類“不賠償抗辯”，值得深入研究。
一、主體不適格抗辯
主體不適格抗辯是指，被告可以主張原告并非注冊商標(biāo)專用權(quán)人，或者原告不擁有《反不正當(dāng)競爭法》第6條規(guī)定的“有一定影響的商品名稱、包裝、裝潢”，或者原告并未基于商標(biāo)許可合同或者特別書面授權(quán)，成為商標(biāo)被許可人，因此不是適格的訴訟主體。相反，如果原告是注冊商標(biāo)專用權(quán)人或商標(biāo)被許可人，則可以單獨或與其他適格主體共同提起侵害商標(biāo)權(quán)訴訟。例如，在“洋河酒廠與蘇酒集團再審案”中，名酒公司申請再審稱，蘇酒集團雖然與商標(biāo)權(quán)人洋河酒廠簽訂了商標(biāo)普通許可使用合同和授權(quán)書，但合同和授權(quán)書未經(jīng)商標(biāo)局備案，不得對抗第三人，故蘇酒集團訴訟主體不適格。最高人民法院認(rèn)為：“在發(fā)生注冊商標(biāo)專用權(quán)被侵害時，普通使用許可合同的被許可人經(jīng)商標(biāo)注冊人明確授權(quán)，可以提起訴訟。蘇酒集團作為涉案商標(biāo)的普通被許可人，經(jīng)涉案商標(biāo)權(quán)利人洋河酒廠明確授權(quán)，有權(quán)提起侵犯涉案商標(biāo)權(quán)訴訟”，故對于名酒公司的理由不予支持。[1]
此外，被告還可以主張被告并非實施侵害商標(biāo)權(quán)行為的實施方或關(guān)聯(lián)方，從生產(chǎn)、制造、經(jīng)銷、倉儲、平臺等各個角度說明與被訴侵權(quán)行為無關(guān)，從而強調(diào)原告告錯了對象。在此一抗辯情形下，被告需要仔細(xì)審查原告所提交的全部證據(jù)，說明其與原告指控侵權(quán)行為并沒有真實存在的聯(lián)系，綜合考慮管轄權(quán)異議、直接抗辯被告主體不適格等各項訴訟方案。
應(yīng)注意，如果注冊商標(biāo)處于撤銷或無效宣告案件進程中，一般不影響侵害商標(biāo)權(quán)訴訟的進程，例如最高人民法院曾在先例判決中確認(rèn)侵害商標(biāo)權(quán)訴訟仍可進行，不受撤銷程序的影響。各地法院對于此一情形下的處理方式不盡一致。
二、不混淆抗辯——商標(biāo)不近似或商品不類似抗辯
作為侵犯商標(biāo)權(quán)訴訟司法審查的重點，法院會關(guān)注是否在消費者角度存在實際混淆或有“混淆的可能性”，商標(biāo)不近似或商品不類似抗辯，實際是不混淆抗辯的兩種情形。《商標(biāo)法》第五十七條規(guī)定的侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)情形共有七類，第二類為“未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)近似的商標(biāo)，或者在類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的”。根據(jù)該款規(guī)定，原告需要就商標(biāo)是否近似以及商品是否類似進行積極主張，而被告如果認(rèn)為被訴商標(biāo)與原告權(quán)利商標(biāo)不近似，商品或服務(wù)也不構(gòu)成類似或關(guān)聯(lián)關(guān)系，則可以積極抗辯。
在判斷商標(biāo)是否近似問題上，需重點關(guān)注字形、讀音、含義的差異，核心識別部分的差異，權(quán)利商標(biāo)的知名度。在判斷商品或服務(wù)是否類似或關(guān)聯(lián)問題上，主要應(yīng)以《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》(下稱《區(qū)分表》)為依據(jù)，考慮服務(wù)的目的、內(nèi)容、方式和對象，并結(jié)合相關(guān)公眾的一般認(rèn)識和馳名商標(biāo)的特殊保護規(guī)則，進行綜合考量，必要時根據(jù)商品或服務(wù)的實質(zhì)類似與否，做出突破《區(qū)分表》的事實認(rèn)定。
關(guān)于商品類似性判斷的一個典型案例是“睿馳公司訴小桔公司案”。在本案中，原告睿馳公司注冊了第35類“嘀嘀”商標(biāo)、第38類“嘀嘀”和“滴滴”商標(biāo)，而被告小桔公司向社會公眾提供“滴滴(嘀嘀)打車”服務(wù)。原告認(rèn)為，被告的服務(wù)包含了第35類商標(biāo)中的商業(yè)管理、第38類商標(biāo)中的電信服務(wù)等與原告商標(biāo)核定使用服務(wù)范圍相同或近似的內(nèi)容，侵犯了原告的商標(biāo)權(quán)。法院認(rèn)為：“劃分商品和服務(wù)類別，不應(yīng)僅因其形式上使用了基于互聯(lián)網(wǎng)和移動通訊業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)用程序，就機械的將其歸為此類服務(wù)，應(yīng)從服務(wù)的整體進行綜合性判斷，不能將網(wǎng)絡(luò)和通信服務(wù)的使用者與提供者混為一談。”第38類商標(biāo)的電信服務(wù)是指直接向用戶提供與電信相關(guān)的技術(shù)支持類服務(wù)，而被告的“滴滴打車”服務(wù)并不直接提供源于電信技術(shù)支持類服務(wù)，在服務(wù)方式、對象和內(nèi)容上均與原告商標(biāo)核定使用的項目區(qū)別明顯，因此二者不構(gòu)成相同或類似服務(wù)。[2]此外，在泉州市泉港區(qū)春回大地電子科技有限公司與上海電影股份有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛上訴案中，法院一方面認(rèn)可了被告的在先商標(biāo)繼續(xù)使用權(quán)抗辯，另一方面基于對服務(wù)方式、場景等的具體分析認(rèn)定“電影放映”服務(wù)和“配音”服務(wù)未構(gòu)成類似服務(wù)，從而合理地突破了將兩項服務(wù)歸為同一類似群組的《區(qū)分表》。[3]
由于原告商標(biāo)知名度是確定混淆以及損害賠償?shù)闹匾剂恳蛩?，原告需積極主張并舉證權(quán)利商標(biāo)的知名度或影響力，被告亦可以就原告商標(biāo)的知名度及是否有一定影響進行否定性抗辯。該類商標(biāo)不知名或無影響抗辯也可以歸入不混淆抗辯。在原告主張商標(biāo)是馳名商標(biāo)并要求跨類保護的情況下，被告相應(yīng)的抗辯即為商標(biāo)不馳名抗辯，該類抗辯倘若成功，將會從根本上否定原告跨類保護的主張。司法實踐中，法院對認(rèn)定馳名商標(biāo)較為謹(jǐn)慎，商標(biāo)不馳名抗辯也是值得重視的，特別是以往沒有馳名商標(biāo)行政或司法認(rèn)定記錄的商標(biāo)，需要予以充分重視，雙方會在訴訟中對商標(biāo)馳名與否進行激烈的交鋒。
三、通用、描述或指示性標(biāo)識的合理使用抗辯
《商標(biāo)法》第五十九條第一款規(guī)定：“注冊商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，或者含有的地名，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。”根據(jù)本款規(guī)定，如果爭議標(biāo)識只使用了商品的通用名稱，或者對商品的自身特征進行描述（即“描述性使用”），或者只為了指示商品的用途、服務(wù)對象、真實來源（即“指示性使用”），則不構(gòu)成侵害商標(biāo)權(quán)。
商品通用名稱的判斷應(yīng)以特定產(chǎn)區(qū)和相關(guān)公眾為標(biāo)準(zhǔn)，不應(yīng)以全國為標(biāo)準(zhǔn)。例如，在“山東魯錦實業(yè)公司訴鄄城縣魯錦工藝品公司案”中，被告將“魯錦”作為商品的名稱或者商品裝潢醒目突出使用，并主張“魯錦”是山東西南地區(qū)民間純棉手工紡織品的通用名稱，屬于正當(dāng)使用。山東省高級人民法院認(rèn)為：“商品通用名稱是指行業(yè)規(guī)范或社會公眾約定俗成的對某一商品的通常稱謂”;“對于具有地域性特點的商品通用名稱，判斷其廣泛性應(yīng)以特定產(chǎn)區(qū)及相關(guān)公眾為標(biāo)準(zhǔn)，而不應(yīng)以全國為標(biāo)準(zhǔn)”。由于魯錦已經(jīng)成為具有地域性特點的棉紡織品的通用名稱，因此被告并不侵犯原告的“魯錦”注冊商標(biāo)專用權(quán)。[4]
對商品的描述性使用須有必要性和正當(dāng)性。必要性是指他人確實需要使用注冊商標(biāo)的構(gòu)成要素，來說明自身商品的特征。正當(dāng)性是指他人主觀上善意使用，沒有攀附商譽的意圖;客觀上不屬于商標(biāo)意義上的使用行為，不具有區(qū)分商品來源的作用。
指示性使用要遵循誠實信用原則和商業(yè)慣例，不應(yīng)造成消費者混淆。指示性使用包括三種情況：一是平行使用，如在電腦主機上添加Intel等芯片的商標(biāo)標(biāo)識，在機器可替換部件之上貼附部件商標(biāo)，并寫明所適用的他人機器品牌;二是商家在商業(yè)活動中的比較使用，但是應(yīng)當(dāng)避免不正當(dāng)比較而可能構(gòu)成虛假宣傳或商業(yè)詆毀的行為;三是從事維修服務(wù)的主體或零售業(yè)務(wù)的主體，在指示為哪些產(chǎn)品提供服務(wù)時，對他人商標(biāo)的指示性使用，如汽車維修保養(yǎng)店以合理的方式說明維修汽車品牌，需要避免使用品牌圖標(biāo)造成消費者認(rèn)為是授權(quán)專修店，從而超過合理使用的邊界。在司法實踐中，法院通?？紤]，使用者除使用與注冊商標(biāo)構(gòu)成要素重合的要素之外，是否還附加了其他說明性文字或自己的商標(biāo)以表明兩者的不同，以及使用行為是否可能導(dǎo)致商標(biāo)權(quán)人利潤下降、聲譽受損等等。
四、平行進口抗辯
商標(biāo)法領(lǐng)域中的平行進口，是指未經(jīng)國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人授權(quán)的進口商，將由國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人自己或經(jīng)其同意在其他國家或地區(qū)投放市場的產(chǎn)品，向國內(nèi)的進口行為。平行進口行為一方面可能打亂商標(biāo)權(quán)人的市場布局、沖擊其設(shè)定的價格體系，并使商標(biāo)被許可人直接受損且無法獲得司法救濟;另一方面也使消費者以更低廉的價格購買相同或更高質(zhì)量的產(chǎn)品。[5]《商標(biāo)法》未對平行進口問題作明確規(guī)定。實踐中，平行進口一般被認(rèn)為是合法的，但需要對涉案行為是否屬于平行進口進行認(rèn)定和評判。
司法實踐中，法院一般從五個方面判斷是否存在商標(biāo)平行進口行為：一是考察國內(nèi)商標(biāo)權(quán)利人與產(chǎn)品來源國商標(biāo)權(quán)人之間是否存在實際控制關(guān)系。如果國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人與產(chǎn)品來源國商標(biāo)權(quán)人不是母子公司，也不存在股東關(guān)聯(lián)關(guān)系，則不構(gòu)成商標(biāo)平行進口。需要指出國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人和產(chǎn)品來源國商標(biāo)權(quán)人即使存在某種經(jīng)銷或合作關(guān)系，只要未構(gòu)成控制關(guān)系，則國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人仍可制止其他渠道的產(chǎn)品進口到國內(nèi)，相關(guān)產(chǎn)品亦非平行進口產(chǎn)品。二是考察國內(nèi)商標(biāo)權(quán)利人對商標(biāo)廣告宣傳的投入，以及商品的地方商譽。如果國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人或其獨占許可使用人與產(chǎn)品來源國商標(biāo)權(quán)人既不存在控制關(guān)系，且已經(jīng)對商標(biāo)投入了巨大的廣告宣傳，并通過營銷努力建立了該商品的地方商譽，則更不應(yīng)以平行進口為由允許進口商無償侵占國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人的商譽。三是考察國內(nèi)產(chǎn)品與進口產(chǎn)品是否存在明顯的質(zhì)量差異，或者產(chǎn)品體系明顯不同。四是考察產(chǎn)品銷售者是否能夠提供涉案產(chǎn)品的合法來源鏈條，并追溯到產(chǎn)品來源國的權(quán)利人，如果來源鏈條發(fā)生中斷，則產(chǎn)品銷售者承擔(dān)舉證不利的后果。五是考察涉案產(chǎn)品在國內(nèi)的銷售是否是出于善意，例如產(chǎn)品中是否摻雜一定數(shù)量的假貨、銷售商是否存在惡意仿冒的情況等。在“百威公司與古龍公司二審案”中，百威公司是“科羅娜”“Coronita Extra及圖形”商標(biāo)的被許可使用人;古龍公司進口一批啤酒，啤酒瓶身上使用了“Coronita Extra及圖形”等商標(biāo)，并在報關(guān)單、入境貨物檢驗檢疫證明和中文標(biāo)簽樣張上使用了“卡羅娜”字樣。法院認(rèn)為，古龍公司進口的涉案啤酒系平行進口商品，客觀上不會造成相關(guān)公眾對商品來源的混淆誤認(rèn)，但百威公司通過長期誠信經(jīng)營和大量宣傳投入，使中文“科羅娜”與英文“Coronita Extra及圖形”商標(biāo)建立起緊密的對應(yīng)關(guān)系，古龍公司使用與“科羅娜”近似的“卡羅娜”中文標(biāo)識的行為，仍侵害了涉案商標(biāo)專用權(quán)。[6]
五、在先商標(biāo)繼續(xù)使用抗辯
《商標(biāo)法》第五十九條第三款規(guī)定了在先商標(biāo)的繼續(xù)使用抗辯：“商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識。”
根據(jù)本條規(guī)定，先用權(quán)抗辯的成立要件包括五點：首先，在先使用人在商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前，已使用商標(biāo);其次，在先使用人先于商標(biāo)注冊人使用商標(biāo);再次，在先使用人在商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)前的使用，達到有一定影響的程度;從次，在先使用人的使用范圍不得超出原經(jīng)營商品或服務(wù)、原經(jīng)營區(qū)域;最后，在先使用人應(yīng)當(dāng)依商標(biāo)權(quán)人的要求，附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識。例如，在“春回大地公司與上影公司上訴案”中，春回大地公司于2014年申請注冊“SFC”商標(biāo)，核定使用服務(wù)為第41類錄像帶發(fā)行、娛樂、配音等。上影公司成立于1994年10月，“SFC”是其英文名稱Shanghai Film Corporation Ltd.的首字母，并在經(jīng)營中予以使用。法院認(rèn)為，上影公司提供的大量證據(jù)，例如域名注冊查詢信息、電影票兌換券、影城開業(yè)慶典照片、大眾點評網(wǎng)和美團網(wǎng)上的點評、《環(huán)球時報》《廣州日報》等，能夠證明被上訴人在注冊商標(biāo)的注冊日之前已長期、廣泛地使用商標(biāo)“SFC”。“SFC”是被告上海電影股份有限公司的商標(biāo)名稱縮寫，被告有在商業(yè)中善意使用該商標(biāo)的意圖，且該商標(biāo)在相關(guān)市場上享有很高的聲譽。因此，上訴人春回大地公司認(rèn)為上影公司構(gòu)成侵權(quán)的主張應(yīng)予駁回。[7]
六、三年不使用抗辯：不賠償抗辯之一
所謂不賠償抗辯，是指被控侵權(quán)人雖然侵犯了權(quán)利人的商標(biāo)權(quán)，但是無須對權(quán)利人進行賠償?shù)姆ǘ罐q事由。《商標(biāo)法》第六十四條第一款規(guī)定了“三年不使用抗辯”：“注冊商標(biāo)專用權(quán)人請求賠償，被控侵權(quán)人以注冊商標(biāo)專用權(quán)人未使用注冊商標(biāo)提出抗辯的，人民法院可以要求注冊商標(biāo)專用權(quán)人提供此前三年內(nèi)實際使用該注冊商標(biāo)的證據(jù)。注冊商標(biāo)專用權(quán)人不能證明此前三年內(nèi)實際使用過該注冊商標(biāo)，也不能證明因侵權(quán)行為受到其他損失的，被控侵權(quán)人不承擔(dān)賠償責(zé)任。”在“三米公司與寵博公司上訴案”中，三米公司于2011年注冊了“Minksheen”商標(biāo)，核定使用商品為第3類“寵物用香波”等;寵博公司在天貓商城長期大量銷售印有“Minksheen”商標(biāo)的系列商品。法院指出：“一項商標(biāo)只有使用后才能產(chǎn)生實際的市場利益，如果商標(biāo)未經(jīng)實際使用，則其無法與商品相聯(lián)系，故即使他人使用該商標(biāo)也不會擠占權(quán)利人的市場份額，其損害結(jié)果也就無從發(fā)生。”上訴人三米公司在注冊涉案商標(biāo)后，并未對涉案商標(biāo)進行實際使用，故寵博公司雖然構(gòu)成侵害商標(biāo)權(quán)，但其行為不會造成上訴人實際經(jīng)濟損失，無需賠償。[8]
應(yīng)當(dāng)注意，對于注冊已滿三年的商標(biāo)而言，商標(biāo)權(quán)人對其實際使用商標(biāo)的情況負(fù)有舉證責(zé)任。那么對于注冊未滿三年的商標(biāo)而言，商標(biāo)權(quán)人是否也需證明商標(biāo)已實際使用從而獲得賠償?shù)馁Y格，道理上也是相同。民事?lián)p害賠償采取填平原則，即將權(quán)利人的損失全面填補。如果商標(biāo)未被實際使用，其未給注冊人帶來實際利益，自無實際損失可言，也無賠償予以填平的必要。
七、合法來源抗辯：不賠償抗辯之二
《商標(biāo)法》第六十四條第二款規(guī)定了作為另一個“不賠償抗辯”事由，即“合法來源抗辯”：“銷售不知道是侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品，能證明該商品是自己合法取得并說明提供者的，不承擔(dān)賠償責(zé)任。”對該款規(guī)定，可從三方面進行理解：首先，銷售者的主觀心態(tài)應(yīng)為“不知道且不應(yīng)當(dāng)知道”。這可以從權(quán)利商標(biāo)的知名度、銷售者的資質(zhì)和合理注意義務(wù)、銷售者在先受到的侵權(quán)警告和行政查處情況等方面進行判斷。其次，對商品的合法來源，可通過對上游供貨者資質(zhì)進行審核、提供與上游供貨者的銷售合同等方式證明。最后，銷售者必須說明上游提供者的基本信息。例如，在“光明公司與易買得公司、美食達人公司案”中，美食達人公司注冊了“85度C”“85℃”等商標(biāo)，光明公司在其“光明優(yōu)倍鮮牛奶”包裝上突出顯著印有“85℃”的字樣，該牛奶在易買得公司老西門店銷售。法院認(rèn)為，易買得公司老西門店銷售涉案商品的行為已構(gòu)成侵害商標(biāo)權(quán)，但“易買得公司作為一家企業(yè)，無法簡單、直觀地判斷光明乳業(yè)公司的行為是否構(gòu)成侵權(quán)，這種判斷已經(jīng)超出了易買得公司的能力范圍。”同時，易買得公司提供的證據(jù)證明其已審核了光明乳業(yè)公司的相關(guān)證照，且易買得公司與光明公司的《商品供銷合同》已經(jīng)實際履行，因此，被告易買得公司就涉案商品具有合法來源的抗辯成立，不承擔(dān)賠償責(zé)任。[9]
需要指出，在近年來的侵害商標(biāo)權(quán)案件中，屢屢出現(xiàn)進口商以銷售商自居而提出合法來源抗辯的案件。事實上，進口商將被控侵權(quán)產(chǎn)品從無到有進口到國內(nèi)，實際類同于制造商，此時其不享有銷售商的合法來源抗辯。
注釋:
[1]宿遷市洋河鎮(zhèn)名酒釀造酒業(yè)有限公司與蘇酒集團貿(mào)易股份有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛再審案，最高人民法院民事裁定書，(2019)最高法民申578號。
[2]廣州市睿馳計算機科技有限公司訴北京小桔科技有限公司侵犯商標(biāo)權(quán)糾紛案，北京市海淀區(qū)人民法院民事判決書，(2014)海民(知)初字第21033號。
[3]泉州市泉港區(qū)春回大地電子科技有限公司與上海電影股份有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛上訴案，上海知識產(chǎn)權(quán)法院民事判決書，(2017)滬73民終174號。
[4]山東魯錦實業(yè)有限公司訴鄄城縣魯錦工藝品有限責(zé)任公司、濟寧禮之邦家紡有限公司侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案，山東省高級人民法院民事判決書，(2009)魯民三終字第34號、最高人民法院指導(dǎo)案例46號。
[5]參見石靜涵：《平行進口商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛的司法裁量》，載《人民司法》2023年第26期。
[6]百威投資(中國)有限公司、廈門古龍進出口有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛二審案，浙江省高級人民法院民事判決書，(2020)浙民終326號。
[7]同注[3]。
[8]上海三米寵物用品有限公司與上海寵博實業(yè)有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛上訴案，上海市第一中級人民法院民事判決書，(2014)滬一中民五(知)終字第110號。
[9]美食達人股份有限公司與上海易買得超市有限公司、光明乳業(yè)股份有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一審民事判決書，上海市黃浦區(qū)人民法院民事判決書，(2016)滬0101民初24718號。
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