原標(biāo)題：專利篇（一） │ 專利授權(quán)過(guò)程中新舊法律適用的判斷問(wèn)題
在涉及新舊法律適用問(wèn)題時(shí)，根據(jù)法不溯及既往的法治原則，為保障專利申請(qǐng)人對(duì)申請(qǐng)?zhí)岢鰰r(shí)施行的法律的正當(dāng)信賴，對(duì)于專利申請(qǐng)文件是否應(yīng)獲得授權(quán)或維持有效，無(wú)論在專利授權(quán)程序中，還是后續(xù)的專利確權(quán)程序中，原則上應(yīng)適用專利申請(qǐng)日時(shí)施行的《專利法》《專利法實(shí)施細(xì)則》及《審查指南》進(jìn)行審理。
【案號(hào)及審判人員】
一審：北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院(2015)京知行初字第3553號(hào) 審判長(zhǎng)張曉津、審判員趙明、審判員崔寧
【相關(guān)條款】
1993年《中華人民共和國(guó)專利法》第二十六條第四款
裁判情況
本案涉及名稱為“提高殺螨活性的組合物”的發(fā)明專利申請(qǐng)。專利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)為，該申請(qǐng)權(quán)利要求1要求保護(hù)擬除蟲菊酯和煙堿基化合物的組合在制備用于防治動(dòng)物的寄生蜱螨目的產(chǎn)品中的用途，說(shuō)明書中僅僅提供了當(dāng)擬除蟲菊酯化合物為氯菊酯、煙堿基化合物為吡蟲啉時(shí)，二者在特定配比下復(fù)配使用對(duì)于蜱的增效實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和對(duì)蚤的活性數(shù)據(jù)，本領(lǐng)域技術(shù)人員難以預(yù)期其他組合物也具有類似的增效作用。因此，權(quán)利要求1及其從屬權(quán)利要求得不到說(shuō)明書的支持，不符合2001年《中華人民共和國(guó)專利法》(簡(jiǎn)稱“2001年《專利法》”)第二十六條第四款的規(guī)定，故維持了國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的駁回決定。
拜爾健康護(hù)理有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“拜爾公司”）起訴稱：(1)該申請(qǐng)權(quán)利要求書能夠得到說(shuō)明書的支持。(2)被訴決定關(guān)于《專利法》及《審查指南》版本適用錯(cuò)誤。①該申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日為2000年11月30日，根據(jù)中華人民共和國(guó)最高人民法院作出的(2010)知行字第53-1號(hào)行政裁定書(簡(jiǎn)稱“第53-1號(hào)行政裁定”)的解釋，應(yīng)當(dāng)適用1993年《中華人民共和國(guó)專利法》(簡(jiǎn)稱“1993年《專利法》”)以及與其配套的1993年版《審查指南》。②被訴決定的基本理由為權(quán)利要求保護(hù)的技術(shù)方案必須依賴試驗(yàn)效果數(shù)據(jù)加以證實(shí)，但又缺乏相關(guān)數(shù)據(jù)，按照2001年版《審查指南》規(guī)定應(yīng)當(dāng)屬于2001年的《專利法》第二十六條第三款關(guān)于充分公開(kāi)的要求，對(duì)應(yīng)于1993年版《審查指南》實(shí)用性的相關(guān)規(guī)定。③根據(jù)1993年版《審查指南》，原告在該申請(qǐng)的母案申請(qǐng)中提交的補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，被告應(yīng)予考慮。綜上，被訴決定應(yīng)予撤銷。
專利復(fù)審委員會(huì)辯稱：(1)該申請(qǐng)不符合2001年《專利法》第二十六條第四款的規(guī)定。(2)被訴決定適用法律正確。原告稱本案屬于1993年《專利法》第二十二條第四款實(shí)用性規(guī)范的情形，屬于對(duì)法律理解有誤。
一審法院認(rèn)為：首先，根據(jù)法不溯及既往原則，該申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日為2000年11月30日，應(yīng)適用1993年《專利法》和1993年版《審查指南》作出審查決定，但被告卻適用2001年《專利法》和2001年版《審查指南》，屬于法律適用錯(cuò)誤，法院依法予以糾正。其次，本案所涉情形更符合《專利法》有關(guān)權(quán)利要求書能否得到說(shuō)明書支持這一條款的調(diào)整范疇，原告主張應(yīng)適用其他條款缺乏事實(shí)及法律依據(jù)。而且，各版《專利法》及各版《審查指南》，其對(duì)權(quán)利要求應(yīng)得到說(shuō)明書支持的規(guī)定并無(wú)不同，因此被告適用法律雖有不當(dāng)，但對(duì)被訴決定的實(shí)體結(jié)果并無(wú)實(shí)質(zhì)影響，因而被告關(guān)于該申請(qǐng)不符合《專利法》第二十六條第四款規(guī)定的認(rèn)定正確。一審法院最終依法駁回了原告的訴訟請(qǐng)求。
一審判決后，雙方均未上訴。本案一審判決生效。
法官說(shuō)法
本案涉及新舊法律適用及《專利法》第二十六條第四款的認(rèn)定問(wèn)題。
該申請(qǐng)母案申請(qǐng)日為2001年11月26日，優(yōu)先權(quán)日為2000年11月30日，分案申請(qǐng)?zhí)峤蝗諡?008年9月12日，被訴決定作出之日是2014年11月4日。在該申請(qǐng)長(zhǎng)達(dá)十多年的審查過(guò)程中，《專利法》及其實(shí)施細(xì)則和《審查指南》都經(jīng)歷過(guò)多次修訂。本案中，雙方當(dāng)事人的爭(zhēng)議焦點(diǎn)之一在于本案是應(yīng)適用2001年《專利法》和2001年版《審查指南》，還是應(yīng)適用1993年《專利法》和1993年版《審查指南》。
在以往生效案例中，最高人民法院作出的第53-1號(hào)行政裁定同樣涉及在專利申請(qǐng)的審查中，1993年《專利法》與2001年《專利法》，以及1993年版《審查指南》與2001年版《審查指南》，從更符合立法精神、更利于保護(hù)申請(qǐng)人和社會(huì)公眾利益角度出發(fā)的選擇適用問(wèn)題。第53-1號(hào)行政裁定認(rèn)定：“我國(guó)立法法第八十四條規(guī)定，法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、自治條例和單行條例、規(guī)章不溯及既往，但為了更好地保護(hù)公民、法人和其他組織的權(quán)利和權(quán)益而作的特別規(guī)定除外。該條確定了法不溯及既往這一基本法治原則。根據(jù)這一原則，法律施行后對(duì)其生效之前的行為一般不得溯及適用。就專利申請(qǐng)文件的修改而言，在提出專利申請(qǐng)時(shí)，專利申請(qǐng)人根據(jù)申請(qǐng)日時(shí)施行的法律對(duì)申請(qǐng)文件的修改已經(jīng)有所預(yù)期和信賴。為保障專利申請(qǐng)人對(duì)申請(qǐng)?zhí)岢鰰r(shí)施行的法律的正當(dāng)信賴，判斷針對(duì)該專利申請(qǐng)文件的修改是否合法，無(wú)論在專利授權(quán)還是以后的確權(quán)程序中，原則上應(yīng)適用專利申請(qǐng)日(有優(yōu)先權(quán)的，應(yīng)為優(yōu)先權(quán)日)時(shí)施行的專利法及其實(shí)施細(xì)則。由于專利法及其實(shí)施細(xì)則不僅關(guān)涉專利權(quán)人和專利申請(qǐng)人的利益，還關(guān)涉社會(huì)公眾的利益，更應(yīng)堅(jiān)持法不溯及既往原則，對(duì)于溯及既往的情況應(yīng)該更加慎重。雖然1993年版《審查指南》已被中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的相關(guān)規(guī)定廢止，但此種廢止的法律意義在于該《審查指南》自廢止之日起不再繼續(xù)發(fā)生法律效力，對(duì)廢止之日起發(fā)生的行為不再適用，并不意味著其在任何情況下均不應(yīng)適用。對(duì)于該《審查指南》施行時(shí)的專利申請(qǐng)以及依據(jù)該申請(qǐng)授予的專利權(quán)，仍應(yīng)適用。若適用本案專利申請(qǐng)日時(shí)尚不存在的2001年版或者2006年版《審查指南》則違背法不溯及既往這一基本法治原則，損害專利申請(qǐng)人對(duì)生效法律的正當(dāng)信賴。”
雖然前述案件爭(zhēng)議焦點(diǎn)為判斷針對(duì)該專利申請(qǐng)文件的修改是否合法，與本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)權(quán)利要求書能否得到說(shuō)明書支持適用條款不同，但是本案與前述案件爭(zhēng)議的法律適用問(wèn)題相同，因而可以參照第53-1號(hào)行政裁定的認(rèn)定意見(jiàn)，對(duì)法律適用問(wèn)題予以考量。本案中，該申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日為2000年11月30日，恰逢1993年《專利法》和1993年版《審查指南》施行期間，因此依據(jù)上述在先生效判決、裁定的認(rèn)定，被告應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持法不溯及既往這一基本法治原則適用1993年《專利法》和1993年版《審查指南》作出審查決定。
《專利法》中有關(guān)權(quán)利要求書能否得到說(shuō)明書支持、說(shuō)明書是否公開(kāi)充分以及涉案專利是否具備實(shí)用性等均對(duì)補(bǔ)交試驗(yàn)數(shù)據(jù)有所涉及，但其側(cè)重點(diǎn)不完全相同，本案所涉情形更符合《專利法》有關(guān)權(quán)利要求書能否得到說(shuō)明書支持這一條款的調(diào)整范疇，因而本案應(yīng)當(dāng)適用1993年《專利法》第二十六條第四款的規(guī)定進(jìn)行審理。
同時(shí)需要指出，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院對(duì)原告有關(guān)被訴決定適用法律錯(cuò)誤請(qǐng)求撤銷被訴決定的訴訟主張不予支持的原因主要有二：(1)無(wú)論1993年《專利法》，抑或2001年《專利法》，無(wú)論1993年版《審查指南》，抑或2001年版《審查指南》，其對(duì)權(quán)利要求應(yīng)得到說(shuō)明書支持的規(guī)定并無(wú)不同，因此被告適用2001年《專利法》和2001年版《審查指南》作出被訴決定雖有不當(dāng)，但對(duì)被訴決定的實(shí)體結(jié)果并無(wú)實(shí)質(zhì)影響。而且為了盡快明確該申請(qǐng)的權(quán)利狀態(tài)，使權(quán)利人有更多的精力投入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，完成其他更高質(zhì)量的發(fā)明創(chuàng)造，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院對(duì)原告僅以有關(guān)被訴決定適用法律錯(cuò)誤為由請(qǐng)求撤銷被訴決定的訴訟主張不予支持。(2)由于該申請(qǐng)中兩類物質(zhì)的組合作用機(jī)制不明確，具有實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的僅有一組(氯菊酯和吡蟲啉兩種特定物質(zhì)的組合)，因而在作用機(jī)制不明確的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)法根據(jù)氯菊酯和吡蟲啉兩種特定物質(zhì)組合后的實(shí)驗(yàn)效果，去推知該申請(qǐng)權(quán)利要求1中的5種擬除蟲菊酯化合物與6種煙堿基化合物之間的組合均會(huì)具有增效作用，因而即使被告新舊法律選擇適用錯(cuò)誤，該申請(qǐng)權(quán)利要求1依然不符合1993年《專利法》第二十六條第四款的規(guī)定。
專家評(píng)析
“法不溯及既往”是法治的一項(xiàng)基本原則，有利于法律秩序的穩(wěn)定。具體說(shuō)來(lái)，法律一經(jīng)頒布，就具有公告天下的作用，要求社會(huì)公眾據(jù)此而行為。如果讓法律規(guī)定溯及既往，就擾亂了原有的法律秩序，也不利于新的法律秩序的建立。事實(shí)上，為了讓社會(huì)公眾更好地適應(yīng)新的法律規(guī)定，一些法律在制定和修訂之后，還會(huì)有一個(gè)適當(dāng)?shù)倪^(guò)渡期。例如我國(guó)《專利法》在制定和修訂之后，通常都會(huì)規(guī)定一年左右的過(guò)渡期。
該案中，拜爾公司于2000年11月26日提出了母案申請(qǐng)，于2008年9月12日提出了分案申請(qǐng)。期間，我國(guó)《專利法》于2000年8月修訂，于2001年7月實(shí)施。依據(jù)“法不溯及既往”的原則，依據(jù)拜爾公司于2000年11月26日提出母案申請(qǐng)的事實(shí)，應(yīng)當(dāng)適用1992年9月修訂的《專利法》及其實(shí)施細(xì)則和《審查指南》。然而在該案的審查過(guò)程中，原國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)卻錯(cuò)誤地適用了2001年7月開(kāi)始實(shí)施的《專利法》及其實(shí)施細(xì)則和《審查指南》。正是由此出發(fā)，一審法院在審理中糾正了這一錯(cuò)誤做法。
就法律的修訂而言，“法不溯及既往”，更多的是針對(duì)作出了修改的法律條文。如果舊法當(dāng)中的法律條文，原封不動(dòng)地延續(xù)到了新法之中，則無(wú)論適用舊法還是適用新法，都會(huì)達(dá)到相同的效果。盡管如此，在相關(guān)的行政執(zhí)法和司法中，甚至在學(xué)術(shù)研究中，還是應(yīng)當(dāng)引用新法的條文。
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