案件背景
在東盟成員國中，印度尼西亞是商標(biāo)搶注高發(fā)國家之一。由于印度尼西亞商標(biāo)保護采用“申請在先”原則，即優(yōu)先保護較早在印度尼西亞申請注冊的商標(biāo)權(quán)利，搶注人通常可在較低成本的基礎(chǔ)上搶先注冊其他權(quán)利人的知名商標(biāo)，從而獲得商標(biāo)權(quán)利保護，以阻礙商標(biāo)實際權(quán)利人進入印度尼西亞市場，或通過搶注獲取高額經(jīng)濟回報。鑒于以上背景，超凡國際商標(biāo)服務(wù)團隊通常較為重視監(jiān)測印度尼西亞商標(biāo)搶注情況。
2023年6月，超凡國際商標(biāo)服務(wù)團隊接受深圳市智能派科技有限公司(以下簡稱“智能派”)委托，對其核心品牌“ELEGOO”進行海外品牌檢索及監(jiān)測工作。超凡團隊通過商標(biāo)監(jiān)測發(fā)現(xiàn)有第三方在印度尼西亞第7類的“3D打印機”等商品上申請了“ELEGOO”商標(biāo)。該商標(biāo)整體設(shè)計風(fēng)格和文字要素與“ELEGOO”品牌的宣傳樣式相同，且指定保護的商品與“ELEGOO”實際使用的商品構(gòu)成了相同或類似商品。超凡團隊及時與智能派溝通并在雙方的共同努力下，通過商標(biāo)異議方式成功阻止了搶注商標(biāo)的注冊，有效防止了智能派核心品牌被他人在同一商品上搶注并推出相應(yīng)產(chǎn)品的事件發(fā)生。
商標(biāo)如下所示：
智能派法務(wù)對此表示：“一直以來，我公司都極為重視知識產(chǎn)權(quán)保護，力圖通過對品牌及創(chuàng)新成果進行保護來打造企業(yè)的護城河。核心商標(biāo)一旦被搶注成功，將極大損害公司權(quán)益。感謝超凡在我們核心品牌‘ELEGOO’海外品牌檢索及監(jiān)測工作中的卓越表現(xiàn)。由于超凡對商標(biāo)監(jiān)測的敏銳感知以及及時地介入，成功阻止了惡意商標(biāo)搶注事件的發(fā)生，為我們保護品牌權(quán)益和商業(yè)利益提供了強有力的支持”。
智能派品牌簡介
深圳市智能派科技有限公司成立于2015年，成立后快速發(fā)展，已經(jīng)成為全球智能制造行業(yè)的新起之秀，專注于研發(fā)、生產(chǎn)和銷售消費級3D打印機、激光雕刻機、STEM套件等產(chǎn)品，借助編程以及3D打印技術(shù)支持，致力于為富有創(chuàng)意設(shè)想的不同消費群體提供智能化創(chuàng)作空間，帶去便捷、快樂、個性化的使用體驗。深圳市智能派科技有限公司以獨立站、亞馬遜、eBay、阿里巴巴等多元化銷售平臺為依托，目前已經(jīng)將百萬臺產(chǎn)品銷往全球80個國家與地區(qū)。
注：圖片來源于智能派公司官網(wǎng)
背景與需求
智能派正處于高速發(fā)展期，銷售業(yè)績不斷跨越新篇章，連續(xù)多年年銷售額持續(xù)穩(wěn)步增長，目前已經(jīng)將百萬臺產(chǎn)品銷往全球80個國家與地區(qū)。隨著公司知名度的不斷提高，核心品牌在海外被搶注事件發(fā)生的概率增加。為了維護品牌在海外的競爭力，實現(xiàn)公司產(chǎn)品在海外市場的自由銷售，加強知識產(chǎn)權(quán)保護工作刻不容緩。智能派希望能及時監(jiān)測并發(fā)現(xiàn)海外的搶注信息，阻止搶注商標(biāo)注冊行為，為品牌出海清掃障礙。
解決方案
作為智能派常年合作的知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)，超凡組建了一支專業(yè)服務(wù)團隊，基于智能派的實際需求提供針對性解決方案。
一、建立專業(yè)的商標(biāo)全球監(jiān)測服務(wù)體系
超凡利用合作的全球商標(biāo)數(shù)據(jù)庫服務(wù)優(yōu)勢，對智能派旗下包括“ELEGOO”在內(nèi)的重點商標(biāo)在核心類別在全球190余個國家或地區(qū)進行監(jiān)測預(yù)警，有效監(jiān)測不法的商標(biāo)搶注行為并采取必要行動。此次通過監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，“ELEGOO”商標(biāo)被美國某個人在“3D打印機”等商品上搶注，并已初審公告，超凡團隊及時將該信息通知智能派。
二、通過異議及時阻止對方商標(biāo)核準(zhǔn)注冊
1.巧用優(yōu)先權(quán)，占據(jù)較早申請日
由于搶注商標(biāo)處于公告期，根據(jù)印尼商標(biāo)制度，自商標(biāo)公告之日起兩個月為異議期，期間任何人可對該申請?zhí)岢霎愖h。因此，超凡團隊建議智能派立即采取異議措施，阻礙搶注商標(biāo)注冊。
如上文中提到的，印度尼西亞商標(biāo)保護采用“申請在先”原則，審查員接受度較高的異議理由是“聲明權(quán)利人在印度尼西亞擁有在先商標(biāo)權(quán)利”。遺憾的是，當(dāng)下智能派并未在印度尼西亞擁有早于搶注人的商標(biāo)權(quán)利。
在此情況下，超凡團隊并未直接建議放棄“聲明在先權(quán)利”，而是利用《巴黎公約》第4條中關(guān)于商標(biāo)優(yōu)先權(quán)的規(guī)定：“任何聯(lián)盟國家的國民或其權(quán)利繼承人，如果在某一巴黎公約成員國正式提出了商標(biāo)注冊申請，那么在首次申請后的六個月內(nèi)，可以在其他成員國就同一商標(biāo)在相同商品上提出注冊申請，并享有優(yōu)先權(quán)”，建議智能派基于其他國家早于該搶注商標(biāo)申請日提交的在先商標(biāo)的優(yōu)先權(quán)，提交一件印度尼西亞新申請，并通過該優(yōu)先權(quán)聲明“申請在先”對搶注商標(biāo)提起異議，從而阻礙搶注商標(biāo)注冊。超凡團隊通過豐富的案件經(jīng)驗，確認該方案的成功率和可行性后，對智能派在其他國家的商標(biāo)注冊進行了檢索和分析，最終確認采用摩納哥商標(biāo)優(yōu)先權(quán)提交新申請和異議。
2.深入研究，基于印度尼西亞商標(biāo)法，提煉多條關(guān)鍵異議理由
（1）充分利用印尼商標(biāo)法第二十一條第一款有關(guān)“侵犯在先相同或近似商標(biāo)權(quán)利”的禁注規(guī)定。如果商標(biāo)與另一方擁有的在先商標(biāo)構(gòu)成相同或近似，且指定保護的商品或服務(wù)構(gòu)成同一或類似的商品或服務(wù)，申請將被駁回。雖然智能派提交的“ELEGOO”商標(biāo)申請日期晚于搶注商標(biāo)，但其要求優(yōu)先權(quán)的摩納哥在先商標(biāo)申請日早于搶注商標(biāo)，因此，智能派通過該方案可成功聲明其為“ELEGOO”在先權(quán)利人，阻礙搶注商標(biāo)注冊。
（2）充分利用印尼商標(biāo)法第二十一條第一款有關(guān)“侵犯馳名商標(biāo)”的禁注規(guī)定，并引用WIPO認定馳名商標(biāo)的相關(guān)規(guī)定。印尼當(dāng)國對認定“馳名商標(biāo)”有十分嚴(yán)苛的規(guī)定，必須突出品牌在該國的知名度。幸運的是，印尼已經(jīng)加入了世界知識產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)。在本案中，超凡利用WIPO的相關(guān)認定標(biāo)準(zhǔn)，通過提供該商標(biāo)在中國的使用證據(jù)及他國的商標(biāo)注冊證以證明其在國際上已經(jīng)獲得了廣泛的知名度，符合被認定為“馳名商標(biāo)”的條件。根據(jù)《巴黎公約》第6條第2款的規(guī)定，復(fù)制、模仿或翻譯其他國家公眾熟知的商標(biāo)，在其他締約國內(nèi)將被禁止使用在相同或相似商品上。我國是《巴黎公約》成員國之一，則“ELEGOO”應(yīng)當(dāng)獲得馳名商標(biāo)的保護。
（3）充分利用印尼商標(biāo)法第二十一條第三款有關(guān)“惡意搶注”的禁注規(guī)定。惡意搶注是指在申請商標(biāo)時，申請人明知他人已經(jīng)在使用并積極推廣該商標(biāo)，卻還故意提出申請，其目的往往是為了獲取不正當(dāng)?shù)睦?。本案雖然沒有直接證據(jù)表明搶注方在申請前已知曉“ELEGOO”品牌，但通過分析雙方商標(biāo)的相似性以及指定保護商品的重疊度可以間接推斷出搶注方應(yīng)當(dāng)知曉“ELEGOO”品牌，并存在通過“ELEGOO”品牌獲利的不良意圖。
（4）充分利用印尼商標(biāo)法第二十一條第二款有關(guān)“侵犯名人姓名或姓名縮寫、照片或他人擁有的法人實體名稱”的禁注規(guī)定。“ELEGOO”品牌實際是深圳市智能派科技有限公司英文名稱“SHENZHEN ELEGOO TECHNOLOGY CO., LTD.”中的一部分，因此搶注人侵犯了深圳市智能派科技有限公司法人實體名稱。
（5）充分利用印尼商標(biāo)法第二十條有關(guān)“違反公序良俗”的禁注規(guī)定。不同的申請人擁有相同的商標(biāo)，商標(biāo)所有人的利益就會受到損害。侵犯商標(biāo)權(quán)造成公眾混淆可歸類為違反公共秩序的行為。
案件成果
1.成功阻止搶注商標(biāo)注冊，打擊惡意注冊行為，達到強有力的品牌威懾效果。印度尼西亞知識產(chǎn)權(quán)局認可智能派所提交的“ELEGOO”商標(biāo)擁有“在先商標(biāo)權(quán)利”，同時認可搶注商標(biāo)符合“侵犯馳名商標(biāo)權(quán)利”及“惡意搶注”的行為，最終支持了智能派提出的異議申請，駁回搶注商標(biāo)的注冊申請。企業(yè)積極的維權(quán)行為不僅可及時避免商標(biāo)被惡意第三方搶注，還可威懾其他搶注人，表明企業(yè)維護商標(biāo)權(quán)利的決心，從而避免更多潛在搶注的發(fā)生。
2.商標(biāo)確權(quán)，為企業(yè)進入海外市場構(gòu)建品牌壁壘，保障海外自由銷售。通過本次異議案，超凡有效阻止了智能派核心品牌在印度尼西亞被他人在其核心商品上搶注的行為，并成功通過智能派名義在核心類別第7類成功注冊“ELEGOO”商標(biāo)，保障了該品牌產(chǎn)品與智能派的唯一指向性，支撐了智能派產(chǎn)品拓展海外市場，保障企業(yè)在印度尼西亞的自由銷售。
3.助力智能派知識產(chǎn)權(quán)部門有效地履行了企業(yè)品牌保護的工作職責(zé)。企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)部門在防范企業(yè)無形資產(chǎn)被侵占、為品牌出海規(guī)避侵權(quán)風(fēng)險中扮演著重要角色。智能派知識產(chǎn)權(quán)部門通過與超凡團隊的積極配合和快速響應(yīng)，聯(lián)手成功打擊了搶注行為，為品牌的全球化戰(zhàn)略貢獻了突出力量。
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