案情簡介：上訴人東莞市樂放實(shí)業(yè)有限公司(以下簡稱樂放公司)因與被上訴人深圳市賽源電子有限公司(以下簡稱賽源公司)、原審被告廣州晶東貿(mào)易有限公司(以下簡稱晶東公司)侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛一案，不服廣州知識產(chǎn)權(quán)法院于2020年12月3日作出的(2020)粵73知民初585號民事判決，向最高人民法院提起上訴。
最高人民法院認(rèn)為，本案系侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛，雙方當(dāng)事人對被訴侵權(quán)技術(shù)方案具備與涉案專利技術(shù)方案相同技術(shù)特征均無異議，本院依法予以確認(rèn)。因被訴侵權(quán)行為發(fā)生在2009年10月1日以后、2021年6月1日前，故本案應(yīng)適用2008年修正的《中華人民共和國專利法》(以下簡稱專利法)。根據(jù)二審期間雙方當(dāng)事人的訴辯意見以及查明的事實(shí)，本案的爭議焦點(diǎn)是樂放公司主張的先用權(quán)抗辯以及現(xiàn)有技術(shù)抗辯是否成立。
(一)關(guān)于先用權(quán)抗辯
根據(jù)專利法第六十九條第(二)項(xiàng)的規(guī)定，在專利申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準(zhǔn)備，并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的，不視為侵犯專利權(quán)。《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十五條第二款規(guī)定，已經(jīng)完成實(shí)施發(fā)明創(chuàng)造所必需的主要技術(shù)圖紙或者工藝文件，或已經(jīng)制造或者購買實(shí)施發(fā)明創(chuàng)造所必需的主要設(shè)備或者原材料的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定屬于專利法第六十九條第(二)項(xiàng)規(guī)定的已經(jīng)作好制造、使用的必要準(zhǔn)備。該條第三款規(guī)定：“專利法第六十九條第(二)項(xiàng)規(guī)定的原有范圍，包括專利申請日前已有的生產(chǎn)規(guī)模以及利用已有的生產(chǎn)設(shè)備或者根據(jù)已有的生產(chǎn)準(zhǔn)備可以達(dá)到的生產(chǎn)規(guī)模。”根據(jù)前述規(guī)定，先用權(quán)抗辯成立必須滿足以下兩方面條件：一是已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準(zhǔn)備，二是僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用。二者相輔相成，缺一不可。
1.關(guān)于樂放公司是否已經(jīng)做好必要準(zhǔn)備
在先用權(quán)抗辯中，被訴侵權(quán)人在自行研發(fā)產(chǎn)品過程中形成的技術(shù)圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)報(bào)告等，均屬于研發(fā)過程中形成的技術(shù)文件，由被訴侵權(quán)人單方制作形成符合常理，其在產(chǎn)品未正式制造、銷售前不對外公開亦符合產(chǎn)品研發(fā)的客觀情況，在審查其證據(jù)效力時(shí)應(yīng)結(jié)合其他相關(guān)證據(jù)綜合判斷，不能僅因相關(guān)技術(shù)圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)報(bào)告系單方制作而簡單否定其證明效力。
本案中，樂放公司提交了被訴侵權(quán)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)圖電子檔、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖、打樣確認(rèn)郵件、pcb貼片資料以及各個(gè)部件的模具驗(yàn)收單、檢測報(bào)告等技術(shù)文件，結(jié)合郵件、回單、微信、QQ聊天記錄、證人證言等證據(jù)，足以證明在涉案專利申請日前，樂放公司已經(jīng)依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙就A25音箱立體、中框、面板等配件進(jìn)行模具制作，并通過郵件方式進(jìn)行打樣確認(rèn)。經(jīng)比對，其與被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的上述部件技術(shù)特征相同。賽源公司認(rèn)為，被訴侵權(quán)產(chǎn)品中框中部配件為圓形，先用權(quán)抗辯中涉及的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖中框中部配件為長方形，二者不相同。對此，本院認(rèn)為，涉案專利不涉及中框中部配件形狀技術(shù)特征，中框中部配件的形狀亦并非被訴侵權(quán)產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)，賽源公司的上述主張于法無據(jù)，本院不予支持。在樂放公司已經(jīng)自行設(shè)計(jì)出A25音箱立體、中框、面板等配件圖紙，且根據(jù)涉案專利《實(shí)用新型專利權(quán)評價(jià)報(bào)告》，電路板相關(guān)技術(shù)是本領(lǐng)域公知常識的情況下，可以認(rèn)定樂放公司已經(jīng)完成實(shí)施發(fā)明創(chuàng)造所必需的主要技術(shù)圖紙。同時(shí)，樂放公司亦提交了模具廠報(bào)價(jià)單、轉(zhuǎn)賬記錄、試模報(bào)告、試產(chǎn)報(bào)告、樣品檢測報(bào)告等證據(jù)，可以認(rèn)定樂放公司在涉案專利申請日前已經(jīng)購買涉案產(chǎn)品模具，并為產(chǎn)品的制造準(zhǔn)備了主要生產(chǎn)設(shè)備。而音響物料清單、物料報(bào)價(jià)單、來料檢驗(yàn)報(bào)告則證明樂放公司已經(jīng)購買了制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品所必需的原材料。故本院認(rèn)定樂放公司已經(jīng)為制造與涉案專利相同的產(chǎn)品作好必要的準(zhǔn)備。
2.關(guān)于樂放公司是否僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用
由于原有范圍的認(rèn)定往往涉及過去某一時(shí)點(diǎn)之前存在的生產(chǎn)模具、生產(chǎn)數(shù)量、廠房面積等客觀情況，故對“僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用”相關(guān)事實(shí)查明，應(yīng)結(jié)合雙方當(dāng)事人的訴辯主張以及案件的具體情況綜合分配證明責(zé)任。在先用權(quán)人已經(jīng)盡力舉證、所舉證據(jù)能夠初步證明“原有范圍”存在合理性且專利權(quán)人沒有提供相反證據(jù)予以推翻的情況下，可以認(rèn)定先用權(quán)人并未超出原有范圍制造、使用。若后續(xù)專利權(quán)人有證據(jù)證明先用權(quán)人超出原有范圍制造、使用的，專利權(quán)人有權(quán)另行主張其合法權(quán)益。
本案中，樂放公司提交的訂單評審表、預(yù)測訂單等證據(jù)，可以證明樂放公司在涉案專利申請日以前已經(jīng)具備制造涉案產(chǎn)品的一定生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)能力。而模具廠報(bào)價(jià)單、模具驗(yàn)收單、二審中的證人證言等證據(jù)互相結(jié)合，可以初步證明樂放公司僅持有1套生產(chǎn)模具?！稄S房租賃合同書》則可以初步證明其廠房面積從2013年起至今未曾改變。因此，樂放公司提交的證據(jù)相互印證，能夠形成證據(jù)鏈，初步證明樂放公司在涉案專利申請日前的生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)范圍，并且其未擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。樂放公司在本案中提交的關(guān)于原有范圍的證據(jù)具有一定合理性，并初步達(dá)到了高度蓋然性的證明標(biāo)準(zhǔn)。在賽源公司沒有提交相反證據(jù)證明樂放公司超出了涉案專利申請日前的生產(chǎn)規(guī)模的情況下，本院認(rèn)定樂放公司并未超出原有范圍制造涉案產(chǎn)品。
綜上，樂放公司在涉案專利申請日前已經(jīng)作好制造相同產(chǎn)品的必要準(zhǔn)備，并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用，根據(jù)專利法第六十九條第(二)項(xiàng)的規(guī)定，樂放公司的先用權(quán)抗辯成立，對其該項(xiàng)上訴請求，本院予以支持。同時(shí)，本院進(jìn)一步指出，樂放公司應(yīng)當(dāng)秉持誠實(shí)守信的原則，不得超出原有范圍制造、銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品，如果賽源公司有證據(jù)證明樂放公司的行為超出了原有范圍，賽源公司可以據(jù)此另行主張其合法權(quán)益。
(二)關(guān)于現(xiàn)有技術(shù)抗辯
專利法第六十二條規(guī)定：“在專利侵權(quán)糾紛中，被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實(shí)施的技術(shù)或者設(shè)計(jì)屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。”《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十四條第一款規(guī)定：“被訴落入專利權(quán)保護(hù)范圍的全部技術(shù)特征，與一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征相同或者無實(shí)質(zhì)性差異的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)人實(shí)施的技術(shù)屬于專利法第六十二條規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)。”現(xiàn)有技術(shù)抗辯的審查方式是以專利權(quán)利要求為參照，確定被訴侵權(quán)技術(shù)方案中被指控落入專利權(quán)保護(hù)范圍的技術(shù)特征，并判斷現(xiàn)有技術(shù)中是否公開了與之相同或無實(shí)質(zhì)性差異的技術(shù)特征，或者所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員認(rèn)為被訴侵權(quán)技術(shù)方案是一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)與所屬領(lǐng)域公知常識的簡單組合。
本案中，MDZ-27-DA的小米電視音響的發(fā)布早于涉案專利申請日前，可以作為現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行比對。樂放公司上訴認(rèn)為，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的電路板模塊和小米音響的電路板模塊實(shí)際上安裝于相同位置，都是安裝在第一凹槽和音殼腔體上蓋之間的容置空間內(nèi)。雖然被訴侵權(quán)產(chǎn)品將該容置空間挖成了一個(gè)凹槽形狀，但其相較于小米音響的技術(shù)方案并不存在實(shí)質(zhì)性改變，本領(lǐng)域技術(shù)人員無需進(jìn)行創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到，被訴侵權(quán)產(chǎn)品實(shí)施的是現(xiàn)有技術(shù)。本院認(rèn)為，被訴侵權(quán)產(chǎn)品具備第二凹槽結(jié)構(gòu)，將電路板模塊固定在第二凹槽結(jié)構(gòu)內(nèi)，固定更加方便快捷，安裝也更牢固，不易掉落損壞。經(jīng)審查，小米音響的電路板模塊放置在音響前殼內(nèi)部的揚(yáng)聲器旁邊，其并不具備第二凹槽結(jié)構(gòu)。因此，兩者技術(shù)方案不相同且不實(shí)質(zhì)性相同，樂放公司實(shí)施的技術(shù)不屬于現(xiàn)有技術(shù)，其現(xiàn)有技術(shù)抗辯的上訴理由沒有事實(shí)依據(jù)，本院依法予以駁回。
二審判決：一、撤銷廣州知識產(chǎn)權(quán)法院(2020)粵73知民初585號民事判決;二、駁回深圳市賽源電子有限公司的訴訟請求。
【參考案例：(2021)最高法知民終508號】
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