德克薩斯州東區(qū)法院最近作出的一項決定準予了原告專利權(quán)人簡易判決，駁回了被告提出的反訴。被告聲稱原告在起訴侵權(quán)之前未與被告溝通，從而違反了對電氣電子工程師學會(IEEE)的許可相關(guān)義務(wù)(見《報告和建議》，Atlas Global Technologies LLC, v. TP-link Technologies Co、Ltd.、TP-link Corporation Limited、TP-link International Ltd.案件編號：2:21-CV-00430-JRG-RSP<德克薩斯州東區(qū)法院，2023年7月28日>)。雖然結(jié)果是合理的，但法院提供的解釋卻引發(fā)了若干問題。
案件背景
2021年底，Atlas Global Technologies LLC(“Atlas Global”)起訴TP-link Technologies Co., Ltd., TP link Corporation Ltd, 和 TP-link International Ltd (“TP-link”),指控其侵犯針對八項專利。這些專利涉及IEEE 802.11ax標準/Wi-Fi6.并已由原始權(quán)利人Newracom轉(zhuǎn)讓給了Atlas Global。在出售該專利組合之前，Newracom已經(jīng)向IEEE提交了《必要專利權(quán)利要求保證函》(“LOA”)。
在答辯中，TP-link反訴Atlas Global違約，稱“Atlas Global未能在起訴之前按照FRAND條款和條件提供標準必要專利的許可，從而違反了其合同承諾(如在IEEE提交的LOA和IEEE章程中所述)”。TP-link進一步聲稱，“由于Atlas在提供FRAND報價之前就提起了訴訟，因此隨后的任何談判都沒有遵守Atlas的FRAND義務(wù)，因為訴訟的壓力使得條款和談判環(huán)境發(fā)生扭曲。”
在回應(yīng)TP-link的反訴時，Atlas Global提出了簡易判決動議，辯稱“......LOA 中并沒有要求Atlas Global在提起本案訴訟之前向TP-link提供任何具體通知......”，并強調(diào)“......TP-link 未能引用LOA或 IEEE章程中的任何語句表明要求 Atlas 在提起訴訟之前提供許可......”。Atlas Global還爭辯稱，由于“TP-link未能提供任何證據(jù)來證明其為善意被許可人(a willing licensee)......”，因此TP-link已經(jīng)“放棄了獲得FRAND許可的權(quán)利”，因此，“Atlas沒有義務(wù)向其提供FRAND許可......”。關(guān)于這一點，Atlas Global 援引了In Re: Qualcomm Litigation案(案件編號:3:17-cv-108-GPC-MDD
在起訴侵權(quán)之前沒有義務(wù)提出報價
法院在分析TP-link的反訴為何在法律上失敗時，首先引用了合同語言，指出“IEEE附則和保證函并未包括這樣的義務(wù)”(即，在提起侵權(quán)訴訟前提供FRAND許可)。但是，隨后令人不解地是，Roy S. Payne 法官認定，“......Atlas Global 沒有違反其合同要求”，因為“Atlas Global的義務(wù)是在FRAND條件下授予--而不是提出--許可”。但這難道不就意味著Atlas Global可能因為沒有向TP-link授予許可而違約嗎?如果是這樣的話，對Atlas Global來說似乎是剛跳出了油鍋卻又跳進了火坑。在支持方面，可以參考愛立信公司訴D-link Sys, Inc.案《備忘意見書和命令》(案件編號：6:10-cv-473.德克薩斯州東區(qū)法院，2013年8月6日)[1]中的以下語句：“專利權(quán)人尋求專利使用費高于潛在被許可人認為合理的水平，并不違反其RAND義務(wù)......相反，雙方的初始報價應(yīng)被視為談判的起點。”但是，“專利權(quán)人的初始報價不需要是RAND”這一事實又如何支撐“沒有義務(wù)提出(F)RAND報價或者有義務(wù)授予(F)RAND許可”這樣的結(jié)論?我方拙見，更好的解決辦法是認定必要LOA(《專利權(quán)利要求保證函》)中的措辭是指許可(即，授予對將來的行為的允許)，而不是指對過去侵權(quán)行為的解除 (我們曾在此處[2]和此處[3]討論過)。
《報告與建議》進一步分析了TP-link在其回應(yīng)性簡述中引用的三個案例，并得出結(jié)論認為，此類判例法“并沒有創(chuàng)建被告所稱的法律規(guī)定"。關(guān)于Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., 946 F. Supp. 2d 998. 1008(N.D. Cal. 2013)[4]和MicrosoftCorp. v. Motorola, Inc., 696 F.3d 872. 884 (9th Cir. 2012))，[5]Roy S. Payne法官合理地認定——這些案件不適用，因為這些案件“認為標準必要專利持有人行使其排除權(quán)是不恰當?shù)?，尤其是在進行金錢救濟談判之前”，而本案的情況并非如此。然而，關(guān)于TCL Commc'ns Tech. Holdings Ltd v. Telefonaktenbologet LM Ericsson案(No. SA-CV-1400341-JVS-ANX, 2014 WL 12588293. at *4 (C.D. Cal. Sept. 30. 2014))，有些令人困惑的是，法院試圖區(qū)分加州中區(qū)法院基于以下聲明而拒絕駁回TCL提出的違約訴訟請求的動議：“與被告的主張相反，法院同意愛立信有合同義務(wù)以FRAND條件向 TCL許可其專利，因為愛立信向標準組織表示其專利是標準必要專利。同上，第4頁。” 但是，鑒于Roy S. Payne法官的裁決，即，與愛立信“許可其專利”的義務(wù)類似，Atlas Global也有義務(wù)“以FRAND條件授予......許可”(見上文)，那么這一論述如何證明TCL的主張有別于TP-link的反訴?再次強調(diào)，在我們看來，指出IEEE和ETSI的義務(wù)都涉及的是對未來行為的許可，而不是對過去侵權(quán)行為的免除，會更加合理。
關(guān)于TP-link提出的“訴訟壓力扭曲了條款和談判環(huán)境”這一論點(法院并未討論這一論點)，我們對此表示不同意。在我們看來，TP-link 的拒絕和隨后對 (F)RAND 待遇的堅持才是扭曲條款和談判的原因。正如我們以前寫過的那樣[6]，在迫使專利權(quán)人起訴侵權(quán)后，允許實施者行使FRAND許可的權(quán)利，這一做法本身就忽略了這樣做的相關(guān)成本，并將所有不確定性的風險都推給專利權(quán)人(而不是要求實施者在“可能并不需要許可而冒險侵權(quán)”與“可能增加與之相關(guān)的損害賠償”之間做出選擇，這也是大多數(shù)許可計劃的運作方式(例如，捕魚執(zhí)照)。而且，如果不及時進行真誠的談判對實施者也不會有任何壞處的話，那么實施者可以通過將侵權(quán)技術(shù)商業(yè)化而聚斂錢財，并用這筆錢為侵權(quán)訴訟進行辯護以及發(fā)起有效性挑戰(zhàn)，從而在沒有獲得許可的情況下獲利。
關(guān)于“放棄”的論點
并不令人意外的是，Atlas Global提出的TP-link“放棄了其獲得 FRAND許可的權(quán)利”這一論點沒有在《報告和建議》中被提及。我們懷疑，這是因為認定債務(wù)人沒有違約并不導致債務(wù)的解除，也不導致債權(quán)人喪失履行義務(wù)的權(quán)利。如果Atlas Global希望解除任何以RAND條款和條件進行許可的義務(wù)，也許其應(yīng)該尋求一項聲明，表示Atlas Global已經(jīng)履行了其義務(wù)，或者由于TP-link一方缺乏合作而導致其無法履行義務(wù)。
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