相同主題與同樣發(fā)明創(chuàng)造的判
本案涉及名稱為“一種驅(qū)動液態(tài)鏡頭的音圈馬達(dá)及其鏡頭組”的實用新型專利(專利號：201820385939.8)，專利權(quán)人為愛佩儀(東莞)光電科技有限公司，無效宣告請求人為華為技術(shù)有限公司。
涉案專利涉及液態(tài)鏡頭的相關(guān)技術(shù)，其保護(hù)的驅(qū)動液態(tài)鏡頭的音圈馬達(dá)相對于對比文件1的攝像裝置是否具備新穎性是本案的審理要點(diǎn)。對比文件1是一篇中國專利文獻(xiàn)，其申請日晚于涉案專利的申請日，對比文件1還要求了美國臨時申請文件(下稱臨時申請)作為優(yōu)先權(quán)，優(yōu)先權(quán)日在涉案專利申請日之前，因此，對比文件1是否構(gòu)成涉案專利的抵觸申請以評價其新穎性，首先取決于對比文件1的優(yōu)先權(quán)是否成立。請求人提交了美國臨時申請文件及其譯文和美國專利商標(biāo)局網(wǎng)站公開的臨時申請附圖的放大圖，請求人認(rèn)為，對比文件1的技術(shù)方案可以直接從臨時申請整體記載中得出，因此對比文件1的優(yōu)先權(quán)成立，同時，對比文件1公開了涉案專利的技術(shù)方案，因而涉案專利不具備新穎性。專利權(quán)人認(rèn)為，臨時申請與對比文件1記載的文字不同，技術(shù)方案不相同，因此對比文件1的優(yōu)先權(quán)不能成立，并且對比文件1與涉案專利的技術(shù)方案也不相同，因而并不能破壞涉案專利的新穎性。由此可見，本案爭議焦點(diǎn)實質(zhì)上是：對比文件1的優(yōu)先權(quán)是否成立，以及對比文件1是否公開了權(quán)利要求1的技術(shù)方案。
優(yōu)先權(quán)審查中相同主題的判斷
根據(jù)專利法第二十九條的規(guī)定，相同的主題是核實外國優(yōu)先權(quán)的判斷標(biāo)準(zhǔn)之一。如果作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的外國在先申請(即本案的臨時申請)與在后申請(即本案的對比文件1)不屬于相同的主題，則可以判定對比文件1的外國優(yōu)先權(quán)不成立。
根據(jù)《專利審查指南》第二部分第三章第4.1.2節(jié)的規(guī)定，專利法第二十九條所述的相同主題的發(fā)明或者實用新型，是指技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預(yù)期的效果相同的發(fā)明或者實用新型。對比文件1公開了一攝像裝置，其包括液態(tài)鏡片、塑性組件和驅(qū)動模塊，驅(qū)動模塊可使液態(tài)鏡片與塑形組件之間產(chǎn)生相對移動，使液態(tài)鏡片產(chǎn)生變形，改變液態(tài)鏡片的焦距，實現(xiàn)變焦和防抖的功能，這與臨時申請文字中攝像對焦裝置的技術(shù)領(lǐng)域相同、技術(shù)原理相同、解決的技術(shù)問題相同、實現(xiàn)的技術(shù)效果相同。對于對比文件1說明書記載的攝像裝置還包括諸如第一電磁驅(qū)動組件、第二電磁驅(qū)動組件、固定件等部件及部件之間的位置關(guān)系、連接方式以及塑型組件的大小關(guān)系等，雖然這些結(jié)構(gòu)在臨時申請中并沒有相應(yīng)的文字描述，但是文字記載方式的不同并不直接導(dǎo)致主題不同，技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預(yù)期的效果相同，并不意味在文字記載或者敘述方式上完全一致。
同樣，《專利審查指南》還規(guī)定，核實作為要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)的在先申請是否涉及與要求優(yōu)先權(quán)的在后申請相同的主題，即判斷在后申請中所述的技術(shù)方案是否清楚地記載在上述在先申請文件(說明書和權(quán)利要求書，不包括摘要)中。具體到本案，在先的美國臨時申請實際上沒有采用一般專利文件所采用的權(quán)利要求書、說明書及其附圖的表現(xiàn)形式，其通過較少的文字和較多的附圖描述了攝像對焦裝置的工作原理、解決的技術(shù)問題和實現(xiàn)的技術(shù)效果，部分部件的功能、部件之間的位置關(guān)系、大小關(guān)系、連接方式等需要借助附圖來解讀，此時需要站位本領(lǐng)域技術(shù)人員，以其整體記載的內(nèi)容為準(zhǔn)來進(jìn)行判斷。根據(jù)《專利審查指南》的規(guī)定，所有能夠通過閱讀附圖直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容也是臨時申請整體記載的內(nèi)容，根據(jù)整體記載的內(nèi)容得到的技術(shù)方案雖然沒有以文字的形式記載在臨時申請中，但是如果該技術(shù)方案以附圖與文字結(jié)合的形式整體表示出來，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)為臨時申請清楚地記載了對比文件1的技術(shù)方案。當(dāng)然，如果臨時申請對技術(shù)方案中某些技術(shù)特征只是做了籠統(tǒng)或者含糊的闡述，甚至僅僅只有暗示，而對比文件1的技術(shù)方案中增加了對這些技術(shù)特征的詳細(xì)敘述，以至于所屬領(lǐng)域技術(shù)人員認(rèn)為該技術(shù)方案不能從臨時申請中直接、毫無疑義地得出，則不能認(rèn)為兩者屬于相同主題的發(fā)明創(chuàng)造。
根據(jù)上述判斷思路，對比文件1中圖2A、2B、4A-4C、10A、10B記載的攝像裝置與臨時申請記載的攝像對焦裝置兩者文字存在差異、附圖相同，本領(lǐng)域技術(shù)人員在整體閱讀臨時申請后能夠直接地、毫無疑義地確定出對比文件1的攝像裝置就是臨時申請記載的攝像對焦裝置，其中第一電磁驅(qū)動組件、第二電磁驅(qū)動組件、固定件在對比文件1附圖中對應(yīng)的部分與臨時申請附圖中標(biāo)識的部分結(jié)構(gòu)相同、位置關(guān)系相同、連接關(guān)系相同，所起到的功能相同，臨時申請附圖所示的塑型組件之間的大小差異與對比文件1文字記載的相同，因此對比文件1的攝像裝置已記載在臨時申請中，兩者屬于相同主題的發(fā)明創(chuàng)造，對比文件1的優(yōu)先權(quán)成立。
新穎性審查中同樣發(fā)明創(chuàng)造的判斷
根據(jù)專利法第二十二條第三款的規(guī)定，新穎性需要判斷是否屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造。如果在先申請(即本案的對比文件1)與在后申請(即本案的涉案專利)相比，技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預(yù)期效果實質(zhì)上相同，則認(rèn)為屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，在后申請不具備新穎性。
《專利審查指南》第二部分第三章第3.1節(jié)規(guī)定，在進(jìn)行新穎性判斷時，審查員首先應(yīng)當(dāng)判斷被審查專利申請的技術(shù)方案與對比文件的技術(shù)方案是否實質(zhì)上相同，如果專利申請與對比文件公開的內(nèi)容相比，其權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案與對比文件公開的技術(shù)方案實質(zhì)上相同，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)兩者的技術(shù)方案可以確定兩者能夠適用于相同的技術(shù)領(lǐng)域，解決相同的技術(shù)問題，并具有相同的預(yù)期效果，則認(rèn)為兩者為同樣的發(fā)明或者實用新型。具體到本案，涉案專利權(quán)利要求1是驅(qū)動液態(tài)鏡頭的音圈馬達(dá)，其包括座體、液態(tài)鏡頭、驅(qū)動裝置等，其中還描述了座體的第一容納腔、第二容納腔與其他部件之間的位置關(guān)系，以及載體上擠壓液態(tài)鏡頭的部件是凸出的凸環(huán)等技術(shù)特征;對比文件1的說明書(包括附圖)公開了座體、液態(tài)鏡片、驅(qū)動模塊，但是沒有第一容納腔、第二容納腔與其他部件之間位置關(guān)系的記載，以及擠壓液態(tài)鏡片的凸出的凸環(huán)。在判斷新穎性時，本領(lǐng)域的技術(shù)人員可以借助于對比文件的附圖和文字描述整體確定出技術(shù)方案，其中包括了隱含的，可直接地、毫無疑義地確定的技術(shù)內(nèi)容，還包括可以借助下位概念、所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣用技術(shù)手段置換得出的技術(shù)內(nèi)容，可以將該技術(shù)方案與涉案專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案進(jìn)行對比，如果相同，則可認(rèn)為涉案專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案已被對比文件公開。
本案對比文件1沒有兩個容納腔的記載，即便本領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)對比文件1的技術(shù)方案人為地劃分出兩個容納腔，基于其他部件的工作原理和安裝方式，仍然不能夠直接地確定出與涉案專利兩個容納腔與這些部件之間具有相同的位置關(guān)系;并且對比文件1僅公開了液態(tài)鏡片上連接有近似環(huán)狀的部件，對比文件1中缺少擠壓液態(tài)鏡片部件的相應(yīng)描述，即便認(rèn)為采用凸出的凸環(huán)結(jié)構(gòu)能夠帶來更好的技術(shù)效果是容易想到的，也不能認(rèn)為對比文件1公開了該容易想到的技術(shù)方案，這已經(jīng)超出了新穎性的判斷范疇。因此，對比文件1與涉案專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案實質(zhì)上并不相同，對比文件1不能破壞涉案專利的新穎性。
優(yōu)先權(quán)與新穎性判斷標(biāo)準(zhǔn)比較及帶來的啟示
基于上述審查思路可知，優(yōu)先權(quán)需要判斷兩者是否屬于相同主題的發(fā)明創(chuàng)造，即兩者的“四要素”是否相同，審查新穎性時則需要判斷兩者是否屬于同樣的發(fā)明或者實用新型，具體到技術(shù)方案則是判斷兩者的技術(shù)方案是否實質(zhì)上相同。筆者認(rèn)為從本案審理思路可以得到以下啟示：
第一，不論是優(yōu)先權(quán)還是新穎性的審查都需要站位本領(lǐng)域技術(shù)人員對技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問題、技術(shù)方案、技術(shù)效果等“四要素”進(jìn)行對比。在優(yōu)先權(quán)相同主題的判斷中，“四要素”的判斷順序沒有明確的要求，實踐中可能存在先判斷是否屬于相同的技術(shù)領(lǐng)域，再判斷是否屬于相同的技術(shù)方案、解決相同的技術(shù)問題、具有相同的技術(shù)效果，也會因為技術(shù)領(lǐng)域不同而終止其他要素判斷;在新穎性同樣的發(fā)明或者實用新型的判斷中，《專利審查指南》規(guī)定了應(yīng)當(dāng)先判斷技術(shù)方案是否實質(zhì)相同，再判斷是否適用于相同的技術(shù)領(lǐng)域、解決了相同的技術(shù)問題、達(dá)到了相同的技術(shù)效果。
第二，在優(yōu)先權(quán)審查和新穎性審查中，均是與在先申請或者對比文件整體記載的技術(shù)方案進(jìn)行比較，同時兩者對于技術(shù)方案內(nèi)容的判斷原則存在差異。從本案看，優(yōu)先權(quán)成立時臨時申請與對比文件1的技術(shù)方案必須相同，這種相同不是指文字描述上完全相同，而是指對比文件1的技術(shù)方案，是臨時申請中客觀存在的技術(shù)內(nèi)容，是能夠從臨時申請中直接地、毫無疑義地確定的技術(shù)內(nèi)容，不包含任何依靠放大附圖推測的特征、通過測量附圖中尺寸得到的特征以及慣用技術(shù)手段置換得到的特征;而新穎性判斷中技術(shù)方案實質(zhì)上相同，可以是與對比文件文字或附圖記載的內(nèi)容不相同的技術(shù)方案，包括采用下位概念，慣用技術(shù)手段的直接置換以及落在數(shù)值范圍內(nèi)的技術(shù)方案等。
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