專利申請的分案制度在很多國家或地區(qū)的專利法中均有相關(guān)規(guī)定，中國臺灣地區(qū)(以下簡稱臺灣地區(qū))也不例外。利用分案制度，申請人可以根據(jù)自身或競爭對手的研發(fā)動態(tài)，從原始申請案中分割出新的申請案以尋求與原始申請案不同的保護(hù)范圍，從而使授權(quán)的專利盡可能覆蓋市場上更多的產(chǎn)品，在市場競爭中占據(jù)先機(jī)。
2013年之前，臺灣地區(qū)對分案時(shí)機(jī)的限制比較嚴(yán)格，分案申請的數(shù)量也相對較少。2013年和2019年，臺灣地區(qū)的分案制度經(jīng)過了兩次修改，對分案時(shí)機(jī)的限制越來越少，分案申請的數(shù)量也有明顯增加。
2023年3月9日，臺灣地區(qū)通過了新一次的“專利法”部分條文修正草案(以下簡稱修正草案)，其中對分案制度再度進(jìn)行了修改，進(jìn)一步放寬了對分案時(shí)機(jī)的限制。當(dāng)前，修正草案仍未正式生效。
據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，中國大陸的申請人2022年在臺灣地區(qū)的專利申請量排名位居第四。隨著臺灣地區(qū)分案時(shí)機(jī)的逐步放寬，越來越多申請人在臺灣地區(qū)申請專利時(shí)可能會利用分案制度。為便于申請人在修正草案生效之前和修正草案生效之后針對性采取不同的分案策略，本文就修正草案生效前后臺灣地區(qū)關(guān)于分案相關(guān)的規(guī)定進(jìn)行介紹。
一、修正草案生效前
在修正草案正式生效之前，分案制度采用與實(shí)質(zhì)審查緊密關(guān)聯(lián)的規(guī)定。
1、關(guān)于實(shí)質(zhì)審查的現(xiàn)行規(guī)定
臺灣地區(qū)針對新型專利采用形式審查，針對發(fā)明專利和設(shè)計(jì)專利采用實(shí)質(zhì)審查。與中國大陸不同，臺灣地區(qū)的實(shí)質(zhì)審查包括初審查和再審查兩個(gè)階段。
初審查后，若可準(zhǔn)予專利，則專利專責(zé)機(jī)關(guān)會發(fā)出核準(zhǔn)審定書;若不可準(zhǔn)予專利，則專利專責(zé)機(jī)關(guān)會發(fā)出核駁審定書。申請人對于初審查后的核駁審定書不服的，可在核駁審定書送達(dá)后2個(gè)月內(nèi)申請?jiān)賹彶椤?/p>
再審查一般基于初審查的審查結(jié)果，由不同于初審查的審查人員繼續(xù)進(jìn)行審查。類似于初審查，經(jīng)再審查后，專利專責(zé)機(jī)關(guān)會發(fā)出核準(zhǔn)審定書或核駁審定書。申請人對于再審查后的核駁審定書不服的，可在核駁審定書送達(dá)后30日內(nèi)尋求行政救濟(jì)。
2、關(guān)于分案的現(xiàn)行規(guī)定
根據(jù)臺灣地區(qū)現(xiàn)行“專利法”第34條、第107條以及第130條的規(guī)定：
a,經(jīng)專利專責(zé)機(jī)關(guān)通知，或據(jù)申請人申請，可以從原申請案分割出分案。原申請案可以是最初的母案，也可以是從母案分割出的某一分案。
b,分案不得超出原始說明書、權(quán)利要求書和附圖記載的范圍。
c,針對發(fā)明專利申請和新型專利申請，分案的權(quán)利要求與被核準(zhǔn)的原申請案的權(quán)利要求的保護(hù)范圍不能相同。
針對不同類型的專利申請，分案的時(shí)機(jī)有不同的規(guī)定。
2.1發(fā)明專利申請的分案時(shí)機(jī)
根據(jù)臺灣地區(qū)現(xiàn)行“專利法”第34條的規(guī)定,發(fā)明專利申請的分案時(shí)機(jī)如下：
時(shí)機(jī)一：原申請案再審查審定前。
時(shí)機(jī)二：原申請案核準(zhǔn)審定書、再審查核準(zhǔn)審定書送達(dá)后3個(gè)月內(nèi)。
關(guān)于時(shí)機(jī)一，為便于理解，下面列舉幾種情況進(jìn)行說明。
情況1：若原申請案處于初審查階段，則在初審查階段的任何時(shí)間點(diǎn)均可以提出分案，且分案從初審查階段開始進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查。
情況2：若原申請案在初審查階段后收到核準(zhǔn)審定書，則在收到核準(zhǔn)審定書之日起3個(gè)月內(nèi)的任何時(shí)間點(diǎn)均可以提出分案，且分案從初審查階段開始進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查。
情況3：若原申請案在初審查階段后收到核駁通知書、且未提出再審查請求，則不能進(jìn)行分案。
情況4：若原申請案處于再審查階段，則在再審查階段的任何時(shí)間點(diǎn)均可以提出分案，且分案從再審查階段開始進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查。
情況5：若原申請案在再審查階段后收到核準(zhǔn)審定書，則在收到核準(zhǔn)審定書之日起3個(gè)月內(nèi)的任何時(shí)間點(diǎn)均可以提出分案，且分案從再審階段開始進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查。
情況6：若原申請案在再審查階段審定后收到核駁通知書，則不能提出分案。
由此可知，針對發(fā)明專利申請，分案的提出時(shí)機(jī)決定了分案的實(shí)質(zhì)審查流程是否可以具有初審查和再審查兩次實(shí)質(zhì)審查機(jī)會。在情況1和情況2下，分案的實(shí)質(zhì)審查流程可以包括初審查和再審查(若初審查被駁回且提出請求)兩次實(shí)質(zhì)審查機(jī)會;在情況4和情況5下，分案的實(shí)質(zhì)審查流程僅包括再審查。
因此，若申請人在原申請案的初審查階段即有明確的分案意向，則建議在答復(fù)初審查階段的審查意見的同時(shí)提出分案，以避免初審查被駁回后需提出再審查請求才能提出分案的限制，并避免分案的實(shí)質(zhì)審查僅能從再審查階段開始的限制。
2.2新型專利申請的分案時(shí)機(jī)
根據(jù)臺灣地區(qū)現(xiàn)行“專利法”第107條的規(guī)定,新型專利申請的分案時(shí)機(jī)如下：
時(shí)機(jī)一：原申請案處分前，即未收到核準(zhǔn)處分書或核駁處分書之前。
時(shí)機(jī)二：原申請案核準(zhǔn)處分書送達(dá)后3個(gè)月內(nèi)。
需要說明的是，針對新型專利申請，一旦原申請案被核駁，將不能提出分案。
2.3設(shè)計(jì)專利申請的分案時(shí)機(jī)
根據(jù)臺灣地區(qū)現(xiàn)行“專利法”第130條的規(guī)定，設(shè)計(jì)專利申請的分案申請應(yīng)于原申請案再審查審定前提出。
類似于發(fā)明專利申請，為便于理解，下面列舉幾種情況進(jìn)行說明。
情況1：若原申請案處于初審查階段，則在初審查階段的任何時(shí)間點(diǎn)均可以進(jìn)行分案，且分案從初審查階段開始進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查。
情況2：若原申請案在初審查階段后收到核準(zhǔn)通知書，則不能提出分案。
情況3：若原申請案在初審查階段后收到核駁通知書、且未提出再審查請求，則不能提出分案。
情況4：若原申請案處于再審查階段，則在再審查階段的任何時(shí)間點(diǎn)均可以提出分案，且分案從再審查階段開始進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查。
情況5：若原申請案在再審查階段后收到核準(zhǔn)通知書，則不能提出分案。
情況6：若原申請案在再審查階段后收到核駁通知書，則不能提出分案。
情況1、情況3、情況4、情況6與發(fā)明專利申請相同。根據(jù)情況2和情況5.不同于發(fā)明專利申請，設(shè)計(jì)專利申請?jiān)谑盏胶藴?zhǔn)通知書后將不能提出分案。因此，若申請人針對設(shè)計(jì)專利申請有分案需求，則需要在更早的時(shí)間點(diǎn)提出分案，以避免因?yàn)槭盏胶藴?zhǔn)通知書導(dǎo)致不能再提出分案。
二、修正草案生效后
1、關(guān)于實(shí)質(zhì)審查的變化
根據(jù)修正草案[4]的“專利法”第66條，臺灣地區(qū)修改后的實(shí)質(zhì)審查流程廢除了再審查流程，而是類似于中國大陸的專利制度，引入了復(fù)審程序。
原申請案在被核駁后，可以提出復(fù)審。若在提出復(fù)審時(shí)對說明書、權(quán)利要求或附圖有修改，則先進(jìn)入前置審查，由原審查員或原審查部門指定一名審查員進(jìn)行審查。
若經(jīng)前置審查認(rèn)為可核準(zhǔn)，則會發(fā)出核準(zhǔn)通知書;否則由復(fù)審和爭議審議會進(jìn)行復(fù)審審議程序。審議后，若認(rèn)為可核準(zhǔn)，則會發(fā)出核準(zhǔn)復(fù)審決定書;否則會發(fā)出核駁復(fù)審決定書。
與中國大陸的復(fù)審程序的不同之處在于兩點(diǎn)，其一為進(jìn)入前置程序的條件是需要對說明書、權(quán)利要求或附圖進(jìn)行修改;其二為復(fù)審后若滿足條件則會直接核準(zhǔn)，而非撤銷原核駁決定并退回至原審查部門進(jìn)行審查。
2、關(guān)于分案的變化
2.1發(fā)明和設(shè)計(jì)專利申請的分案時(shí)機(jī)的變化
根據(jù)修正草案中“專利法”第34條和130條的草擬修改,發(fā)明和設(shè)計(jì)專利申請分案時(shí)機(jī)如下：
時(shí)機(jī)一：原申請案審定前。
時(shí)機(jī)二：原申請案核準(zhǔn)審定書送達(dá)后3個(gè)月內(nèi)。
時(shí)機(jī)三：原申請案核駁審定書送達(dá)后2個(gè)月內(nèi)。
時(shí)機(jī)四：原申請案于核駁復(fù)審決定作出前。
時(shí)機(jī)五：原申請案于核準(zhǔn)決定書送達(dá)后3個(gè)月內(nèi)。
與修改前相比，原申請案在實(shí)質(zhì)審查被核駁后，在不提出復(fù)審請求的情況下，申請人仍可以進(jìn)行分案。此外，申請人無需擔(dān)憂不同的分案時(shí)機(jī)導(dǎo)致分案具有不同的實(shí)質(zhì)審查流程。
需要注意的是，按照修正草案的規(guī)定，復(fù)審后若被核駁，則不能再提出分案。
2.2新型專利申請的分案時(shí)機(jī)的變化
根據(jù)修正草案中“專利法”第107條的草擬修改，新型專利申請的分案時(shí)機(jī)如下：
時(shí)機(jī)一：原申請案處分前，即未收到核準(zhǔn)處分書或核駁處分書之前。
時(shí)機(jī)二：原申請案核準(zhǔn)處分書送達(dá)后3個(gè)月內(nèi)。
時(shí)機(jī)三：原申請案不予專利之處分書送達(dá)后1個(gè)月內(nèi)。
時(shí)機(jī)四：原申請案于復(fù)審決定作出前。
時(shí)機(jī)五：原申請案于核準(zhǔn)決定書送達(dá)后3個(gè)月內(nèi)。
與修改前相比，新型專利申請的分案時(shí)機(jī)新增了時(shí)機(jī)三至?xí)r機(jī)五。與發(fā)明專利申請類似，原申請案在被核駁后，即便不提出復(fù)審請求，申請人也可以提出分案，只是留給申請人提出分案的時(shí)間更短。同樣，復(fù)審后若被核駁，則不能再提出分案。
三、結(jié)語
以上針對臺灣地區(qū)關(guān)于分案制度的現(xiàn)行規(guī)定和修正草案提出的草擬修改進(jìn)行了對比介紹。通過前述對比可以看到，修正草案生效后，提交分案申請時(shí)可選的時(shí)機(jī)將增多，申請人可以根據(jù)不同的專利申請類型選擇合適的時(shí)機(jī)提出分案，尋求更大的保護(hù)權(quán)益。但是，需要注意的是，在修正草案正式生效之前，申請人仍需按照現(xiàn)行的規(guī)定提出分案。
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