摘要
發(fā)明專利實質(zhì)審查意見中出現(xiàn)非專利文獻(xiàn)類對比文件的頻次日趨增多，而非專利文獻(xiàn)通常會存在電子出版和紙質(zhì)出版等多種出版方式，導(dǎo)致其“公開日期”的認(rèn)定難免出現(xiàn)爭議。為此，該文章結(jié)合實務(wù)案例，從申請人的視角對會議論文、學(xué)位論文等非專利文獻(xiàn)類對比文件的“公開日期”的核實和異議策略進(jìn)行了探討，以期幫助申請人更好地應(yīng)對援引了這類對比文件的審查意見的答復(fù)。
關(guān)鍵詞：發(fā)明專利申請;非專利文獻(xiàn);對比文件;公開日期
引言
在發(fā)明專利實質(zhì)審查過程中，審查員常會引用非專利文獻(xiàn)作為對比文件來評述專利申請的新穎性和/或創(chuàng)造性，常見的非專利文獻(xiàn)有期刊論文、學(xué)位論文、會議論文等?！吨腥A人民共和國專利法》(2020年修正)第二十二條明確規(guī)定：“現(xiàn)有技術(shù)，是指申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)。”顯然，非專利文獻(xiàn)的公開日期的確定顯得尤為重要，其公開日期必須早于專利申請的申請日，才能視作現(xiàn)有技術(shù)，用作對比文件評述新穎性/創(chuàng)造性，故非專利文獻(xiàn)公開日期的確定將直接決定其是否具備作為對比文件的資格，實務(wù)中，審查員、申請人對非專利文獻(xiàn)的公開日期存在爭議的案例已屢見不鮮。為此，近年來有不少審查專家對非專利文獻(xiàn)的公開日期的確定展開了研究、探討[1-5]，但是未見有從申請人視角討論非專利文獻(xiàn)的公開日期的相關(guān)報道，本文試從申請人視角對發(fā)明專利實質(zhì)審查意見中援引的會議論文、學(xué)位論文等非專利文獻(xiàn)類對比文件的“公開日期”的核實和異議進(jìn)行探討，以供參考。
案例
(一)案例一
1、案情簡介
申請?zhí)枺?0171072××××.9
申請日：2017年8月23日
發(fā)明名稱：用于制備涂層抗拉結(jié)合強(qiáng)度試樣的加壓固化裝置
在第一次審查意見通知書中，審查員引用2篇專利文獻(xiàn)評價上述專利申請所有權(quán)利要求均不具備創(chuàng)造性。申請人針對該審查意見修改權(quán)利要求書后，提交了意見陳述書，在此基礎(chǔ)上審查員對上述專利申請繼續(xù)進(jìn)行實質(zhì)審查，并發(fā)出了第二次審查意見通知書。
在第二次審查意見通知書中，審查員引用對比文件3評價上述專利申請所有修改后的權(quán)利要求均不具備創(chuàng)造性，審查員所認(rèn)定的對比文件3的基本著錄信息如表1所示。
表1 審查員所認(rèn)定的對比文件3的基本著錄信息情況表
申請人在收到第二次審查意見通知書后經(jīng)過核實發(fā)現(xiàn)，對比文件3系自己發(fā)表的會議論文，且該會議論文與上述專利申請在技術(shù)層面的差異確實很小，若該會議論文確實可以構(gòu)成上述專利申請的現(xiàn)有技術(shù)，則上述專利申請很難克服審查員所指出的創(chuàng)造性缺陷。
同時，申請人發(fā)現(xiàn)，審查員所認(rèn)定的對比文件3的公開日期(2017年7月31日)與上述專利申請的申請日(2017年8月23日)的日期差異并不大，為此，申請人登錄中國知網(wǎng)對該會議論文進(jìn)行了查詢，中國知網(wǎng)總庫檢索頁面顯示該會議論文的“發(fā)表時間”為2017年9月19日，具體參見圖1.點(diǎn)擊圖1中示出的該會議論文的“題名”，進(jìn)入詳情頁面，示出了“會議時間”為2017年9月19日，具體參見圖2.點(diǎn)擊圖1中示出的該會議論文的“來源”，進(jìn)入《2017年航空試驗測試技術(shù)學(xué)術(shù)論文集》詳情頁面，示出了“會議時間”為2017年9月19日，“出版日期”為2017年7月，具體參見圖3.
圖1 中國知網(wǎng)總庫檢索出的會議論文著錄信息
圖2 論文詳情頁面給出的會議論文著錄信息
圖3《2017年智能裝備與試驗測試技術(shù)年會論文集》中國知網(wǎng)詳情頁面
一般來說，會議論文集的“出版日期”一般不會早于“會議時間”，否則會議的吸引力、意義也會大打折扣。因此，申請人懷疑中國知網(wǎng)所記載的上述論文集的“出版日期”與其真正的“公開日期”存在出入。為此，申請人帶著疑問查閱了上述論文集的紙質(zhì)版，從該會議論文集的紙質(zhì)版來看，該論文集的“出版日期”為2017年9月20日(參見圖4、圖5)，這無疑印證了申請人的猜測。
圖4 《2017年智能裝備與試驗測試技術(shù)年會論文集》扉頁截圖
圖5 《2017年智能裝備與試驗測試技術(shù)年會論文集》封底截圖
此后，通過提交意見陳述書，對審查員所認(rèn)定的上述會議論文的公開日期進(jìn)行了質(zhì)疑，以期否定上述會議論文用作對比文件的資格。具體地，一方面，申請人結(jié)合圖1-3.對上述論文集的“出版日期”、“發(fā)表時間”存在明顯不同，提出了質(zhì)疑。另一方面，結(jié)合上述論文集的掃描件指出，該論文集的“出版日期”應(yīng)該為2017年9月20日;且據(jù)了解，上述會議的“召開時間”為2017年9月18日至22日，而如前所述，會議論文集的“出版日期”一般不會早于會議的“召開時間”，否則會議的吸引力、意義也會大打折扣，由此進(jìn)一步推斷：上述會議論文的“出版日期”不可能是中國知網(wǎng)所記載的2017年7月，而應(yīng)該是2017年9月20日。因此，無論是上述會議論文的“出版日期”，還是上述會議論文的宣讀時間(即在會議上宣讀、演講)，均應(yīng)晚于上述專利申請的申請日(2017年8月23日)，也即，上述會議論文的“公開日期”應(yīng)晚于上述專利申請的申請日，不能構(gòu)成該專利申請的現(xiàn)有技術(shù)，故而不能用作對比文件來評述該專利申請的創(chuàng)造性。
從如上角度進(jìn)行意見陳述，本案例的專利申請最終被授予專利權(quán)。
2、小結(jié)
(1)實質(zhì)審查過程中，審查員常會通過中國知網(wǎng)等非專利文獻(xiàn)電子數(shù)據(jù)庫追蹤申請人和/或發(fā)明人自己發(fā)表的論文，申請人在遇到這類對比文件時，應(yīng)當(dāng)格外注意核實審查意見所認(rèn)定的“公開日期”是否準(zhǔn)確。
(2)在核實會議論文等非專利文獻(xiàn)類對比文件的“公開日期”時，除了通過非專利文獻(xiàn)電子數(shù)據(jù)庫進(jìn)行線上核實外，還應(yīng)注意通過出版物實物進(jìn)行線下核實。
(3)結(jié)合會議論文等非專利文獻(xiàn)的特點(diǎn)及證據(jù)，對于審查意見所認(rèn)定的“公開日期”有悖常理之處進(jìn)行舉證及合理質(zhì)疑，此時舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移至審查員[3]，若審查員無法進(jìn)一步提出更有力的證據(jù)、理由，則需承擔(dān)舉證不能的不利后果，進(jìn)而不能再用該文獻(xiàn)作為對比文件來評述新穎性/創(chuàng)造性。
(二)案例2
1、案情簡介
申請?zhí)枺?0211131××××.6
申請日：2021年11月09日
發(fā)明名稱：一種羥基化杜仲膠的制備方法及其應(yīng)用
在第一次審查意見通知書中，審查員引用對比文件1評價上述專利申請的所有的權(quán)利要求均不具備創(chuàng)造性，審查員所認(rèn)定的對比文件1的基本著錄信息如表2所示。
表2 審查員所認(rèn)定的對比文件1的基本著錄信息情況表
經(jīng)核實發(fā)現(xiàn)，對比文件1系本案發(fā)明人之一的碩士論文，且該碩士論文幾乎公開了上述專利申請的所有內(nèi)容，若該碩士論文構(gòu)成了上述專利申請的現(xiàn)有技術(shù)，則上述專利申請勢必難以克服審查員所指出的創(chuàng)造性缺陷。
同時，審查員所認(rèn)定的對比文件1的“公開日期”(2021 年 05 月01日)在上述專利申請的申請日(2021年11月09日)之前。進(jìn)一步登錄中國知網(wǎng)進(jìn)行查詢，知網(wǎng)所顯示的對比文件1的時間存在2個，一個是中國知網(wǎng)總庫檢索頁面顯示該會議論文的“發(fā)表時間”，為2021年5月1日，參見圖6;另一個是該碩士論文的詳情頁面示出的網(wǎng)絡(luò)出版時間，為2022-08-16~2022-09-15.具體參見圖7.顯然，兩個時間存在明顯差異。
圖6 中國知網(wǎng)總庫檢索頁面截圖
圖7 上述碩士論文的詳情頁面截圖
申請人下載了上述碩士論文全文，閱讀后發(fā)現(xiàn)，其封面記載的論文答辯日期是2021年5月27日，詳見圖8.
圖8 上述碩士論文封面截圖
通常，學(xué)位論文答辯之后，作者需根據(jù)答辯情況對學(xué)位論文進(jìn)行修改后，提交給導(dǎo)師、學(xué)位授予單位審核，審核完畢，才提交至中國知網(wǎng)，甚至此前還需經(jīng)過教育部抽查，故學(xué)位論文的“發(fā)表日期”通常不可能早于“答辯時間”。通過核對經(jīng)學(xué)位授予單位蓋章的答辯申請表后發(fā)現(xiàn)，答辯申請表上明確記載了答辯時間為2021年5月27日，而碩士論文的“發(fā)表時間”通常不可能早于答辯時間，這無疑說明了中國知網(wǎng)所記載的“發(fā)表時間”與該碩士論文的實際“公開日期”存在出入。
此后，提交意見陳述書和相關(guān)證據(jù)，對審查員所認(rèn)定的上述碩士論文的“公開日期”進(jìn)行了質(zhì)疑，以期否定上述碩士論文用作對比文件的資格。具體地，一方面，申請人在意見陳述書中，結(jié)合圖6和圖7.對上述論文的“出版日期”、“發(fā)表時間”存在明顯不同，提出了質(zhì)疑;另一方面，結(jié)合上述碩士論文中記載的答辯時間指出，該碩士論文的“發(fā)表日期”應(yīng)該晚于“答辯時間”，并提交了上述答辯申請表的電子掃描件作為證明文件。由此進(jìn)一步推斷：上述碩士論文的“公開日期”不可能是中國知網(wǎng)所記載的發(fā)表時間(2021年5月1日)，而應(yīng)該根據(jù)碩士電子期刊的出版時間(2022年8月16日~2022年9月15日)來認(rèn)定，具體應(yīng)該是2022年9月15日。因此，上述碩士論文的“公開日期”應(yīng)晚于上述專利申請的申請日(2021年11月9日)，不能構(gòu)成該專利申請的現(xiàn)有技術(shù)，故而不能用作對比文件來評述該專利申請的創(chuàng)造性。最終，本案例的專利申請也順利通過了審查，被授予了專利權(quán)。
2、小結(jié)
(1)中國知網(wǎng)等非專利文獻(xiàn)電子數(shù)據(jù)庫中，學(xué)位論文的“發(fā)表時間”和“出版日期”可能存在差異，申請人在遇到這類對比文件時，需要格外注意甄別，以確認(rèn)其真實的“公開日期”。
(2)申請人在核實學(xué)位論文類對比文件的“公開日期”時，除了通過非專利文獻(xiàn)電子數(shù)據(jù)庫進(jìn)行核實外，還可結(jié)合學(xué)位論文的全文、答辯公告、答辯申請表等進(jìn)行核實。
(3)結(jié)合學(xué)位論文需要經(jīng)過答辯、修改、多重審核后再提交、公開的特點(diǎn)，申請人可對所認(rèn)定的“公開日期”不符常理之處進(jìn)行質(zhì)疑，并提交相關(guān)證據(jù)，以期推導(dǎo)得出其真實、準(zhǔn)確的“公開日期”，提高通過對“公開日期”提出異議而通過審查的成功率。
2、小結(jié)
結(jié)語
隨著社會的發(fā)展，文獻(xiàn)信息電子化和網(wǎng)絡(luò)化程度越來越高，發(fā)明專利實質(zhì)審查意見中出現(xiàn)非專利文獻(xiàn)類對比文件的頻次也日趨增多，由于非專利文獻(xiàn)通常會存在電子出版物和紙質(zhì)出版物，其“發(fā)表時間”、“出版日期”往往存在多個，它們的“公開日期”的認(rèn)定難免可能出現(xiàn)差錯。申請人在面對這類“對比文件”時，應(yīng)當(dāng)格外注意核實其“公開日期”的認(rèn)定是否準(zhǔn)確，若不準(zhǔn)確，則可參考前述總結(jié)的策略提出異議并提供相關(guān)證據(jù)，以期否定該“對比文件”作為現(xiàn)有技術(shù)評述新穎性/創(chuàng)造性的資格，如此，有可能取得事半功倍的效果，更快地通過實質(zhì)審查。
此外，筆者在實務(wù)中發(fā)現(xiàn)，專利申請的部分或全部技術(shù)方案被申請人或發(fā)明人自己發(fā)表的論文公開的情況經(jīng)常出現(xiàn)，建議申請人合理把握論文投遞和專利申請時機(jī)，以盡可能避免出現(xiàn)上述情況。
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(原標(biāo)題：淺談專利審查意見中有關(guān)非專利文獻(xiàn)公開日期的異議)
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