專利是否具有實用性的判斷方法
——（2020）最高法知行終330號
近日，最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭審結(jié)上訴人廣東南天司法鑒定所(以下簡稱南天司法鑒定所)與被上訴人陽西縣儒洞塑料薄膜機械制袋廠(以下簡稱儒洞機械制袋廠)、原審被告國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛一案，該案明確了對專利實用性的判斷方法，強調(diào)“獲得專利授權(quán)的技術(shù)方案在實際應(yīng)用中是否具有較高價值，能否實現(xiàn)檢測結(jié)果的準(zhǔn)確可靠”通常并非專利授權(quán)時的考慮因素。
原國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(以下簡稱專利復(fù)審委員會)針對儒洞機械制袋廠就200910106896.0號、名稱為“一種利用計算機檢驗文件制成時間的方法及計算機系統(tǒng)”的發(fā)明專利(以下簡稱本專利)提起的無效宣告請求于2017年12月24日作出第34391號無效宣告請求審查決定(以下簡稱被訴決定)，認(rèn)定：本專利權(quán)利要求1-10符合專利法第二十二條第四款、第二十六條第三款及第四款的規(guī)定，維持本專利有效。儒洞機械制袋廠不服被訴決定，起訴請求：撤銷被訴決定，并判令國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出決定。
原審法院認(rèn)為，本專利的技術(shù)方案能否實現(xiàn)，本質(zhì)上取決于專利權(quán)人所聲稱的顏色與時間之間的變化規(guī)律是否客觀、必然地存在。在顏色與時間變化的內(nèi)在機理未知、文件初始狀態(tài)及變化歷程未知的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員無法確信采用本專利的方法即能夠?qū)崿F(xiàn)專利權(quán)人所聲稱的確定文件制成時間的技術(shù)效果，因此權(quán)利要求1不符合專利法第二十二條第四款關(guān)于實用性的規(guī)定。本專利說明書未明確限定權(quán)利要求保護的范圍，本領(lǐng)域技術(shù)人員亦無法通過說明書記載內(nèi)容實現(xiàn)本專利技術(shù)方案，并解決相應(yīng)的技術(shù)問題，故本專利不符合專利法第二十六條第三款及第四款的規(guī)定。判決：(一)撤銷被訴決定;(二)國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出審查決定。南天司法鑒定所不服，上訴至最高人民法院，請求：撤銷原審判決，維持被訴決定。
最高人民法院認(rèn)為，專利法第二十二條第四款規(guī)定的實用性，是指該發(fā)明或者實用新型能夠制造或者使用，并且能夠產(chǎn)生積極效果。其中，“能夠制造或者使用”是指發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案具有在產(chǎn)業(yè)中被制造或使用的可能性，即滿足實用性要求的技術(shù)方案不能違背自然規(guī)律且應(yīng)具有再現(xiàn)性。“能夠產(chǎn)生積極效果”，則要排除明顯無益、脫離社會需要的技術(shù)方案。
違背自然規(guī)律的發(fā)明或者實用新型專利是不能實施的，而且這種不能實施是由于技術(shù)方案本身固有的缺陷造成。本專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案系根據(jù)顏色指標(biāo)數(shù)據(jù)隨時間變化的規(guī)律并利用計算機技術(shù)實現(xiàn)對文件制成時間的檢驗。本領(lǐng)域技術(shù)人員知道，使用墨水書寫的字跡通常存在隨保存時間變長而逐漸褪色的現(xiàn)象。本領(lǐng)域技術(shù)人員還知道，不同顏色的亮度(色階是表示亮度強弱的指標(biāo))是不同的?；谶@些常識，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠知道墨水字跡隨保存時間的變長其顏色及亮度均會隨之變化。由此可見，即使這些變化會受墨水類型以及保存環(huán)境等因素的影響，但是當(dāng)以顏色或亮度作為字跡顏色指標(biāo)數(shù)據(jù)時，字跡顏色指標(biāo)數(shù)據(jù)隨時間變化的規(guī)律是客觀存在的。因此，根據(jù)墨水書寫的字跡通常隨保存時間變長而逐漸褪色的現(xiàn)象形成的本專利技術(shù)方案并不違背自然規(guī)律，本專利技術(shù)方案本身不存在固有的缺陷。
本專利說明書對專利的實施條件進行了諸如“樣本文件和待檢文件制成時，使用的墨水必須相同”等限定。除此之外，本領(lǐng)域技術(shù)人員在進行文件制成時間檢驗過程中還應(yīng)當(dāng)考慮字跡制成后可能受到的保存環(huán)境和其他干擾因素的影響。需要澄清的是，本專利的檢測結(jié)果是否準(zhǔn)確與其是否具有可再現(xiàn)性具有本質(zhì)區(qū)別。前者是指由于實施專利技術(shù)方案過程中未能確保某些技術(shù)條件(如字跡制成后受溫度、濕度、光照等保存環(huán)境的影響)而導(dǎo)致檢測準(zhǔn)確度低;后者則是在確保實施本專利所需全部技術(shù)條件下，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員仍不可能重復(fù)實現(xiàn)該技術(shù)方案所要求達到的結(jié)果。因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員基于本專利技術(shù)方案檢測文件制成時間時，只要嚴(yán)格按照限定條件可以實施，就表明利用計算機技術(shù)進行文件制成時間的檢驗是能夠重復(fù)實施、可以再現(xiàn)的。由此可見，即使有證據(jù)表明南天司法鑒定所作的部分檢測結(jié)果不準(zhǔn)確，但由于無法確定樣本文件和待檢文件的保存條件完全相同，因此這些不準(zhǔn)確的檢測結(jié)果并不足以否認(rèn)本專利的技術(shù)方案具有可再現(xiàn)性。此外，本專利并非明顯無益、脫離社會需要的技術(shù)方案，不宜輕易否定其實用性。
需要強調(diào)的是，國務(wù)院專利行政部門根據(jù)專利法關(guān)于新穎性、創(chuàng)造性、實用性的授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)對一項技術(shù)方案進行審查并授予專利權(quán)，并不意味著該技術(shù)方案在申請日時必須是最佳的技術(shù)方案，更不意味著其必然具有較高的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用價值。獲得專利授權(quán)的技術(shù)方案在實際應(yīng)用中是否具有較高價值，能否實現(xiàn)檢測結(jié)果的準(zhǔn)確可靠，通常并非專利授權(quán)與否的考慮因素。
本專利說明書已經(jīng)對技術(shù)方案作出清楚、完整的說明，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)，且權(quán)利要求技術(shù)方案能夠從說明書公開的內(nèi)容中得到，故本專利符合專利法第二十六條第三款和第四款的規(guī)定。最終，最高人民法院依法予以改判：(一)撤銷原審判決;(二)駁回儒洞機械制袋廠的訴訟請求。
本案二審判決依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，結(jié)合具體案情詳盡說理，明確了對專利是否具有實用性的判斷方法，強調(diào)“獲得專利授權(quán)的技術(shù)方案在實際應(yīng)用中是否具有較高價值，能否實現(xiàn)檢測結(jié)果的準(zhǔn)確可靠”通常并非專利授權(quán)的考慮因素。本案有助于澄清社會公眾對專利制度存在的認(rèn)識誤區(qū)，力求將專利審查授權(quán)回歸專利制度本身，具有典型意義。
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