原標題：中國無效程序中最接近現(xiàn)有技術(shù)的選擇
最接近的現(xiàn)有技術(shù)是創(chuàng)造性判斷的邏輯起點，選擇恰當?shù)淖罱咏F(xiàn)有技術(shù)對于創(chuàng)造性判斷來說是非常重要的。本文在此結(jié)合審查指南以及一個案例來簡要討論在專利實務中選擇最接近現(xiàn)有技術(shù)時所應當考慮的各種因素。
一、引言
在中國，判斷創(chuàng)造性遵循“三步法”：第一步，確定最接近的現(xiàn)有技術(shù);第二步，確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題;第三步，判斷要求保護的發(fā)明對本領域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。最接近的現(xiàn)有技術(shù)是創(chuàng)造性判斷的邏輯起點，選擇恰當?shù)淖罱咏F(xiàn)有技術(shù)對于創(chuàng)造性判斷來說是非常重要的。本文在此結(jié)合審查指南以及一個案例來簡要討論在專利實務中選擇最接近現(xiàn)有技術(shù)時所應當考慮的各種因素。
二、審查指南規(guī)定
《專利審查指南》針對最接近現(xiàn)有技術(shù)的確定進行了如下規(guī)定：
“最接近的現(xiàn)有技術(shù)，是指現(xiàn)有技術(shù)中與要求保護的發(fā)明最密切相關的一個技術(shù)方案，它是判斷發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點的基礎。最接近的現(xiàn)有技術(shù)，例如可以是，與要求保護的發(fā)明技術(shù)領域相同，所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果或者用途最接近和/或公開了發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)，或者雖然與要求保護的發(fā)明技術(shù)領域不同，但能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的功能，并且公開發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)。
應當注意的是，在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，應首先考慮技術(shù)領域相同或相近的現(xiàn)有技術(shù)。”
在實務中，對于最接近現(xiàn)有技術(shù)的確定，還存在一些其他的考慮因素。全面地掌握和理解這些因素，能夠有助于制定恰當?shù)臒o效策略。
三、案例介紹
本文所介紹的案例來自于最高人民法院發(fā)布的《最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)案件年度報告(2019)》。涉案專利涉及“鯊魚鰭式天線”，其授權(quán)公告的權(quán)利要求1如下：
“一種鯊魚鰭式天線，其特征在于具有天線外殼，天線外殼內(nèi)側(cè)上部設置有無線電接收天線，無線電接收天線一端設有天線信號輸出端，天線信號輸出端通過天線連接元件與天線放大器信號輸入端相連接，或直接與同軸電纜匹配相連，天線外殼底部裝有安裝底板;
所述無線電接收天線通過注塑嵌裝或固定卡裝在天線外殼內(nèi)側(cè)上部;
在天線外殼內(nèi)側(cè)上部設置有無線電接收天線，所述無線電接收天線采用螺旋狀彈簧天線、或金屬天線，增加了天線接收無線電信號的有效長度，實現(xiàn)360度全向性信號接收;
所述無線電接收天線為AM/FM共用天線。”
無效宣告請求人所使用的最接近現(xiàn)有技術(shù)(以下稱為對比文件1)同樣涉及鯊魚鰭式天線，其公開了權(quán)利要求1的大部分技術(shù)特征。區(qū)別特征僅為：a、天線信號輸出端通過天線連接元件與天線放大器信號輸入端相連接，或直接與同軸電纜匹配相連;b、所述無線電接收天線通過注塑嵌裝或固定卡裝在天線外殼內(nèi)側(cè)上部;c、所述無線電接收天線為AM/FM共用天線。其中，區(qū)別特征a、b、c均被其它現(xiàn)有技術(shù)所公開，也屬于公知常識。
按照通常的理解，對比文件1的選擇應當是恰當?shù)?，其與涉案專利的技術(shù)領域相同，也公開了大部分技術(shù)特征。然而，原專利復審委員會認為權(quán)利要求1具有創(chuàng)造性，其理由是：
“對于區(qū)別技術(shù)特征c，對比文件1的技術(shù)方案正是采用了將AM天線和FM天線作分離式設計形成兩根天線的技術(shù)手段來實現(xiàn)可克服背景技術(shù)中所提及的缺陷的、接收訊號效果好的天線裝置，而多根天線的使用在本專利中認為是存在技術(shù)缺陷的技術(shù)手段，若在對比文件1所公開的技術(shù)方案的基礎上結(jié)合使用AM/FM共用天線的技術(shù)手段則會使得其不能解決其所要解決的技術(shù)問題，即在對比文件1中存在相反的技術(shù)教導，阻礙了本領域技術(shù)人員解決本專利實際所要解決的技術(shù)問題，本領域技術(shù)人員在對比文件1所公開的技術(shù)方案的基礎上無法獲得將其與現(xiàn)有技術(shù)中的使用AM/FM共用天線的技術(shù)手段相結(jié)合的技術(shù)啟示。”
一審法院和二審法院均支持了上述觀點。
在再審階段，最高人民法院認為，在本案中不存在所謂的相反的技術(shù)啟示：
“首先，在認定權(quán)利要求是否具備創(chuàng)造性時，應考慮是否現(xiàn)有技術(shù)整體上給出了技術(shù)啟示，使得本領域的技術(shù)人員在面對權(quán)利要求實際解決的技術(shù)問題時，有動機將最接近的現(xiàn)有技術(shù)與本領域的公知常識或其他現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合，以改進該最接近的現(xiàn)有技術(shù)，相應解決該權(quán)利要求實際解決的技術(shù)問題，獲得權(quán)利要求請求保護的技術(shù)方案。
其次，關于被訴決定中認定的‘相反的技術(shù)教導’，通常是相對于技術(shù)啟示而言的。在考慮一項現(xiàn)有技術(shù)是否存在相反的技術(shù)教導時，應當立足于本領域技術(shù)人員的知識水平和認知能力，從該現(xiàn)有技術(shù)的整體上進行分析和判斷。對于作為現(xiàn)有技術(shù)的專利文件，其背景技術(shù)中記載的技術(shù)缺陷本質(zhì)上是該專利的申請人在撰寫專利申請文件時的一種主觀認知，并不代表本領域技術(shù)人員必然存在此種客觀認識，也不意味著本領域技術(shù)人員會受限于與技術(shù)缺陷有關的內(nèi)容，不能從該現(xiàn)有技術(shù)得到相應的技術(shù)啟示。而且，即使記載了技術(shù)缺陷，還需進一步考慮該技術(shù)缺陷是否與區(qū)別技術(shù)特征實際解決的技術(shù)問題以及技術(shù)啟示的認定有關。
再次，人類社會之所以能夠不斷發(fā)展和進步，重要原因之一在于延續(xù)不斷地科技創(chuàng)新，持之以恒地對科學技術(shù)進行研究和改進。金無足赤，任何一項技術(shù)都必然同時具備優(yōu)點和缺陷。本領域技術(shù)人員在面對同時具有優(yōu)點和缺陷的現(xiàn)有技術(shù)，尋找技術(shù)啟示時，會基于所要實際解決的技術(shù)問題，綜合考慮各有關因素來進行相應的分析、取舍和判斷，從現(xiàn)有技術(shù)的整體上確定是否存在相應的技術(shù)啟示或相反技術(shù)教導。
對于本領域技術(shù)人員而言，基于本領域的公知常識以及對比文件1.能夠認識到在本領域既可以將AM、FM天線共享，也可以將AM、FM天線分離設計。根據(jù)對比文件1.本領域技術(shù)人員并不能得出將AM、FM共享的技術(shù)本身屬于技術(shù)缺陷，存在相反的技術(shù)教導，也不能得出將AM、FM分離需要額外付出創(chuàng)造性勞動。相反，為了解決與區(qū)別技術(shù)特征c對應的‘傳統(tǒng)天線功能單一，電子設備越多，所需要的天線數(shù)量也就越多，在空間有限的車、船上安裝多條天線是極其不便的’技術(shù)問題時，本領域技術(shù)人員能夠結(jié)合本領域的公知常識以及對比文件1中公開的技術(shù)內(nèi)容，進行相應的利弊分析和取舍，顯而易見地想到采用‘所述無線電接收天線為AM、FM共用天線’的技術(shù)方案。”
四、最接近現(xiàn)有技術(shù)的選擇要點
從上述案例可以看到，最接近現(xiàn)有技術(shù)的選擇可能引發(fā)爭議點。原專利復審委員會認為對比文件1將與區(qū)別特征c相反的手段作為其重要的技術(shù)改進點，因此，本領域技術(shù)人員沒有動機違背對比文件1的發(fā)明目的。雖然這樣的觀點最終被再審判決所否定，但類似的爭議在其它案件中可能仍然會繼續(xù)存在。
結(jié)合審查指南以及上述案例可知，在選擇最接近現(xiàn)有技術(shù)時，既存在肯定該選擇的積極因素，也存在否定該選擇的消極因素。
積極因素包括：
(1)技術(shù)領域相同或相近;
(2)公開的技術(shù)特征更多;
(3)所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果或者用途最接近。
消極因素包括：
(1)最接近現(xiàn)有技術(shù)不存在本發(fā)明實際解決的技術(shù)問題。在“三步法”中，對最接近現(xiàn)有技術(shù)進行改進的目的就在于解決最接近現(xiàn)有技術(shù)中存在的技術(shù)問題即本發(fā)明實際解決的技術(shù)問題。如果由于應用場景等原因?qū)е伦罱咏F(xiàn)有技術(shù)中不存在本發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，那么本領域技術(shù)人員對其進行改進的動機即不存在，由此無法得到權(quán)利要求的技術(shù)方案。
(2)本領域技術(shù)人員難以合理預期將區(qū)別特征結(jié)合到最接近現(xiàn)有技術(shù)中能夠解決相應的技術(shù)問題。該因素主要出現(xiàn)在諸如化學等可預期性較差的技術(shù)領域。由于將區(qū)別特征結(jié)合到最接近現(xiàn)有技術(shù)是為了解決其存在的技術(shù)問題，如果本領域技術(shù)人員無法確定這種結(jié)合能夠解決最接近現(xiàn)有技術(shù)中存在的技術(shù)問題，那么可以認為，本領域技術(shù)人員缺乏進行這種結(jié)合的動機，由此無法得到權(quán)利要求的技術(shù)方案。
(3)將區(qū)別特征結(jié)合到最接近現(xiàn)有技術(shù)存在技術(shù)難度，以致于本領域技術(shù)人員可能無法實現(xiàn)這種結(jié)合。本領域技術(shù)人員不具有進行創(chuàng)造性勞動的能力，如果區(qū)別特征與最接近現(xiàn)有技術(shù)的結(jié)合需要克服諸多技術(shù)上的困難，導致其難以實施這種結(jié)合，那么同樣無法得到權(quán)利要求的技術(shù)方案。
(4)將區(qū)別特征結(jié)合到最接近現(xiàn)有技術(shù)導致其技術(shù)方案無法實施或者違背其原有的發(fā)明目的。由于本領域技術(shù)人員將區(qū)別特征結(jié)合到最接近現(xiàn)有技術(shù)是為了改進其技術(shù)方案，如果這種結(jié)合導致其技術(shù)方案無法實施或者違背其原有的發(fā)明目的，那么也能夠在一定程度上說明本領域技術(shù)人員缺乏結(jié)合的動機，進而無法得到權(quán)利要求的技術(shù)方案。在上述案例中，專利權(quán)人本質(zhì)上是以最接近現(xiàn)有技術(shù)中存在該消極因素為主要的爭辯理由。
上述消極因素在審查指南中沒有明文規(guī)定，是我們基于審查指南的規(guī)定以及實務經(jīng)驗而總結(jié)出來的。在中國專利實務中，經(jīng)常會出現(xiàn)關于這些消極因素的爭論，無論是專利權(quán)人還是無效請求人，都能夠從這些因素出發(fā)來進行充分準備，以強化己方的觀點。
五、結(jié)語
在選擇最接近現(xiàn)有技術(shù)時，應從積極因素和消極因素進行綜合判斷，盡可能選擇能夠避免消極因素的最接近現(xiàn)有技術(shù)。當然，如果使用存在消極因素的最接近現(xiàn)有技術(shù)來提出無效宣告請求，也并不意味著無效請求不會獲得成功，通過針對這些消極因素進行充分準備，也能夠降低其不利影響，提高無效成功的可能性，而且通過使用多種證據(jù)組合方式，也能夠增加無效成功的可能性。
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