鑄成律師事務所代理申請人日立安斯泰莫株式會社，成功對第15325268號“日昭和”商標提起無效宣告請求。本案中，客戶雖擁有在先商標“SHOWA”及對“昭和”享有商號權(quán)，但其商標并不構(gòu)成馳名，且爭議商標獲準注冊已超過五年，并已由原注冊人轉(zhuǎn)讓至另一關聯(lián)公司。面對諸多不利條件，鑄成律師團隊制定了精準的訴訟策略，最終說服國家知識產(chǎn)權(quán)局認定，爭議商標的注冊已構(gòu)成《商標法》第四十四條第一款所指“以其他不正當手段取得注冊”之情形，依法予以無效宣告。
核心法律難點
1.權(quán)利基礎局限：權(quán)利人對“昭和”沒有在先注冊商標權(quán);
2.時間障礙：爭議商標注冊已超過五年法定期限;
3.主體變更：目標商標中途發(fā)生轉(zhuǎn)讓，由原惡意持有人轉(zhuǎn)移到關聯(lián)公司，原公司已經(jīng)注銷。商標轉(zhuǎn)讓及原公司注銷增加了惡意追溯和事實認定的難度。
為克服上述難點，鑄成制定了周密的訴訟策略，其核心在于將原注冊人與現(xiàn)持有人作為統(tǒng)一的惡意主體進行論證。
（1）構(gòu)建證據(jù)鏈條
首先，通過與客戶進行充分溝通，搜集并發(fā)送所有“SHOWA/昭和”商標和商號相關的證據(jù)材料。同時就客戶“SHOWA/昭和”商標和商號在中國的使用進行了網(wǎng)絡查詢及國圖檢索，進一步搜集證據(jù)。
其次，對目標主體、原商標注冊人的商標狀況、商業(yè)使用情況及兩公司之間的關聯(lián)關系進行了深入的網(wǎng)絡調(diào)研。調(diào)研結(jié)果顯示，兩個主體是關聯(lián)公司，原注冊人曾多次抄襲客戶商標，客戶已對其商標提出異議和無效宣告申請。原商標注冊人再次抄襲客戶“SHOWA/昭和”相關標識，申請注冊本案爭議商標，惡意明顯。隨后，原注冊人將目標商標轉(zhuǎn)讓至目標主體并繼續(xù)使用，以掩蓋其惡意行為。鑄成律師團隊對調(diào)研結(jié)果進行了網(wǎng)頁公證，并及時保存了相關證據(jù)。
（2）核心法律主張
基于以上分析和證據(jù)，鑄成在無效宣告理由中進行了充分論證：1)客戶的在先商標和商號具有較高知名度，“SHOWA”和“昭和”之間存在直接對應關系;2)目標主體及其原所有人存在商業(yè)聯(lián)系，屬于關聯(lián)公司，明顯具有抄襲客戶商標的惡意，并進行了惡意使用。原商標注冊人轉(zhuǎn)讓商標的行為實質(zhì)上是為了掩蓋其惡意行為，無法排除其在商標注冊時的不正當性，理應予以無效。
（3）國知局采納觀點
最終，國家知識產(chǎn)權(quán)局裁定認定：申請人關聯(lián)公司商號“SHOWA / 昭和” 已具有一定知名度。爭議商標原權(quán)利人理應知曉申請人關聯(lián)公司商號。爭議商標原權(quán)利人未能提供其商標的合理出處，其行為難謂正當。爭議商標的原權(quán)利人及被申請人申請注冊爭議商標的行為具有明顯的復制、抄襲他人高知名度商標的故意，故爭議商標原權(quán)利人申請注冊爭議商標的行為已構(gòu)成了2013年《商標法》第四十四條第一款所指的以 “其他不正當手段” 取得注冊的情形。本案爭議商標雖系被申請人受讓取得，但從2013年《商標法》第四十四條第一款的立法目的和法律規(guī)定的實效性角度考慮，如果將商標轉(zhuǎn)讓情形視為排除情形，則該條款用來禁止商標注冊人進行不正當注冊和商標囤積、販賣的制度目的會落空，從而使得該條款在實際操作中存在被規(guī)避的可能。因此，爭議商標已經(jīng)轉(zhuǎn)讓的事實不能改變爭議商標申請注冊時的非正當性，爭議商標已違反2013年《商標法》第四十四條第一款的規(guī)定。從而依據(jù)《商標法》第四十四條第一款的規(guī)定，將爭議商標宣告無效。
案件的典型意義
本案對打擊惡意商標注冊具有重要的先例價值和實踐指導意義，也體現(xiàn)了鑄成律師事務所在處理復雜知識產(chǎn)權(quán)爭議中的前瞻性思維與強大執(zhí)行力：
第一，該案件的勝利，有力打擊了目標主體，維護了客戶的商標權(quán)利。同時，為打擊其他類似案件獲得了判例支持。
第二，通過該案件向市場傳遞出信號，體現(xiàn)了國家產(chǎn)權(quán)局對于打擊惡意注冊的堅決態(tài)度。對于注冊超過5年的商標，如果目標主體惡意明顯，可以建議客戶嘗試用第四十四條提起無效。如果可以證明目標主體具有明顯惡意，雖然客戶商標未構(gòu)成馳名，但依然可能依據(jù)商標法第四十四條將目標商標無效。
第三，國家知識產(chǎn)權(quán)局在裁定中明確指出，商標轉(zhuǎn)讓的事實并不能作為排除商標注冊非正當性的理由。因此，在商標異議或無效宣告案件中，對于已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)讓的商標，若原權(quán)利人存在明顯惡意，其惡意行為仍可作為證明目標主體具有惡意的重要證據(jù)，并可能獲得支持。這一點說明，在案件調(diào)研過程中，應對商標的注冊、轉(zhuǎn)讓等全流程進行詳細審查。對于存在轉(zhuǎn)讓記錄的商標，應深入調(diào)查原權(quán)利人的商標及商業(yè)活動，盡可能收集有力證據(jù)，以有效支持案件。若發(fā)現(xiàn)原權(quán)利人具有明顯惡意，此事實可能成為案件致勝的關鍵因素。
本案的成功，不僅彰顯了行政執(zhí)法機關在維護商標注冊秩序上的堅定立場，也充分體現(xiàn)了鑄成律師事務所為客戶的核心知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)提供堅實保障的專業(yè)實力。
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