筆者近期處理了一件較為有趣的復(fù)審案件。該案是外國主體為申請人的進(jìn)入國家階段的國際申請。在經(jīng)歷了兩輪審查意見答復(fù)后，收到了審查員下發(fā)的駁回決定。此后不久，筆者接到了下發(fā)駁回決定的審查員的電話，在電話溝通中該審查員表示，若申請人同意將目前待決權(quán)利要求中的某一從屬權(quán)利要求并入權(quán)利要求1中，其將在前置審查中提出同意撤銷駁回決定的審查意見。
該申請的權(quán)利要求1為產(chǎn)品權(quán)利要求。在審查員所提及的從屬權(quán)利要求中包含一特征“A元件包括M個突出部”(該從屬權(quán)利要求還包含有其他特征，因與所討論的問題無甚關(guān)聯(lián)，因而為簡潔起見而省略;此外審慎起見還隱去了特征中的部分信息)。
筆者將審查員的意見轉(zhuǎn)達(dá)給了外國申請人并詢問其是否同意按照審查員的建議修改權(quán)利要求。申請人的反饋是，其自己的產(chǎn)品目前是在A元件上設(shè)置了N個突出部(N大于M)。根據(jù)中國的專利實踐，如果按照審查員的建議進(jìn)行修改后的權(quán)利要求1的技術(shù)方案能夠涵蓋到其自身的產(chǎn)品，則申請人同意照此修改，若不能，則不同意。同時，申請人還希望筆者能夠根據(jù)中國的專利實踐給出是否進(jìn)行修改的建設(shè)性意見。
其實，筆者的理解是，專利權(quán)的本質(zhì)在于“排他”。專利權(quán)人獲得了一項專利權(quán)并不意味著專利權(quán)人獲得了專有實施相應(yīng)專利技術(shù)的權(quán)利，而是獲得了排除他人未經(jīng)授權(quán)而使用專利技術(shù)的權(quán)利。可以說，申請人自身生產(chǎn)的產(chǎn)品與其申請保護(hù)的專利技術(shù)并不具有必然的對應(yīng)性。質(zhì)言之，申請人需要關(guān)注的應(yīng)是，申請人當(dāng)前生產(chǎn)的產(chǎn)品不要侵犯他人的專利權(quán)，而并不是讓自己的產(chǎn)品落入到其自己的專利權(quán)范圍內(nèi)。原因在于，即便申請人自己的專利“保護(hù)”了自己生產(chǎn)的產(chǎn)品也并不意味著其能夠自由地生產(chǎn)該產(chǎn)品，申請人對自己的專利技術(shù)的實施依然可能侵犯他人的專利權(quán)。從這個角度看，申請人的上述顧慮似乎是沒那么必要的。
不過，筆者由此延伸考慮到了另外一個問題。筆者考慮到上述從屬權(quán)利要求中所包含的特征“A元件包括M個突出部”中含有單點值M，如果將這樣的數(shù)值特征加入權(quán)利要求1中，對申請人而言在后續(xù)的侵權(quán)糾紛(如果有的話)中可能埋下了隱患。比如，疑似侵權(quán)產(chǎn)品與權(quán)利要求1的技術(shù)方案的區(qū)別僅在于在該疑似侵權(quán)產(chǎn)品中A元件包括p個突出部(p不等于M)，那么到底侵不侵權(quán)?在審判實踐中，到底是會依據(jù)全面覆蓋原則判定不侵權(quán)，還是會依據(jù)等同原則來判定等同侵權(quán)呢?
出于申請人利益的考慮，筆者就此問題查閱了相關(guān)案例。筆者認(rèn)為，以下三個案件頗具代表性并為筆者后續(xù)的案件處理提供了指導(dǎo)。
I. “（2013）滬高民三(知)終字第50號”發(fā)明專利侵權(quán)糾紛案
涉案專利權(quán)利要求1包括的技術(shù)特征F1為“一個阻力部件”，技術(shù)特征F2為“一個將第一延伸臂和第二延伸臂連接到阻力部件上的繩索，其中該繩索包括一個第一繩股和一個第二繩股”。
被控侵權(quán)產(chǎn)品的對應(yīng)技術(shù)特征f1為“兩個獨立的阻力部件”，對應(yīng)技術(shù)特征f2為“兩根獨立的繩索，第一根繩索將第一延伸臂連接到第一阻力部件上，第二根繩索將第二延伸臂連接到第二阻力部件上”。
涉案專利權(quán)利要求1與被訴侵權(quán)產(chǎn)品之間的主要區(qū)別就在于阻力部件的數(shù)量和繩索的數(shù)量上的不同。
涉案專利的專利權(quán)人的主張之一為，權(quán)利要求1為開放式權(quán)利要求，根據(jù)全面覆蓋原則，只要被控侵權(quán)產(chǎn)品包含了一個阻力部件、一個繩索，就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其構(gòu)成相同侵權(quán)。
上高院未支持專利權(quán)人的該主張。上高院認(rèn)為，涉案專利的權(quán)利要求1中包含一個阻力部件和一個繩索，被控侵權(quán)產(chǎn)品中包括兩個阻力部件和兩個繩索，兩者為不相同的技術(shù)特征。此外，上高院還從技術(shù)手段和技術(shù)效果方面進(jìn)行了論述，認(rèn)為兩者采用了非基本相同的技術(shù)手段且達(dá)到了非基本相同的技術(shù)效果，因而不構(gòu)成等同特征。
II. 某建材廠訴某公司專利侵權(quán)糾紛再審案（最高人民法院（2005）民三提字第1號）
涉案專利涉及一種混凝土薄壁筒體構(gòu)件。該構(gòu)件的筒管以至少二層玻璃纖維布筒疊套而成，各層玻璃纖維布筒之間由一層硫鋁酸鹽水泥無機膠凝材料或鐵鋁酸鹽水泥無機膠凝材料相粘接。被控侵權(quán)產(chǎn)品的筒管部分為在兩層水泥無機膠凝材料中夾有一層玻璃纖維布。上述兩個技術(shù)特征之間是否構(gòu)成等同是本案爭議焦點之一。
一審和二審法院均認(rèn)為，雖然被控侵權(quán)產(chǎn)品的筒管與涉案專利的權(quán)利要求1載明的技術(shù)特征存在水泥無機膠凝材料和玻璃纖維布層數(shù)的差別，但這種差別與化合物和組合物等數(shù)值范圍的限定不同，它僅僅是數(shù)量的替換，并沒有引起產(chǎn)品本質(zhì)的變化，被控侵權(quán)產(chǎn)品屬于在技術(shù)手段、所實現(xiàn)的技術(shù)功能和技術(shù)效果上與涉案專利基本相同，因而構(gòu)成等同侵權(quán)。
最高人民法院再審中認(rèn)為，首先，由于涉案專利權(quán)利要求1明確使用了限定詞“至少二層”，說明書亦明確記載玻璃纖維布筒的套疊層“可以少到僅兩層”，故在解釋權(quán)利要求時，不應(yīng)突破這一明確的限定條件。應(yīng)當(dāng)認(rèn)為，本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員通過閱讀權(quán)利要求書和說明書，無法聯(lián)想到僅含有一層或者不含玻璃纖維布仍然可以實現(xiàn)發(fā)明目的，故應(yīng)被排除在專利權(quán)保護(hù)范圍之外。其次，不能將玻璃纖維布層數(shù)的不同簡單地認(rèn)為只是數(shù)量的差別，而是要考量兩者是否確實以基本相同的技術(shù)手段實現(xiàn)基本相同的技術(shù)效果。最高人民法院認(rèn)為，筒管部分含有“至少二層以上”玻璃纖維布，在增強抗壓能力、減輕樓層重量、增加內(nèi)腔容積方面達(dá)到的技術(shù)效果應(yīng)優(yōu)于筒管部分僅含“一層”玻璃纖維布的效果。應(yīng)當(dāng)認(rèn)為，僅含“一層”玻璃纖維布不能達(dá)到含有“至少二層以上”玻璃纖維布基本相同的效果，故被控侵權(quán)產(chǎn)品不構(gòu)成等同侵權(quán)。
最高人民法院針對此案的再審判決是《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》第十二條之規(guī)定“權(quán)利要求采用“至少”“不超過”等用語對數(shù)值特征進(jìn)行界定，且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員閱讀權(quán)利要求書、說明書及附圖后認(rèn)為專利技術(shù)方案特別強調(diào)該用語對技術(shù)特征的限定作用，權(quán)利人主張與其不相同的數(shù)值特征屬于等同特征的，人民法院不予支持”的具體體現(xiàn)。
III. 深圳某公司訴上海某公司、廣州某公司專利侵權(quán)案（（2021）最高法知民終985號）
涉案專利的權(quán)利要求1請求保護(hù)一種伸縮套管的鎖緊裝置，包括上端口沿壁體軸向設(shè)有導(dǎo)槽(12)的套管(7)、插入該套管(7)的插入管(1)、套于所述套管上端口外圓的束環(huán)夾(4)、連接于所述束環(huán)夾開口端的偏心鎖緊手柄(3)，所述的插入管(1)外圓壁面上沿軸向設(shè)置有平面結(jié)構(gòu)(8);所述束環(huán)夾(4)的內(nèi)圓壁面設(shè)有限位塊(9)，該限位塊朝向束環(huán)夾中心的為一限位平面，該限位平面與所述插入管(1)外圓壁面的平面結(jié)構(gòu)(8)相貼合，其特征在于：所述限位塊(9)的背面呈弧形面，限位塊(9)背面由一導(dǎo)片(10)與束環(huán)夾(4)的內(nèi)圓壁面連接，該導(dǎo)片(10)卡于所述套管(7)的導(dǎo)槽(12)中，所述限位塊(9)背面的弧形面貼合于所述套管(7)的內(nèi)圓壁面;所述限位塊(9)的限位平面的橫向?qū)挾?L)為束環(huán)夾(4)的內(nèi)徑的0.5-0.8倍。
本案的爭議焦點是，涉案專利的權(quán)利要求1中限定了“所述限位塊(9)的限位平面的橫向?qū)挾?L)為束環(huán)夾(4)的內(nèi)徑的0.5-0.8倍”，而被訴侵權(quán)產(chǎn)品中對應(yīng)的橫向?qū)挾萀是束環(huán)夾的內(nèi)徑的0.45倍，兩者到底是否構(gòu)成等同侵權(quán)?
一審法院認(rèn)為，被訴侵權(quán)產(chǎn)品不構(gòu)成侵權(quán)，判決駁回深圳某公司的全部訴訟請求。深圳某公司不服一審判決，上訴到最高人民法院。
最高人民法院二審查明，涉案專利權(quán)利要求1在專利實質(zhì)審查過程中有過多次修改。在《第四次審查意見通知書》指出修改后的權(quán)利要求1仍不具備創(chuàng)造性后，深圳某公司在答復(fù)此次審查意見時將技術(shù)特征“所述限位塊(9)的背面呈弧形面”和“所述限位塊(9)背面的弧形面貼合于所述套管(7)的內(nèi)圓壁面”引入權(quán)利要求1中并由此獲得專利授權(quán)。
最高人民法院認(rèn)為，根據(jù)專利授權(quán)審查檔案可以確認(rèn)，涉案專利是因在答復(fù)第四次審查意見通知書時加入了另外的兩個技術(shù)特征獲得了專利授權(quán)，而爭議技術(shù)特征“限位塊的限位平面的橫向?qū)挾?即L)為束環(huán)夾的內(nèi)徑的0.5-0.8倍”并非涉案專利發(fā)明點。本領(lǐng)域普通技術(shù)人員閱讀權(quán)利要求書、說明書及附圖后不必然會認(rèn)為涉案專利的技術(shù)方案特別強調(diào)了該數(shù)值范圍對技術(shù)特征的限定作用。在此情形下，對于認(rèn)定涉案專利技術(shù)方案的上述數(shù)值范圍特征不宜完全排除等同侵權(quán)的可能性。最高人民法院的生效判決中最終認(rèn)定被訴侵權(quán)產(chǎn)品構(gòu)成了等同侵權(quán)。
最高人民法院在裁判中具體指出，對于發(fā)明或者實用新型中以數(shù)值或者連續(xù)變化的數(shù)值范圍限定的技術(shù)特征，不宜絕對排除等同原則的適用。也即，除非本領(lǐng)域普通技術(shù)人員閱讀權(quán)利要求書、說明書及附圖后認(rèn)為專利技術(shù)方案特別強調(diào)該數(shù)值或者數(shù)值范圍對技術(shù)特征的限定作用，否則仍應(yīng)站位于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員視角，結(jié)合有關(guān)數(shù)值的差值相對于數(shù)值限定的技術(shù)特征在整體技術(shù)方案中所起的作用有無實質(zhì)性影響認(rèn)定其是否構(gòu)成等同技術(shù)特征。
同時，專利權(quán)利要求具有公示性，為保障社會公眾利益，對于以數(shù)值或者數(shù)值范圍限定的技術(shù)特征，在適用等同原則時應(yīng)予嚴(yán)格限制。只有數(shù)值或數(shù)值范圍上的差異對本領(lǐng)域普通技術(shù)人員而言屬于顯而易見的基本相同的技術(shù)手段，所實現(xiàn)的技術(shù)功能和達(dá)到的技術(shù)效果實質(zhì)相同，綜合考慮技術(shù)領(lǐng)域、發(fā)明類型、權(quán)利要求修改內(nèi)容等相關(guān)因素后，認(rèn)定等同既不違背社會公眾對權(quán)利要求保護(hù)范圍的合理期待，又可以公平保護(hù)專利權(quán)利益的，才能夠認(rèn)定構(gòu)成等同技術(shù)特征。
基于上述案例特別是最高人民法院的指導(dǎo)案例，可以看出，判斷被訴侵權(quán)產(chǎn)品在與涉案專利之間的區(qū)別僅在于數(shù)值特征時是否構(gòu)成等同侵權(quán)的原則是不宜絕對排除等同原則的適用，但同時也要予以嚴(yán)格限制。在判斷是否構(gòu)成等同侵權(quán)時，重要的一點是判斷本領(lǐng)域普通技術(shù)人員閱讀權(quán)利要求書、說明書及附圖后認(rèn)為專利技術(shù)方案是否特別強調(diào)了該數(shù)值或者數(shù)值范圍對技術(shù)特征的限定作用。
回到本案中，如果申請人在權(quán)利要求1中加入特征“A元件包括M個突出部”并由此獲得了專利授權(quán)，在后續(xù)的侵權(quán)糾紛(如果有的話)中，若被訴侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利的區(qū)別僅在于突出部的數(shù)量差異，那么對方很有可能會抗辯該特征“A元件包括M個突出部”是涉案專利的發(fā)明點，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員閱讀權(quán)利要求書、說明書及附圖后會認(rèn)為涉案專利的技術(shù)方案特別強調(diào)了該單點數(shù)值M對技術(shù)特征的限定作用，并由此主張不構(gòu)成等同侵權(quán)。
為此，筆者認(rèn)為有必要與審查員進(jìn)行進(jìn)一步溝通，以盡可能為申請人尋求更好的解決方案，既能獲得授權(quán)，又不會在后續(xù)可能的侵權(quán)糾紛中因單點數(shù)值的存在而過于掣肘。考慮到申請人自己的產(chǎn)品中包括的突出部的數(shù)量大于M個，這可能表明大于M個突出部更具有市場價值，因而筆者向?qū)彶閱T轉(zhuǎn)達(dá)了申請人的顧慮并嘗試詢問了審查員是否可以將“M個”修改為“至少M個”。筆者試探性地解釋到，具體實施方式部分中給出的實施例僅是示意性的，雖然附圖和文字部分中就突出部的數(shù)量顯示為M個，但根據(jù)本申請上下文可以直接毫無疑義地確定突出部可以多于M個，所以修改為“至少M個”沒有超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。
審查員沒有同意筆者的該提議，其認(rèn)為該案關(guān)于突出部的關(guān)鍵描述較少，其中有兩處均明確限定了突出部的數(shù)量為M個(上述從屬權(quán)利要求一處，具體實施方式部分中一處)，另外一處的表述是“B元件包括位于A元件的突出部上的……”。據(jù)這些原始記載，將“M個”修改為“至少M個”超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。但幸運的是，審查員就此問題與其他幾位同事及部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了探討，并提出可以將特征“A元件包括M個突出部”修改為“A元件包括突出部”，即刪除單點數(shù)值“M個”。注意的是，本文無意于探討審查員提出的修改建議是否超范圍以及會否對權(quán)利的穩(wěn)定性有影響，這非本文探討的重點。
審查員提出該修改建議，即將“A元件包括M個突出部”修改為“A元件包括突出部”，對申請人而言無疑是利好的，甚至比筆者在先提出的將“M個”修改為“至少M個”更利好。在中國大陸的專利實踐中，如果在權(quán)利要求中引出一部件而在該部件前面沒有加任何數(shù)量限定詞，一般認(rèn)為這樣等同于限定“至少一個部件”。本案后續(xù)在請求復(fù)審時將特征“A元件包括突出部”加入了權(quán)利要求1中。目前，本案已獲得授權(quán)。
基于本案的處理經(jīng)歷，筆者對日常專利代理工作也有了一些相關(guān)的新的認(rèn)識和思考。淺談幾點，期待與業(yè)內(nèi)同行交流探討。
筆者以為，在撰寫申請文件時，對于涉及數(shù)量特征應(yīng)保持審慎態(tài)度。可能較有利的是，以從上位到中位再到下位特征的過程進(jìn)行描述，除非是技術(shù)方案本身對于數(shù)值有特殊要求，例如必須為某個數(shù)值或某個數(shù)值范圍，否則不能實現(xiàn)發(fā)明目的。此外，兜底性描述可能也是較必要的，例如“上述數(shù)量的舉例僅僅是示例性的，部件的數(shù)量可以根據(jù)實際需要而增加或減少”。
以筆者處理的本案為例，其更優(yōu)的撰寫方式可能是，先描述“A部件包括有突出部”或“A部件包括有一個或更多個突出部”，然后描述“A部件包括有M個突出部”，最后用兜底性描述“M個突出部僅僅是示意性的，在一些實施方式中，突出部的數(shù)量可以大于M個，而在另一些實施方式中，突出部的數(shù)量可以小于M個”。這樣的描述對于后續(xù)的審查階段的修改乃至后續(xù)侵權(quán)糾紛階段對權(quán)利要求的解釋都是有利的支撐。
對于數(shù)值范圍優(yōu)選地是盡可能羅列重要的中間值，甚至是窮盡式列舉。原因在于，根據(jù)中國專利實踐，在對數(shù)值范圍進(jìn)行修改時，通常不允許修改后的數(shù)值范圍的端點值沒有記載在原始說明書(包括附圖)和權(quán)利要求書中。
另外，就筆者所涉的涉外專利代理業(yè)務(wù)而言，日常工作之一是將依巴黎公約或?qū)＠献鳁l約進(jìn)中國的外文申請文件翻譯成中文申請文件。以申請語言為英文的外文申請文件為例，其權(quán)利要求書中在引出一個新的部件時常常會冠以不定冠詞“a”或“an”。不定冠詞在開放式權(quán)項中，一般可以等同地理解為“一個或更多個”。因此，對含有此種表述的語句進(jìn)行翻譯處理時，不定冠詞一般不可處理成“一個”，而且除非必要，否則通常也不可處理成“一”。
在上述提及的第I案例中，涉案專利的PCT原文中實際上是使用的不定冠詞“a”對阻力部件和繩索進(jìn)行的限定，而不是“one”。然而，由于在翻譯過程中將該不定冠詞被不當(dāng)?shù)靥幚沓闪?ldquo;一個”而使得在后期的侵權(quán)控訴中讓專利權(quán)人處于被動地位并最終遭受了損失。就此涉案專利而言，如果最初在翻譯處理時沒有將不定冠詞進(jìn)行如此不適當(dāng)?shù)奶幚恚苍S最后的侵權(quán)糾紛的判決結(jié)果會有所不同。
應(yīng)有部分讀者注意到，在中國臺灣的專利申請文件或?qū)＠募谐３Ｓ?ldquo;一”對新引出的某部件進(jìn)行限定，例如“一處理器”、“一外殼”等等。由于中國臺灣的專利實踐中有“一”并非是對數(shù)量進(jìn)行限定這樣的共識，因而這樣的表述通常不會給申請人或?qū)＠麢?quán)人帶來可能的不利后果。然而不同的是，在中國大陸的專利實踐中似乎尚未有“一”不是對數(shù)量進(jìn)行限定這樣的共識，因此對其的使用最好采審慎的態(tài)度。即便是《最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭裁判要旨(2020)》中曾指出專利權(quán)利要求中的“一”并不當(dāng)然具有數(shù)量意義上的限定作用，應(yīng)當(dāng)根據(jù)本領(lǐng)域普通技術(shù)人員閱讀權(quán)利要求書和說明書后的理解來確定其具體含義，筆者仍認(rèn)為出于對申請人利益的考慮，應(yīng)謹(jǐn)慎使用用語“一”。
以上，筆者結(jié)合自身處理的案件以及指導(dǎo)性案例對專利中的數(shù)值特征的特殊性進(jìn)行了初步探討，僅為個人觀點，如有疏漏之處，還望批評指正。
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