案情簡介：上訴人耐某專利博物館有限公司(以下簡稱耐某公司)與被上訴人中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局(以下簡稱國家知識產(chǎn)權(quán)局)、一審第三人浙江天某網(wǎng)絡(luò)有限公司(以下簡稱天某公司)、一審第三人蘋果電子產(chǎn)品商貿(mào)(北京)有限公司(以下簡稱某商貿(mào)公司)、一審第三人中國某銀行股份有限公司(以下簡稱某銀行)發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛一案，涉及專利權(quán)人為耐某公司、名稱為“一種多元置信度適配系統(tǒng)及其相關(guān)方法”的發(fā)明專利(以下簡稱本專利)。針對天某公司、某商貿(mào)公司、某銀行先后分別針對本專利權(quán)提出的無效宣告請求，國家知識產(chǎn)權(quán)局作出第36402號無效宣告請求審查決定(以下簡稱被訴決定)，宣告本專利權(quán)全部無效;耐某公司不服，向中華人民共和國北京知識產(chǎn)權(quán)法院(以下簡稱一審法院)提起訴訟，請求撤銷被訴決定，判令國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出決定。一審法院作出(2018)京73行初12921號行政判決，駁回耐某公司的訴訟請求;耐某公司不服，向最高人民法院提起上訴。
最高人民法院認(rèn)為：本專利申請日在1992年修正的專利法施行日(1992年9月4日)之后、2000年修正的專利法施行日(2001年7月1日)之前，本案應(yīng)適用1992年修正的專利法。根據(jù)耐某公司的上訴請求、國家知識產(chǎn)權(quán)局的答辯以及天某公司、某商貿(mào)公司、某銀行的陳述，本案二審爭議焦點問題是：本專利是否具備創(chuàng)造性，具體為權(quán)利要求1、6是否具有預(yù)料不到的技術(shù)效果。
耐某公司上訴主張，本專利與最接近的現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)A4相比具有的簡化輸入、簡化權(quán)重、簡化需求、簡化檢索等四個預(yù)料不到的技術(shù)效果。國家知識產(chǎn)權(quán)局答辯以及天某公司、某商貿(mào)公司、某銀行陳述稱，本專利與最接近的現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征未帶來預(yù)料不到的技術(shù)效果，本專利不具備創(chuàng)造性。
本院認(rèn)為，為提高專利創(chuàng)造性評價過程的客觀性和創(chuàng)造性評價結(jié)論的可預(yù)見性，司法審判和行政審查實踐中關(guān)于權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案是否屬于顯而易見的判斷，通常需要借助分析工具。常見的創(chuàng)造性判斷分析工具一般有兩類：一類是邏輯推演工具。如專利審查實踐中運(yùn)用最為廣泛的所謂的“三步法”，即“問題——解決方案”思路，通過確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)、確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題、判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是否顯而易見三個步驟，完成創(chuàng)造性判斷。其實質(zhì)是通過還原發(fā)明場景、模擬發(fā)明過程，以本領(lǐng)域技術(shù)人員視角對技術(shù)方案是否顯而易見作出的邏輯推演。另一類是經(jīng)驗推定工具。如解決了一直渴望解決但始終未能解決的技術(shù)難題、克服了技術(shù)偏見、取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果、獲得了商業(yè)上的成功等(為方便起見，以下簡稱為經(jīng)驗推定因素)，其是通過認(rèn)定技術(shù)方案具備創(chuàng)造性的直接證據(jù)，并基于這些直接證據(jù)與技術(shù)方案本身的對應(yīng)性或者因果關(guān)系，在適當(dāng)考慮獲得該技術(shù)方案困難程度的基礎(chǔ)上，最終對技術(shù)方案是否顯而易見作出的經(jīng)驗推定。
原則上，對于同一技術(shù)方案的創(chuàng)造性問題，從邏輯角度和經(jīng)驗角度的分析應(yīng)當(dāng)殊途同歸。技術(shù)方案的創(chuàng)造性未必來源于解決長期技術(shù)難題、克服技術(shù)偏見、實現(xiàn)預(yù)料不到的技術(shù)效果，未必帶來商業(yè)成功;但解決了長期技術(shù)難題、克服了技術(shù)偏見、實現(xiàn)了預(yù)料不到的技術(shù)效果、獲得了商業(yè)成功卻是技術(shù)方案具備創(chuàng)造性的重要標(biāo)志。邏輯推演工具的適用具有普適性，而經(jīng)驗推定工具則因僅涵蓋了有限的幾種典型情形而適用場景有限。故僅在有關(guān)創(chuàng)造性判斷涉及前述經(jīng)驗推定因素時，才涉及邏輯推演和經(jīng)驗推定結(jié)論的協(xié)調(diào)問題。
邏輯推演和經(jīng)驗推定結(jié)論不一致的情形一般有兩種：一是“三步法”認(rèn)定具備創(chuàng)造性，但并不存在經(jīng)驗意義上能夠充分體現(xiàn)發(fā)明創(chuàng)造價值和效果的創(chuàng)造性直接證據(jù)，或者雖然存在創(chuàng)造性直接證據(jù)但其與有關(guān)區(qū)別技術(shù)特征缺乏對應(yīng)性或者因果關(guān)聯(lián);二是“三步法”認(rèn)定不具備創(chuàng)造性，但存在經(jīng)驗意義上能夠充分體現(xiàn)發(fā)明創(chuàng)造價值和效果的創(chuàng)造性直接證據(jù)，且其與有關(guān)區(qū)別技術(shù)特征具有對應(yīng)性或者因果關(guān)聯(lián)。對于第一種情形而言，如前所述，因技術(shù)方案的創(chuàng)造性未必來源于經(jīng)驗推定因素，故不具備經(jīng)驗推定因素不足以否定技術(shù)方案的創(chuàng)造性，可以直接基于“三步法”結(jié)論認(rèn)定技術(shù)方案具備創(chuàng)造性。對于第二種情形而言，則需要對“三步法”的結(jié)論進(jìn)行復(fù)驗。根據(jù)有關(guān)直接證據(jù)的不同，復(fù)驗的重點也會有所不同：技術(shù)方案解決了長期技術(shù)難題、克服了技術(shù)偏見、獲得了商業(yè)上的成功的，要重點考察“三步法”分析中，是否未充分考慮技術(shù)發(fā)展的階段性和局限性進(jìn)而錯誤判斷了結(jié)合啟示;技術(shù)方案取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果的，則要重點考察是否錯誤認(rèn)定了區(qū)別技術(shù)特征的技術(shù)效果，進(jìn)而錯誤歸納了技術(shù)方案實際要解決的技術(shù)問題。如果復(fù)驗結(jié)論是原先基于“三步法”的分析有誤，則實現(xiàn)了分析結(jié)論的校準(zhǔn);如果復(fù)驗結(jié)論是原先基于“三步法”的分析無誤，則有必要再次審視，關(guān)于創(chuàng)造性直接證據(jù)的認(rèn)定，及其與區(qū)別技術(shù)特征的對應(yīng)性和因果關(guān)系認(rèn)定是否有誤，以及是否存在其他難以基于創(chuàng)造性直接證據(jù)認(rèn)定創(chuàng)造性的情形。據(jù)此，原則上，當(dāng)“三步法”結(jié)論是技術(shù)方案具備創(chuàng)造性時，無需再審查有關(guān)創(chuàng)造性直接證據(jù);當(dāng)“三步法”結(jié)論是技術(shù)方案不具備創(chuàng)造性時，應(yīng)當(dāng)審查有關(guān)創(chuàng)造性直接證據(jù)，并根據(jù)基于創(chuàng)造性直接證據(jù)的經(jīng)驗推定結(jié)論復(fù)驗“三步法”分析，綜合考慮邏輯推演和經(jīng)驗推定兩方面結(jié)論，作出判斷。
具體到基于預(yù)料不到的技術(shù)效果認(rèn)定專利創(chuàng)造性而言：首先，有關(guān)證明責(zé)任應(yīng)當(dāng)由專利權(quán)利人或者申請人承擔(dān)，其至少應(yīng)當(dāng)證明存在預(yù)料不到的技術(shù)效果，且該預(yù)料不到的技術(shù)效果來源于有關(guān)區(qū)別技術(shù)特征;其次，預(yù)料不到的技術(shù)效果認(rèn)定中的判斷時點應(yīng)當(dāng)是申請日或者優(yōu)先權(quán)日，比對基準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)是最接近現(xiàn)有技術(shù)而非現(xiàn)有技術(shù)整體，判斷主體應(yīng)當(dāng)是本領(lǐng)域技術(shù)人員;最后，預(yù)料不到的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)足以構(gòu)成技術(shù)方案實際要解決的技術(shù)問題的改進(jìn)對象，換言之，其應(yīng)當(dāng)構(gòu)成技術(shù)方案選擇的重要考量或者重要目標(biāo)，如果某一技術(shù)方案是解決技術(shù)問題的必然選擇，即便有關(guān)技術(shù)效果難以預(yù)料，該技術(shù)效果也僅為本領(lǐng)域技術(shù)人員均可作出的必然選擇的副產(chǎn)品，其不能成為必然選擇技術(shù)方案的創(chuàng)造性來源。
本案中，耐某公司作為專利權(quán)利人主張本專利權(quán)利要求1所限定的技術(shù)方案因取得了簡化輸入、簡化權(quán)重、簡化需求、簡化檢索等預(yù)料不到的技術(shù)效果而具備創(chuàng)造性，其應(yīng)就存在上述技術(shù)效果、上述技術(shù)效果達(dá)到不可預(yù)料的程度，以及上述技術(shù)效果與有關(guān)區(qū)別技術(shù)特征之間的對應(yīng)關(guān)系承擔(dān)證明責(zé)任。對上述技術(shù)效果及其與區(qū)別技術(shù)特征的對應(yīng)關(guān)系，專利說明書中沒有明確具體的記載，耐某公司在本案行政審查階段和一審期間均未提出此主張，只是在上訴理由和二審?fù)徶胁盘岢鲇嘘P(guān)主張，但并未舉證證明其所主張的簡化輸入、簡化權(quán)重、簡化需求、簡化檢索技術(shù)效果確實存在，更未能夠證明所謂的技術(shù)效果與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比達(dá)到了本領(lǐng)域技術(shù)人員不可預(yù)料的程度。耐某公司上訴中所稱“最接近的現(xiàn)有技術(shù)中，檢索頁面繁雜，90%的用戶因此放棄檢索，9%的用戶能夠開始檢索但難以完成，1%的用戶能夠完成檢索。權(quán)利要求1中，檢索頁面簡化，不存在因頁面繁雜而放棄檢索的用戶，僅1%的用戶因知識局限或者個性差異能夠開始檢索但難以完成，99%的用戶能夠完成檢索”，僅系其單方陳述，其未能提供充分證據(jù)加以證明。
實際上，本專利權(quán)利要求1限定的方案與最接近現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)A4相比的區(qū)別僅在于，證據(jù)A4中區(qū)分“必須具有的”元素和“想具有的”元素，僅對“想具有的”元素分配權(quán)重，且僅在命中過少的情況下，將“必須具有的”元素轉(zhuǎn)換成“想具有的”元素;而本專利權(quán)利要求1不區(qū)分“必須具有的”和“想具有的”，全部元素均為“想具有的”元素，均分配權(quán)重。證據(jù)A4的檢索方法中具體針對“想具有的”元素作加權(quán)處理的檢索方法和本專利權(quán)利要求1的檢索方法，在手段和效果上均不具有顯著差異;更何況在證據(jù)A4已經(jīng)公開了命中太少即不再設(shè)置“必須具有的”元素的技術(shù)方案。本領(lǐng)域技術(shù)人員為簡化處理，在證據(jù)A4公開的內(nèi)容的啟示下，容易想到自始即不區(qū)分“必須具有的”和“想具有的”元素這一技術(shù)方案，也很容易預(yù)料自始即不區(qū)分“必須具有的”和“想具有的”元素的技術(shù)效果。
總之，耐某公司在專利確權(quán)行政審查程序和本案一審程序中并未明確以取得預(yù)料不到的技術(shù)效果為由主張本專利權(quán)利要求1具備創(chuàng)造性，其在本案二審程序中提出這一主張也未能提供證據(jù)證明本專利權(quán)利要求1所限定技術(shù)方案的實際技術(shù)效果超出了本領(lǐng)域技術(shù)人員的可預(yù)見技術(shù)效果。故被訴決定和一審判決關(guān)于本專利權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性的認(rèn)定并無不當(dāng);耐某公司關(guān)于本專利權(quán)利要求1具備創(chuàng)造性的主張，缺乏依據(jù)，不能成立。
本專利權(quán)利要求6與權(quán)利要求1系相同發(fā)明構(gòu)思下的技術(shù)方案，各方當(dāng)事人關(guān)于權(quán)利要求6是否取得預(yù)料不到的技術(shù)效果的意見和理由均同權(quán)利要求1.如上所述，權(quán)利要求1未取得預(yù)料不到的技術(shù)效果，不具備創(chuàng)造性，基于相同的理由，權(quán)利要求6亦未取得預(yù)料不到的技術(shù)效果，亦不具備創(chuàng)造性。
被訴決定及一審判決關(guān)于權(quán)利要求1、6不具備創(chuàng)造性的認(rèn)定并無不當(dāng)，耐某公司關(guān)于權(quán)利要求1、6因取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果而具備創(chuàng)造性的上訴理由，缺乏依據(jù)不能成立。鑒于耐某公司在二審程序中已經(jīng)明確在本專利權(quán)利要求1、6不具備創(chuàng)造性的情況下，不再主張其他權(quán)利要求具備創(chuàng)造性，故本院不再對權(quán)利要求2-5、7-9作進(jìn)一步評價。
二審判決：駁回上訴，維持原判。
【參考案例：(2021)最高法知行終119號】
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