近日，最高人民法院作出(2023)最高法知行終269號行政判決書，其裁判觀點(diǎn)為：在使用自定義產(chǎn)品型號限定權(quán)利要求時，有可能導(dǎo)致該權(quán)利要求的保護(hù)范圍無法確定，進(jìn)而使該權(quán)利要求不清楚。該裁判觀點(diǎn)推翻了此前國家知識產(chǎn)權(quán)局和北京知識產(chǎn)權(quán)法院對此問題的普遍認(rèn)知。
案情簡介
2020年12月，西安某公司針對沈陽某公司的發(fā)明專利提出無效請求，無效理由為權(quán)利要求1記載的“SAM910和SAM900樹脂材料”不清楚，且相對于現(xiàn)有技術(shù)不具有創(chuàng)造性。國家知識產(chǎn)權(quán)局于2021年7月經(jīng)審查認(rèn)為無效理由不成立，維持專利權(quán)有效。西安某公司不服，僅針對不清楚條款向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，后被駁回訴訟請求。2024年6月，最高人民法院在終審行政判決中認(rèn)為權(quán)利要求記載的兩種樹脂材料不清楚，遂撤銷了一審判決和無效決定。
關(guān)于產(chǎn)品型號是否會導(dǎo)致權(quán)利要求不清楚，國家知識產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為由于該型號的產(chǎn)品在市場上公開銷售，并且可以從市場上獲得，因此在權(quán)利要求中使用產(chǎn)品型號不會導(dǎo)致權(quán)利要求不清楚。一審法院的觀點(diǎn)與國家知識產(chǎn)權(quán)局基本一致。
但二審法院對此問題給出了截然不同的看法，最高法指出，涉案專利的說明書既未公開兩種樹脂材料的獲得渠道，又未公開其結(jié)構(gòu)、組分、性能、制造方法等信息，其所指物質(zhì)不能確定。在此情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀專利后，無法合理確定兩種樹脂材料的含義，因此，專利權(quán)的保護(hù)范圍不清楚。
最高法對該問題的判決糾正了以往可能存在的錯誤認(rèn)識，警示我們在撰寫權(quán)利要求時，應(yīng)盡可能使用學(xué)術(shù)用語，避免使用型號、商標(biāo)等用語。因為這些用語描述的是產(chǎn)品來源，而非產(chǎn)品本身，因此原則上其在專利法下是不清楚的。例如，雖然產(chǎn)品的型號相同，但其品質(zhì)、組成、結(jié)構(gòu)等往往并非是恒定的，廠商完全可以進(jìn)行調(diào)整而不改變產(chǎn)品型號。此外，即便是同一型號的產(chǎn)品，在化學(xué)制品等情況下，其制造方法、組分等技術(shù)內(nèi)容往往是保密的，不對公眾公開。
域外經(jīng)驗
在歐洲、美國和日本的專利審查指南中，均明文禁止在權(quán)利要求中使用商標(biāo)、型號等用語。例如，
歐盟《專利審查指南》第F部第4章4.8記載（epo.org/en/legal/guidelines-epc/2023/f_iv_4_8.html）：
不允許在權(quán)利要求中使用商標(biāo)和類似的表達(dá)，因為不能保證在專利期限內(nèi)其名稱保持不變時所提及的產(chǎn)品或特征未被修改。如果使用它們是不可避免的，并且它們通常被認(rèn)為具有精確的含義，則可以例外地允許使用它們。
美國《專利審查指南》2173.05(u)也記載（uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2173.html#d0e219126）：
權(quán)利要求中的商標(biāo)或商品名 [R-11.2013]
根據(jù)美國專利法112(b)或AIA前的美國專利法112條2款，權(quán)利要求中的商標(biāo)或商品名本身是不當(dāng)?shù)?，但?yīng)仔細(xì)分析權(quán)利要求，以確定在權(quán)利要求中該商標(biāo)或商品名是如何使用的。重要的是要認(rèn)識到，商標(biāo)或商品名是用于識別商品的來源，而不是商品本身的。因此，商標(biāo)或商品名不能識別或描述與商標(biāo)或商品名相關(guān)的商品。……
如果在權(quán)利要求中使用商標(biāo)或商品名作為識別或描述特定材料或產(chǎn)品的限制，則該權(quán)利要求不符合美國專利法112(b)或AIA前的美國專利法112條2款。單方復(fù)審Simpson案，218 USPQ 1020(Bd.App.1982)。因為商標(biāo)或商品名不能被正確用于識別任何特定的材料或產(chǎn)品，因此權(quán)利要求范圍是不確定的。……因此，在權(quán)利要求中使用商標(biāo)或商品名來識別或描述材料或產(chǎn)品不僅會使權(quán)利要求不清楚，而且還會構(gòu)成對商標(biāo)或商品名的不當(dāng)使用。
……
日本《專利審查指南》第二部第2章第3節(jié)記載（jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0203.pdf）：
e 在權(quán)利要求記載了銷售地域、銷售來源等，由于整體記載了非技術(shù)性的事項，發(fā)明不清楚的情況下。
(注意事項)
例如，對于包含試圖使用商標(biāo)來識別事物這樣的描述的權(quán)利要求，要注意的是，至少從申請日之前到申請時，在對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言不清楚商標(biāo)所識別的事物具有特定的品質(zhì)、組成、結(jié)構(gòu)等的情況下，發(fā)明是不清楚的。
事實(shí)上，我國的《專利審查指南》也有類似要求，II.II-2.2.7記載：“說明書中無法避免使用商品名稱時，其后應(yīng)當(dāng)注明其型號、規(guī)格、性能及制造單位。說明書中應(yīng)當(dāng)避免使用注冊商標(biāo)來確定物質(zhì)或者產(chǎn)品。”但《專利審查指南》對說明書的該要求卻并未延及權(quán)利要求，這可能也是導(dǎo)致國家知識產(chǎn)權(quán)局和各級法院對該問題認(rèn)識不一致的原因之一。
(原標(biāo)題：最高法：權(quán)項記載產(chǎn)品型號可致專利無效)
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