近日，最高人民法院作出(2023)最高法知行終269號行政判決書，其裁判觀點為：在使用自定義產(chǎn)品型號限定權利要求時，有可能導致該權利要求的保護范圍無法確定，進而使該權利要求不清楚。該裁判觀點推翻了此前國家知識產(chǎn)權局和北京知識產(chǎn)權法院對此問題的普遍認知。
案情簡介
2020年12月，西安某公司針對沈陽某公司的發(fā)明專利提出無效請求，無效理由為權利要求1記載的“SAM910和SAM900樹脂材料”不清楚，且相對于現(xiàn)有技術不具有創(chuàng)造性。國家知識產(chǎn)權局于2021年7月經(jīng)審查認為無效理由不成立，維持專利權有效。西安某公司不服，僅針對不清楚條款向北京知識產(chǎn)權法院提起訴訟，后被駁回訴訟請求。2024年6月，最高人民法院在終審行政判決中認為權利要求記載的兩種樹脂材料不清楚，遂撤銷了一審判決和無效決定。
關于產(chǎn)品型號是否會導致權利要求不清楚，國家知識產(chǎn)權局認為由于該型號的產(chǎn)品在市場上公開銷售，并且可以從市場上獲得，因此在權利要求中使用產(chǎn)品型號不會導致權利要求不清楚。一審法院的觀點與國家知識產(chǎn)權局基本一致。
但二審法院對此問題給出了截然不同的看法，最高法指出，涉案專利的說明書既未公開兩種樹脂材料的獲得渠道，又未公開其結構、組分、性能、制造方法等信息，其所指物質不能確定。在此情況下，本領域技術人員在閱讀專利后，無法合理確定兩種樹脂材料的含義，因此，專利權的保護范圍不清楚。
最高法對該問題的判決糾正了以往可能存在的錯誤認識，警示我們在撰寫權利要求時，應盡可能使用學術用語，避免使用型號、商標等用語。因為這些用語描述的是產(chǎn)品來源，而非產(chǎn)品本身，因此原則上其在專利法下是不清楚的。例如，雖然產(chǎn)品的型號相同，但其品質、組成、結構等往往并非是恒定的，廠商完全可以進行調整而不改變產(chǎn)品型號。此外，即便是同一型號的產(chǎn)品，在化學制品等情況下，其制造方法、組分等技術內(nèi)容往往是保密的，不對公眾公開。
域外經(jīng)驗
在歐洲、美國和日本的專利審查指南中，均明文禁止在權利要求中使用商標、型號等用語。例如，
歐盟《專利審查指南》第F部第4章4.8記載（epo.org/en/legal/guidelines-epc/2023/f_iv_4_8.html）：
不允許在權利要求中使用商標和類似的表達，因為不能保證在專利期限內(nèi)其名稱保持不變時所提及的產(chǎn)品或特征未被修改。如果使用它們是不可避免的，并且它們通常被認為具有精確的含義，則可以例外地允許使用它們。
美國《專利審查指南》2173.05(u)也記載（uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2173.html#d0e219126）：
權利要求中的商標或商品名 [R-11.2013]
根據(jù)美國專利法112(b)或AIA前的美國專利法112條2款，權利要求中的商標或商品名本身是不當?shù)?，但應仔細分析權利要求，以確定在權利要求中該商標或商品名是如何使用的。重要的是要認識到，商標或商品名是用于識別商品的來源，而不是商品本身的。因此，商標或商品名不能識別或描述與商標或商品名相關的商品。……
如果在權利要求中使用商標或商品名作為識別或描述特定材料或產(chǎn)品的限制，則該權利要求不符合美國專利法112(b)或AIA前的美國專利法112條2款。單方復審Simpson案，218 USPQ 1020(Bd.App.1982)。因為商標或商品名不能被正確用于識別任何特定的材料或產(chǎn)品，因此權利要求范圍是不確定的。……因此，在權利要求中使用商標或商品名來識別或描述材料或產(chǎn)品不僅會使權利要求不清楚，而且還會構成對商標或商品名的不當使用。
……
日本《專利審查指南》第二部第2章第3節(jié)記載（jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0203.pdf）：
e 在權利要求記載了銷售地域、銷售來源等，由于整體記載了非技術性的事項，發(fā)明不清楚的情況下。
(注意事項)
例如，對于包含試圖使用商標來識別事物這樣的描述的權利要求，要注意的是，至少從申請日之前到申請時，在對于本領域技術人員而言不清楚商標所識別的事物具有特定的品質、組成、結構等的情況下，發(fā)明是不清楚的。
事實上，我國的《專利審查指南》也有類似要求，II.II-2.2.7記載：“說明書中無法避免使用商品名稱時，其后應當注明其型號、規(guī)格、性能及制造單位。說明書中應當避免使用注冊商標來確定物質或者產(chǎn)品。”但《專利審查指南》對說明書的該要求卻并未延及權利要求，這可能也是導致國家知識產(chǎn)權局和各級法院對該問題認識不一致的原因之一。
(原標題：最高法：權項記載產(chǎn)品型號可致專利無效)
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