目次
一、基本案情概述
二、適用“直接、毫無疑義地得出”標準更符合優(yōu)先權(quán)制度的立法目的以及現(xiàn)有的法律規(guī)定，也更有利于審判結(jié)果的統(tǒng)一
三、結(jié)語
優(yōu)先權(quán)實質(zhì)審查中的核心問題是判斷作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請與在后申請請求保護的技術(shù)方案是否構(gòu)成相同的主題。對于相同主題的判斷標準，雖然專利審查指南在相關(guān)章節(jié)給出了判斷方法，但是在面對實際案例時，專利審查部門與人民法院對判斷標準的把握并不一致。今年2月，最高人民法院發(fā)布《最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭裁判要旨摘要(2023)》，其中第6條裁判要旨明確在優(yōu)先權(quán)審查中對相同主題的判斷適用“直接、毫無疑義地得出”標準——應當審查在后申請的權(quán)利要求限定的內(nèi)容能否從在先申請的專利文件中直接、毫無疑義地得出。同時，否定了專利審查機關(guān)和一審法院在相同主題的判斷中引入“實質(zhì)相同”的審查標準，不考慮不具有實質(zhì)性限定作用技術(shù)特征的觀點。該裁判要旨的相關(guān)案例(案號：(2021)最高法知行終344、371號，以下簡稱“阿格列汀”案)亦被選入人民法院案例庫，對后續(xù)專利無效及行政訴訟中優(yōu)先權(quán)審查的法律適用具有典型意義和參考價值。
一、基本案情概述
“阿格列汀”案的基本案情并不復雜，主要涉及優(yōu)先權(quán)的審查。具體案件信息如圖1所示。案件的爭議焦點在于：(1)優(yōu)先權(quán)審查中“相同主題”的判斷應適用什么標準，以及(2)對權(quán)利要求保護范圍沒有實質(zhì)性限定作用的特征，在相同主題的審查中是否予以考慮。
圖1：“阿格列汀”案示意圖
最高人民法院在二審判決中明確，在“相同主題”的審查中應適用“直接、毫無疑義地得出”標準。在判斷新穎性、創(chuàng)造性時，對權(quán)利要求中限定的某些內(nèi)容視為不具有實質(zhì)限定作用而不予考慮，但這一審查標準不應適用于優(yōu)先權(quán)核實中。最高人民法院給出的裁判理由主要包括：
從立法目的來看，專利法第二十九條第一款規(guī)定的外國優(yōu)先權(quán)制度是為了保障申請人不因其在不同國家、地區(qū)之間申請時間的差異而喪失先申請的利益。在相同主題的審查中適用“直接、毫無疑義得出”標準符合優(yōu)先權(quán)制度的立法目的。
在判斷新穎性、創(chuàng)造性時審查某些特征的實質(zhì)限定作用是可專利層面上的考量。而優(yōu)先權(quán)核實僅僅是為了確認能否以在先申請的申請日作為優(yōu)先權(quán)日，并不涉及可專利性的審查，故不能將可專利層面上的考量因素用于優(yōu)先權(quán)核實中。
優(yōu)先權(quán)核實應當是審查新穎性、創(chuàng)造性的前提步驟，在這一步驟中也不應代入新穎性、創(chuàng)造性的判斷方法，而應基于優(yōu)先權(quán)核實自身的標準進行。
如果將審查是否有實質(zhì)限定作用的標準用于優(yōu)先權(quán)核實中，將會導致只要專利申請人在權(quán)利要求中增加對新穎性、創(chuàng)造性判斷不具有影響的內(nèi)容，即可享受優(yōu)先權(quán)的利益，這與優(yōu)先權(quán)制度設(shè)置的目的不符，也會使專利申請人獲得不正當?shù)睦妗?/p>
根據(jù)《專利審查指南》的規(guī)定，判斷相同主題應以“直接、毫無疑義地得出”作為標準，不同于《專利審查指南》規(guī)定的新穎性審查的“實質(zhì)相同”標準。
二、適用“直接、毫無疑義地得出”標準更符合優(yōu)先權(quán)制度的立法目的以及現(xiàn)有的法律規(guī)定，也更有利于審判結(jié)果的統(tǒng)一
1. 適用“直接、毫無疑義地得出”標準更符合優(yōu)先權(quán)制度的立法目的
設(shè)置優(yōu)先權(quán)制度的目的在于給予專利申請人向不同國家提交專利申請時間和程序上的優(yōu)惠，讓申請人有充裕的時間準備不同語言和不同形式要求的申請文件。但申請人能夠享有優(yōu)先權(quán)的前提是在優(yōu)先權(quán)日之前已經(jīng)完成發(fā)明創(chuàng)造并完整記載在在先申請文件中。申請人可以在在后申請中加入新的技術(shù)特征或技術(shù)方案，但是新加入的技術(shù)內(nèi)容不能享有在先申請的優(yōu)先權(quán)日，否則違背先申請制的基本要求。據(jù)此，優(yōu)先權(quán)審查中判斷是否屬于相同主題的本質(zhì)是審查在后申請權(quán)利要求書中是否包含在先申請中沒有記載的技術(shù)特征或方案，并不是比較二者的技術(shù)方案是否實質(zhì)相同。這一判斷原則與判斷修改后的文本是否超出原申請文件記載的范圍基本一致。在現(xiàn)行的專利制度下，判斷修改文件是否超出原申請文件記載的范圍普遍適用“直接地、毫無疑義地確定”標準[1]。那么，同樣以判斷是否“記載”為基準的優(yōu)先權(quán)審查中適用一致的“直接、毫無疑義地得出”標準則更為符合優(yōu)先權(quán)制度的立法目的。
2. 適用“直接、毫無疑義地得出”標準與《專利審查指南》中的規(guī)定更為一致
“直接、毫無疑義地得出”標準與《專利審查指南》中規(guī)定的優(yōu)先權(quán)相同主題的審查標準更為一致。實際上，《專利審查指南》中并未規(guī)定判斷優(yōu)先權(quán)是否成立的標準是在先申請與在后申請所記載的技術(shù)方案是否“實質(zhì)相同”，而是強調(diào)在先申請中記載了在后申請請求保護的技術(shù)方案。
從審查指南的整體行文來看，第二部分第三章第4.1.2節(jié)第二段明確規(guī)定在后申請的技術(shù)方案只要記載在在先申請中就可享受優(yōu)先權(quán)，并明確指引優(yōu)先權(quán)的核實適用第八章第4.6節(jié)的規(guī)定?！秾＠麑彶橹改稀返诙糠值诎苏碌?.6.2節(jié)中進一步強調(diào)，“只要在先申請文件清楚地記載了在后申請權(quán)利要求所述的技術(shù)方案， 就應當認定該在先申請與在后申請涉及相同的主題。…… 所謂清楚地記載， 并不要求在敘述方式上完全一致， 只要闡明了申請的權(quán)利要求所述的技術(shù)方案即可”;同時，第4.6.2節(jié)還從相反的角度明確規(guī)定不能享有優(yōu)先權(quán)的情形，即“要求優(yōu)先權(quán)的申請增加了對這一或者這些技術(shù)特征的詳細敘述， 以致于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員認為該技術(shù)方案不能從在先申請中直接和毫無疑義地得出， 則該在先申請不能作為在后申請要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)”。由此可見，優(yōu)先權(quán)判斷中適用“直接、毫無疑義地得出”標準更符合審查指南中的規(guī)定。
從措辭和表述方式來看，《專利審查指南》中關(guān)于相同主題的定義也不同于新穎性審查中的“實質(zhì)相同”。《專利審查指南》第二部分第三章第4.1.2節(jié)給出了相同主題的發(fā)明創(chuàng)造的定義：“專利法第二十九條所述的相同主題的發(fā)明或者實用新型， 是指技術(shù)領(lǐng)域、 所解決的技術(shù)問題、 技術(shù)方案和預期的效果相同的發(fā)明或者實用新型”。上述定義中強調(diào)的是“相同的發(fā)明或者實用新型”，與第二部分第三章第3.1節(jié)新穎性審查原則中規(guī)定的 “技術(shù)領(lǐng)域、 所解決的技術(shù)問題、 技術(shù)方案和預期效果實質(zhì)上相同”的涵義并不相同。顯然，“實質(zhì)相同”的涵義和范圍較“相同”更為寬泛。根據(jù)第3.2.1節(jié)至3.2.5節(jié)列舉的新穎性判斷中的常見情形，優(yōu)先權(quán)審查中的“相同”類似于新穎性判斷中“相同內(nèi)容的發(fā)明或?qū)嵱眯滦?rdquo;(第3.2.1節(jié))。除上述情形外，“實質(zhì)上相同”還包含慣用手段的直接置換、數(shù)值范圍、包含性能、參數(shù)、用途或者制備方法等特征的產(chǎn)品權(quán)利要求等多種情形。這些情形雖屬于“實質(zhì)上相同”的范疇，但并非都屬于“相同”的情形。例如，采用螺釘固定方式改換為螺栓固定方式，其屬于慣用手段的直接置換，技術(shù)方案“實質(zhì)上相同”，但并不能認定兩種固定方式是“相同”的技術(shù)方案。因此，優(yōu)先權(quán)審查中的“相同主題的發(fā)明或者實用新型”并非等同于新穎性審查中的“實質(zhì)相同”。
3. 在判斷是否構(gòu)成相同主題時考慮技術(shù)特征對保護范圍的限定作用，將進一步復雜化優(yōu)先權(quán)的判斷標準，容易造成審查結(jié)果的不統(tǒng)一
如果在相同主題的判斷中考慮技術(shù)特征對保護范圍的限定作用，從整體上考察技術(shù)方案是否實質(zhì)相同，實際上是在確定在后申請權(quán)利要求中包含在先申請未記載的內(nèi)容后，還需要進一步考量該未記載的技術(shù)特征是否對請求保護的技術(shù)主題具有實質(zhì)的限定作用，這必然導致優(yōu)先權(quán)判斷標準的復雜化。如圖2所示，在適用“直接、毫無疑義的得出”標準時，只需兩步即可得出結(jié)論(實線部分)。如果考慮技術(shù)特征對保護范圍的限定作用，則需要額外的第三步才能得出結(jié)論(虛線部分)。
圖2：判斷相同主題流程示意圖
另一方面，技術(shù)特征的表述方式也是千差萬別，既可以通過技術(shù)術(shù)語直接描述產(chǎn)品的宏觀結(jié)構(gòu)，也可以通過制備方法或物理、化學表征參數(shù)來體現(xiàn)產(chǎn)品的微觀結(jié)構(gòu)，還可以包括描述產(chǎn)品用途或技術(shù)效果的特征。在這種情況下，如何判斷該技術(shù)特征是否具有限定作用本身也是一個較為復雜的問題，本領(lǐng)域技術(shù)人員需要考量請求保護的技術(shù)主題、技術(shù)特征的表述方式、對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或組成的影響等多種因素才能得出結(jié)論。這無疑進一步增加了判斷難度，而且容易出現(xiàn)某些增加的技術(shù)特征不會影響優(yōu)先權(quán)的成立，而增加另一些技術(shù)特征則會導致優(yōu)先權(quán)不成立的情況，造成審查結(jié)果的不統(tǒng)一。
試舉一例，在先申請中記載了化合物A的化學結(jié)構(gòu)及其制備方法，并公開了該化合物A具有治療適應癥B活性。在后申請的權(quán)利要求請求保護一種具有相同化學結(jié)構(gòu)的化合物A，并明確限定該化合物A用于治療適應癥C，在后申請的說明書中增加了化合物A用于治療適應癥C的試驗方法和效果數(shù)據(jù)。在上述案例中，如果考慮技術(shù)特征的限定作用并從整體上比較技術(shù)方案是否實質(zhì)相同，那么相同主題的判斷可能是個很棘手的問題。一種觀點認為，化合物A的化學結(jié)構(gòu)相同，用于治療不同適應癥的用途特征對化合物結(jié)構(gòu)不具有限定作用，因此，在后申請與在先申請構(gòu)成相同的主題，優(yōu)先權(quán)成立。另一種觀點認為，治療適應癥C的用途明顯屬于在先申請中未記載的技術(shù)內(nèi)容，二者不構(gòu)成相同主題，優(yōu)先權(quán)不成立。在實際審判場景下，很可能因為站位不同觀點而得出不同的結(jié)論。相反地，如果采用“直接、毫無疑義的得出”標準，上述案例的情況則會得出較為一致的結(jié)論。在先申請中沒有記載化合物A治療適應癥C用途，本領(lǐng)域技術(shù)人員也無法根據(jù)在先申請中披露的內(nèi)容直接、毫無疑義的得出該新用途。因此，不構(gòu)成相同的主題，優(yōu)先權(quán)不成立。
三、結(jié)語
最高人民法院在“阿格列汀”案中明確優(yōu)先權(quán)審查中相同主題的判斷標準中不應引入新穎性、創(chuàng)造性審查中關(guān)于可專利性的考量因素。這避免了“給藥特征”對制藥用途是否具有限定作用這個醫(yī)藥領(lǐng)域中特有的考量因素，導致優(yōu)先權(quán)審查標準因撰寫方式或技術(shù)領(lǐng)域的特點而不一致的問題。“直接、毫無疑義地得出”標準的適用將使得專利授權(quán)確權(quán)程序中優(yōu)先權(quán)的判斷標準更為明確和一致。
注釋
【1】《專利審查指南》在第5.2.1.1節(jié)關(guān)于修改的內(nèi)容與范圍： 原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍包括原說明書和權(quán)利要求書 文字記載的內(nèi)容和根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容。
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