01、案例基本情況及評析
B大學(xué)(乙方)和Y成果的研發(fā)團隊代表(丙方)與A科技公司(甲方)就Y成果的系列發(fā)明專利的實施許可簽訂技術(shù)合同。合同的主要條款如下：
鑒于條款
鑒于乙方擁有Y成果的10項發(fā)明專利權(quán)，上述專利為職務(wù)發(fā)明專利(詳細(xì)信息略);鑒于甲方屬于某領(lǐng)域的企業(yè)，對乙方的專利技術(shù)有所了解，希望獲得實施許可而實施上述專利技術(shù);鑒于乙方科技工作人員，系Y成果10件發(fā)明專利的發(fā)明人，愿意實施上述專利技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化。三方經(jīng)過協(xié)商，一致同意簽訂本合同。
評析：鑒于條款是交代合同簽訂的背景，表明三方在簽訂合同前已經(jīng)達(dá)成共識，具有輔助證明的作用。
第一條 名詞和術(shù)語（定義條款，略）
第二條 許可方式與范圍
本合同所列的專利許可方式是在中華人民共和國境內(nèi)獨占實施許可，專利許可期為合同生效日至專利有效截止日期。
本合同禁止分許可。
評析：專利權(quán)具有較強的地域性，本合同系列專利是向中國專利局申請并得到授權(quán)，只在中國境內(nèi)受中國專利法保護(hù)，因而僅限于中國境內(nèi)許可使用。
本合同約定的許可方式是獨占實施許可，即只允許被許可人使用，專利權(quán)人及其他任何人均不得使用。獨占許可有利于被許可人加大投入，可避免惡性競爭，但專利的價值能否有效實現(xiàn)取決于被許可人的實施能力。
本合同禁止分許可，即被許可人只可自己使用，不得允許他人使用。
專利有效期從專利申請日起計算，發(fā)明專利有效期為20年。
第三條 交付的專利技術(shù)內(nèi)容
乙方向甲方提供Y成果10項專利的全部專利文件，包括專利說明書及專利證書復(fù)印件一套。如甲方需要，乙方需協(xié)助甲方取得專利登記簿副本。
評析：根據(jù)《中華人民共和國民法典》(簡稱《民法典》)第八百四十五條第四款規(guī)定，合同須列明10件發(fā)明專利的名稱、專利申請人和專利權(quán)人、申請日期、申請?zhí)?、專利號以及專利?quán)的有效期限等信息，并提供有關(guān)材料的復(fù)印件。
第四條 專利使用費支付方式
1.本合同約定專利實施許可使用費為人民幣叁仟萬元(¥3000萬元)，其中20%(¥600萬元)由甲方以現(xiàn)金形式分四次支付給乙方，剩余80%(計¥2400萬元)由乙方同意甲方以技術(shù)股份形式支付丙方。關(guān)于股權(quán)構(gòu)成及比例，甲方和丙方另行簽訂技術(shù)入股合同。
2.甲方支付給乙方現(xiàn)金部分的支付時間為：本合同簽署后10日內(nèi)支付第一期專利使用費，計人民幣240萬元;2019年6月30日前支付第二期專利使用費，計人民幣120萬元;2020年6月30日前支付第三期專利使用費，計人民幣120萬元;2021年6月30日前支付第四期專利使用費，計人民幣120萬元。
3.乙方在收到第一期專利使用費后，為甲方辦理專利許可備案手續(xù)，如甲方后續(xù)未按時支付后期專利使用費，甲方無條件同意乙方終止甲方繼續(xù)使用本合同所列專利并取消專利備案，因此造成的損失全部由甲方負(fù)責(zé)。
評析：專利使用費3000萬元，分別以現(xiàn)金支付B大學(xué)20%即600萬元，以股權(quán)形式支付丙方2400萬元，即丙方以2400萬元的許可收入購買甲方的股權(quán)。雖然丙方不是Y成果的專利權(quán)人，但作為乙方職工，根據(jù)乙方的科技成果轉(zhuǎn)化管理規(guī)定，可獲得該成果轉(zhuǎn)化現(xiàn)金獎勵，即許可凈收入的80%。
甲方以股權(quán)形式向丙方支付獎酬金，并不是技術(shù)入股，而是以獎酬金購買其股權(quán)，股權(quán)有兩種來源：一是甲方以增資擴股形式，吸收丙方為股東，增加注冊資本，其他股東的股權(quán)比例被稀釋，增資擴股的股權(quán)價格由股東會決定;二是甲方的股東向丙方轉(zhuǎn)讓其股權(quán)，注冊資本不變，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格由出讓股權(quán)的股東與丙方協(xié)商確定，并經(jīng)其股東會同意。
第五條 技術(shù)資料的交付
合同生效后，乙方收到甲方支付的第一期許可使用費后的10日內(nèi)，乙方在乙方住所地以面對面交付方式向甲方交付合同第三條所述的全部資料。
評析：根據(jù)《專利法實施細(xì)則》第十四條第二款規(guī)定，自專利實施許可合同生效之日起3個月內(nèi)，專利權(quán)人應(yīng)向國務(wù)院專利行政部門備案。
第六條 技術(shù)服與培訓(xùn)
乙方可提供有償技術(shù)服務(wù)，有關(guān)技術(shù)服務(wù)的具體事項，由甲乙雙方另行簽訂合同。
評析：乙方提供的技術(shù)服務(wù)與培訓(xùn)如與Y成果的實施有關(guān)，須簽訂在一個合同里，并開具在同一發(fā)票里，則該服務(wù)與培訓(xùn)收入可納入專利實施許可收入。因本合同約定的專利實施許可費為3000萬元，不包括技術(shù)服務(wù)與培訓(xùn)的費用，甲乙雙方就技術(shù)服務(wù)與培訓(xùn)須另行簽訂技術(shù)服務(wù)合同。
第七條 對技術(shù)秘密的保密事項
甲方在合同有效期內(nèi)及有效期后的任何時候都不得將技術(shù)秘密泄露給本合同當(dāng)事人以外的任何一方。甲方的具體接觸該技術(shù)秘密的人員均須同甲方的法定代表人簽訂保密協(xié)議，保證不違反上款要求。
評析：本條款沒有約定技術(shù)秘密事項及其范圍，該技術(shù)秘密須同時符合《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》第九條第三款規(guī)定的“商業(yè)秘密”三要件：一是不為公眾所知悉;二是具有商業(yè)價值;三是采取相應(yīng)保密措施。不符合上述三要件中的任何一項，都不構(gòu)成技術(shù)秘密。
如果確定為技術(shù)秘密，對甲方提出具體的保密要求，要求甲方接觸技術(shù)秘密的員工與甲方簽訂保密協(xié)議。這也是保密措施之一。
第八條 后續(xù)改進(jìn)的提供與分享
在合同有效期內(nèi)，任何一方對合同技術(shù)所作的改進(jìn)應(yīng)及時通知對方，在現(xiàn)有專利基礎(chǔ)上做出實質(zhì)性技術(shù)改進(jìn)的，知識產(chǎn)權(quán)歸改進(jìn)方所有，另一方有優(yōu)先被許可使用該技術(shù)的權(quán)利;對改進(jìn)的技術(shù)在申請專利前，另一方對改進(jìn)的技術(shù)承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)許可不得向他人披露、轉(zhuǎn)讓(許可)該改進(jìn)的技術(shù)。由甲乙雙方共同做出的改進(jìn)，知識產(chǎn)權(quán)歸雙方共有。
評析：本條款對后續(xù)改進(jìn)技術(shù)成果的約定符合“誰創(chuàng)造歸誰所有”的原則，改進(jìn)的一方有義務(wù)及時通知另一方，如以技術(shù)秘密形式通知對方的，另一方須承擔(dān)保密義務(wù)。如果一方對通知對方的技術(shù)信息沒有采取保密措施，則對方無須承擔(dān)保密義務(wù)。
第九條 違約責(zé)任
1.本合同所涉及的專利乙方承諾具有許可獨占實施的權(quán)利。
2.在本合同有效期內(nèi)，專利維護(hù)費由甲方承擔(dān)。甲方因未及時繳納專利維護(hù)費導(dǎo)致專利失效的，甲方承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償乙方和丙方的所有損失。
3.本合同有效期內(nèi)，甲方未按時支付專利使用費用并在收到乙方書面催繳函后10天內(nèi)仍未支付專利實施使用費的，根據(jù)實際情況，乙方有權(quán)單方解除合同或單方變更許可使用方式與范圍，乙方提出單方解除合同后，甲方不得繼續(xù)使用本合同項下的專利技術(shù)，甲方已付專利使用費不予退回，因此產(chǎn)生的損失全部由甲方負(fù)責(zé)。
評析：本合同專利權(quán)屬于乙方，但約定由甲方繳納專利維護(hù)費，即年費。甲方?jīng)]有及時繳納專利年費導(dǎo)致專利失效的，須承擔(dān)全部責(zé)任。這一項內(nèi)容不應(yīng)在違約條款中約定。所謂違約，是有約定在先，沒有履約才算違約。如果在合同條款中沒有作出約定，就談不上違約，也就談不上承擔(dān)違約責(zé)任。
根據(jù)《民法典》第八百七十三條規(guī)定，甲方作為被許可人未按照約定支付使用費的，應(yīng)當(dāng)補交使用費并按照約定支付違約金;不補交使用費或者支付違約金的，應(yīng)當(dāng)停止實施本合同約定的專利，交還已經(jīng)交付的技術(shù)資料，并承擔(dān)違約責(zé)任。本條款第3項沒有約定違約金，也沒有約定交還技術(shù)資料，違約責(zé)任不太明確。即本條款第3項約定的違約責(zé)任與《民法典》的規(guī)定不完全一致。
第十條 專利宣告無效及侵權(quán)的處理
在合同有效期內(nèi)，由于合同任何一方的原因致使專利權(quán)終止或被宣告無效，或有意給另一方造成損失，或明顯違反公平原則，違約方應(yīng)賠償損失，合同終止。乙方和丙方無主觀故意造成的專利被宣告無效，乙方和丙方不承擔(dān)法律責(zé)任。
合同有效期內(nèi)，任何一方發(fā)現(xiàn)合同外其他方侵犯本合同專利權(quán)的，應(yīng)及時通知本合同其他方。如有合同外其他方指控甲方實施的技術(shù)侵權(quán)，乙、丙方應(yīng)積極協(xié)助甲方處理相關(guān)事宜。
評析：本條款第一項區(qū)分專利權(quán)人是否存在主觀故意兩種情況，專利權(quán)人無主觀故意，則根據(jù)《中華人民共和國專利法》第四十七條第二款、第三款規(guī)定不承擔(dān)法律責(zé)任。第二項約定是任何一方當(dāng)事人均有及時通知義務(wù)，以便及時制止侵權(quán)行為。
第十一條 不可抗力（略）
第十二條 爭議的解決辦法（略）
第十三條 合同的生效、變更與終止
本合同一式玖份，三方各執(zhí)叁份，具有同等法律效力。
在本合同有效期內(nèi)，任何一方不得擅自變更或解除本合同。需變更本合同條款時，應(yīng)經(jīng)三方協(xié)商同意，達(dá)成書面協(xié)議。有第九條中違約行為的按約定執(zhí)行。
本合同于三方代表簽字、單位蓋章后即行生效，本合同的有效期至2035年6月6日止。
評析：本合同是專利權(quán)實施許可合同，三方代表蓋章即生效，有效期至發(fā)明專利有效期屆滿之日。
第十四條 特別約定
自合同簽訂之日起，若甲方二年內(nèi)不能實施該專利成果產(chǎn)業(yè)化，乙方有權(quán)撤銷或變更甲方獨占許可使用權(quán)。
評析：一般情況下，甲方取得乙方的實施許可，目的是為了實施該10項專利，而且約定的專利實施許可費是一次總算分次支付方式，與該批專利的實施效果不掛鉤。也不排除有的當(dāng)事人出于壟斷市場、限制競爭，通過與專利權(quán)人簽訂獨占實施許可合同，不實施該技術(shù)，達(dá)到花小錢賺大錢的目的。本條約定是為了避免類似情況發(fā)生，這符合《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法》第三十三條規(guī)定。
02、案例解析
對本合同當(dāng)事人之間的法律關(guān)系、轉(zhuǎn)化方式和稅收優(yōu)惠政策分析如下：
1.法律關(guān)系分析。本合同涉及比較復(fù)雜的法律關(guān)系，如圖1所示。A公司作為甲方是Y成果的被許可方，B大學(xué)作為乙方是Y成果的所有權(quán)人，C團隊是Y成果的完成人代表。A公司與發(fā)明人團隊簽訂技術(shù)入股合同，發(fā)明人團隊成為A公司的投資人;B大學(xué)將專利權(quán)以獨占實施許可方式許可給A公司使用，B大學(xué)根據(jù)《中華人民共和國促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化法》(簡稱《促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化法》)規(guī)定給予發(fā)明人團隊現(xiàn)金獎勵，發(fā)明人團隊利用取得的現(xiàn)金獎勵投資A公司。本合同將上述法律關(guān)系結(jié)合在一起：A公司作為本合同的甲方，向B大學(xué)分四次支付600萬元專利權(quán)獨占使用費;B大學(xué)作為本合同的乙方，獲得Y成果許可收入的20%，并須交付技術(shù)資料、提供技術(shù)指導(dǎo)與培訓(xùn)等義務(wù);丙方不是Y成果的權(quán)利人，卻享有Y成果許可收入80%的權(quán)益，并將該收入投資A公司并獲得A公司的股權(quán)。
圖1 本合同法律關(guān)系
2.轉(zhuǎn)化方式分析。本合同是專利實施許可還是以專利使用權(quán)作價投資?《促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化法》規(guī)定了6種科技成果轉(zhuǎn)化方式，其中包括許可和作價投資。本合同是以專利實施許可方式簽訂的專利權(quán)實施許可合同，向B大學(xué)支付600萬元專利使用費，屬于科技成果許可方式，A公司向發(fā)明人團隊支付股權(quán)，又似乎是以專利使用權(quán)作價投資。發(fā)明人團隊不是本合同標(biāo)的的專利權(quán)人，不能作為該10件專利權(quán)的投資主體，而且專利使用權(quán)不是知識產(chǎn)權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第二十七條規(guī)定，不可以知識產(chǎn)權(quán)使用權(quán)作價出資。本合同中，發(fā)明人團隊從B大學(xué)獲得現(xiàn)金獎勵，再以該獎勵投資A公司，兩個行為是先后發(fā)生的，不是同時進(jìn)行的。據(jù)此，盡管本合同發(fā)明人團隊取得A公司的股權(quán)，也不能認(rèn)為是作價投資方式，因發(fā)明人團隊是以現(xiàn)金進(jìn)行投資。
3.稅收政策分析。本合同是以專利實施許可方式簽訂的，專利實施許可收入是3000萬元，B大學(xué)可以根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》(簡稱《企業(yè)所得稅法》)及其實施條例等規(guī)定，按照3000萬元的專利許可收入減免企業(yè)所得稅。B大學(xué)按照其科技成果轉(zhuǎn)化有關(guān)規(guī)定給予發(fā)明人團隊2400萬元現(xiàn)金獎勵，按照《財政部、稅務(wù)總局、科技部關(guān)于科技人員取得職務(wù)科技成果轉(zhuǎn)化現(xiàn)金獎勵有關(guān)個人所得稅政策的通知》(財稅〔2018〕58號)規(guī)定可享受“減按50%計入科技人員當(dāng)月‘工資、薪金所得’，依法繳納個人所得稅”政策。然而，按照本合同約定，B大學(xué)實際獲得的專利實施許可收入是600萬元，只能按照600萬元的專利權(quán)許可收入減免企業(yè)所得稅;發(fā)明人團隊取得的2400萬元股權(quán)收入，是以從B大學(xué)獲得的2400萬元現(xiàn)金獎勵進(jìn)行投資，而該現(xiàn)金獎勵須按照《中華人民共和國個人所得稅法》(簡稱《個人所得稅法》)規(guī)定繳納個人所得稅，并以稅后收入進(jìn)行投資。發(fā)明人團隊獲得2400萬元的股權(quán)收入，該繳稅的現(xiàn)金也進(jìn)行了投資，則該股權(quán)收入須繳納個人所得稅，不可享受股權(quán)獎勵遞延納稅優(yōu)惠政策。該2400萬元收入不是從B大學(xué)支付的，因不能提供財稅〔2018〕58號文規(guī)定的材料，也不能根據(jù)《科技部、財政部、稅務(wù)總局關(guān)于科技人員取得職務(wù)科技成果轉(zhuǎn)化現(xiàn)金獎勵信息公示辦法的通知》(國科發(fā)政〔2018〕103號)規(guī)定公示現(xiàn)金獎勵信息，難以享受財稅〔2018〕58號文規(guī)定的個稅優(yōu)惠政策。
4.技術(shù)性收入核定。如果B大學(xué)以本合同申請技術(shù)合同認(rèn)定登記，B大學(xué)收到600萬元的專利許可使用費，而不是3000萬元，丙方不是專利權(quán)人，其取得的2400萬元股權(quán)，可否登記為技術(shù)性收入?
本合同看起來比較簡單，但省卻了2400萬元的現(xiàn)金支付環(huán)節(jié)，也漏掉了中間程序和相關(guān)證明資料，進(jìn)而影響了技術(shù)合同認(rèn)定登記和稅收優(yōu)惠政策的落實。其好處是一定程度上減輕了A公司的現(xiàn)金支付壓力，問題是增加了發(fā)明人團隊的稅收負(fù)擔(dān)。
03、有關(guān)建議
無論當(dāng)事人以什么方式支付技術(shù)轉(zhuǎn)讓費或許可使用費，要充分考慮合同的履行及能否享受稅收政策，導(dǎo)致該享受的稅收優(yōu)惠政策不能享受而增加稅負(fù)。本合同可以采取以下方式簽訂：
1.A公司與B大學(xué)簽訂專利實施許可合同。B大學(xué)取得3000萬元許可收入后，再將其中80%即2400萬元現(xiàn)金獎勵給發(fā)明人團隊(假定交易費用、稅費等均為零)，發(fā)明人團隊取得2400萬元的現(xiàn)金獎勵后，在享受財稅〔2018〕58號文規(guī)定的稅收優(yōu)惠政策后，以稅后收入購買A公司的股權(quán)。A公司與發(fā)明人團隊簽訂投資協(xié)議，約定發(fā)明人團隊是以增資擴股方式投資A公司或者從A公司現(xiàn)有股東中轉(zhuǎn)讓股權(quán)方式成為股東，并約定股權(quán)出讓價格，然后修改公司章程，并辦理公司股東及股權(quán)變更登記手續(xù)。B大學(xué)以本合同向技術(shù)合同登記機構(gòu)辦理技術(shù)合同認(rèn)定登記，核定的技術(shù)性收入應(yīng)是3000萬元。
2.B大學(xué)先將10件專利權(quán)的80%賦予發(fā)明人團隊，并變更專利權(quán)人，變更為由B大學(xué)與發(fā)明人團隊按照20∶80的比例共有。A公司與B大學(xué)、發(fā)明人團隊簽訂專利實施許可合同。B大學(xué)將其20%的專利權(quán)許可A公司使用，分四次收取600萬元許可使用費，發(fā)明人團隊以其80%的專利權(quán)許可A公司使用，A公司將許可使用費折算為股權(quán)，以A公司的股權(quán)支付發(fā)明人團隊，并辦理股東及股權(quán)變更登記手續(xù)。根據(jù)《企業(yè)所得稅法》及其實施條例規(guī)定，B大學(xué)取得的300萬元專利許可收入，可以享受減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。雖然發(fā)明人團隊不可享受財稅〔2018〕58號文規(guī)定的個人所得稅優(yōu)惠政策，但根據(jù)《個人所得稅法》第二條規(guī)定，發(fā)明人團隊取得的股權(quán)以財產(chǎn)租賃所得繳納個人所得稅，稅負(fù)沒有增加。B大學(xué)和發(fā)明人團隊共同以本合同向技術(shù)合同認(rèn)定機構(gòu)辦理技術(shù)合同認(rèn)定登記，核定的技術(shù)性收入應(yīng)是3000萬元。
無論采取哪一種方式，B大學(xué)可以享受稅收優(yōu)惠政策，發(fā)明人團隊須繳納個人所得稅，實際稅負(fù)相差不大。
3.從本合同條款看，簽訂專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同更有利于該10件發(fā)明專利的實施。獨占實施許可與專利權(quán)轉(zhuǎn)讓的唯一區(qū)別是前者不變更專利權(quán)人。但A公司取得專利權(quán)，更有利于該10件專利的實施及其價值的實現(xiàn)。B大學(xué)保留10件專利的所有權(quán)和禁止分許可，其必要性并不充分。
本案例只是對本合同條款及其法律關(guān)系進(jìn)行分析，從上述分析可發(fā)現(xiàn)，從有利于技術(shù)進(jìn)步和促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化的角度，本合同還有值得優(yōu)化的空間。
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