原標題：“理性經(jīng)濟人”視角下的被宣告全部無效專利年費管理研究
專利權人認為專利處于“專利權待定狀態(tài)”的專利年費續(xù)繳存在風險，在遭遇專利全部無效決定出具后且司法行政部門未出終局裁決前的實際維持期間存在年費管理決策障礙。本文結合詠業(yè)案、趙山山案、曹建輝案來研究不同的年費管理決策導致的不同后果，研究專利權人應當如何充當“理性經(jīng)濟人”來實施有效年費管理；結合蔡耀華案探索對專利權人因不利后果的救濟可能性。在無明確的法律規(guī)定、指引指南的背景下，通過實證研究研究最有利于專利權人的決策方案，可最大程度地保證專利權人權益。
關鍵詞：專利無效宣告;專利年費;費用補償
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引言
我國專利授權之后，專利權人為了維持專利有效而必須向專利行政部門繳納專利年費。專利年費繳納制度是規(guī)范專利維持年費的數(shù)額、繳納模式、繳納時間以及不繳納帶來后果等行為的規(guī)則。[1]
作為非專利權人，專利無效宣告制度是否定已授權專利有效性的唯一路徑。[2]《專利法》第四十七條規(guī)定“宣告無效的專利權視為自始即不存在”。但無效宣告決定不是一經(jīng)送達即生效，而是在雙方當事人收到?jīng)Q定書之日起法定期限內未向法院起訴后發(fā)生法律效力。[3]無效宣告審查是專利行政部門行使行政權力，雙方當事人不服決定書而提起的訴訟則是人民法院行使司法權力，行政、司法權力先后出現(xiàn)同一案件中，在無效宣告審查、一審、二審和再審階段甚至會因為事實認定的不同導致多次“反轉”。
在一件專利被無效宣告請求人成功請求宣告全部無效之后、行政司法部門沒有出具終局裁決之前，專利權人即處于的“專利權待定狀態(tài)”，此時專利不能視為有效、也不能視為無效，且專利行政部門也不禁止對專利年費的繳納。“專利權待定狀態(tài)”持續(xù)的時間會因為行政訴訟、無效宣告審查程序拉長至幾年，甚至陷入“循環(huán)訴訟”而久拖不決。[4]專利權人對“專利權待定狀態(tài)”的專利費用繳納并沒有可以直接依據(jù)的規(guī)定、指南，在日常的年費管理中產(chǎn)生了較大風險和決策障礙，本文結合一些實際案例對“理性經(jīng)濟人”視角下的專利年費管理策略進行實證分析。
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不同年費管理決策及其后果
專利無效宣告請求是請求人的一種經(jīng)濟行為，在決定發(fā)起無效宣告時須評價其行為的經(jīng)濟成本及收益;而對于專利權人，也需在應對無效宣告程序時充當“理性經(jīng)濟人”角色，[5]從而根據(jù)現(xiàn)實評估條件做出最有利的決策，實現(xiàn)效用和利益的最大化。
專利權人在處于“專利權待定狀態(tài)”時，面臨繼續(xù)繳納專利年費和斷繳專利年費兩個選擇。若續(xù)繳，則可能因為專利被維持全部無效決定而使專利年費沒有得到其行為的經(jīng)濟收益;若斷繳，則又會使專利權處于中間狀態(tài)，[6]甚至在最終的訴訟程序中得到有力判決后卻不能請求恢復本該享有的專利權。
2.1 專利權待定狀態(tài)中持續(xù)繳納專利年費并請求恢復成功——詠業(yè)案
太盟光電科技股份有限公司請求宣告詠業(yè)科技股份有限公司發(fā)明專利無效案，[7]基本案情如下：專利權人詠業(yè)科技股份有限公司(以下簡稱“詠業(yè)公司”)于2009年5月20日申請、2013年7月24日獲授權中國發(fā)明專利“陶瓷天線”;無效宣告請求人太盟光電科技股份有限公司(以下簡稱“太盟光電公司”)于2016年12月29日向國家知識產(chǎn)權局(原專利復審委員會)提起無效宣告請求;國家知識產(chǎn)權局于2017年7月14日作出“專利權全部無效”的第32906號無效宣告請求審查決定;詠業(yè)公司因不服該無效宣告請求審查決定向北京知識產(chǎn)權法院提起訴訟，后者作出一審生效判決撤銷前述審查決定、并責令重新作出審查決定的生效判決;國家知識產(chǎn)權局于2020年9月24日重新作出專利權全部有效的第46446號無效宣告請求審查決定。
詠業(yè)公司在“專利權待定狀態(tài)”期間實際分別繳納了3年的專利年費，即第10~12年年費，并最終得以有效維持專利權。
詠業(yè)案中堅持繳納對應年度應繳年費、并且在司法行政程序中得到維持專利權的有利裁決，該種情形對于專利權人而言是最有利的。而“專利權待定狀態(tài)”的持續(xù)確實會對專利權人的行權、運營產(chǎn)生影響，但好在有效專利權具有追溯力，[8]可以給予專利權人充分的保障機會，同時由于經(jīng)歷了完整的專利權穩(wěn)定性檢驗程序專利權人未來面臨的失效風險將更低。
2.2 專利權待定狀態(tài)中持續(xù)繳納專利年費但維持失效——趙山山案
北京暴風魔鏡科技有限公司請求宣告自然人趙山山實用新型專利無效案，[9]基本案情如下：專利權人趙山山于2014年8月27日申請、2015年5月27日獲授權中國實用新型專利“一種手機立體眼鏡中的利用卡扣固定手機的裝置”;無效宣告請求人北京暴風魔鏡科技有限公司于2016年3月15日向國家知識產(chǎn)權局(原專利復審委員會)提起無效宣告請求;國家知識產(chǎn)權局于2016年9月27日作出“專利權全部無效”的第30229號無效宣告請求審查決定;趙山山因不服該無效宣告請求審查決定向北京知識產(chǎn)權法院依法提起行政訴訟，后者作出駁回訴訟請求的一審判決;趙山山不服向北京市高級人民法院提出上訴，2018年1月31日二審判決駁回上訴，維持原判。
趙山山在“專利權待定狀態(tài)”期間實際分別繳納了2年的專利年費，即第4~5年年費，但最終專利權仍被認定自始無效。
趙山山案中專利權人經(jīng)過完整的救濟程序后仍舊獲不利其的無效裁決，盡管堅持繳納了對應年度年費沒有產(chǎn)生維持程序瑕疵，但在實體權利沒有存在的基礎上，最終專利權自始無效的結果也是不能避免的?？梢姴患釉u估地按常規(guī)案件進行年費繳納也不必然導致有利結果，反而會造成額外的經(jīng)濟損失。
2.3 專利權待定狀態(tài)中未繳納專利年費后請求恢復失敗——曹建輝案
黃驊天程工貿有限責任公司請求宣告自然人曹建輝新型專利無效案，[10]基本案情如下：專利權人曹建輝于2015年4月30日申請、2015年12月30日獲授權中國實用新型專利“多功能電動折疊代步行李車”;無效宣告請求人黃驊天程工貿有限責任公司于2017年2月16日向國家知識產(chǎn)權局(原專利復審委員會)提出了無效宣告請求;國家知識產(chǎn)權局于2017年9月20日作出“專利權全部無效”的第33391號無效宣告請求審查決定;曹建輝因不服該無效宣告請求審查決定向北京知識產(chǎn)權法院依法提起行政訴訟，后者作出撤銷前述審查決定并重新作出決定的一審判決，各方均未上訴;2019年7月19日曹建輝請求恢復專利權失敗。
曹建輝在“專利權待定狀態(tài)”期間沒有繳納專利年費，即使專利技術本身經(jīng)過法院、國家知識產(chǎn)權局評審是具備專利技術授權條件，但最終仍舊因未續(xù)費不能成功維持專利權。
曹建輝案中，專利技術本身具有較強的授權前景和可能性，但因為在“專利權待定狀態(tài)”期間沒有繳納對應的年費，產(chǎn)生了違背《專利法》第四十四條規(guī)定的應當繳費情形，以至于缺少有效專利權恢復的必要條件。
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救濟可能性討論
專利權人依循專利法規(guī)定申請專利后獲得專利授權，是投入了資金、技術和時間獲得的行政授權，尤其對于發(fā)明專利，經(jīng)過了相對漫長的初審、實質審查、答復審查意見之后才獲得專利授權。若專利權是因存有某種瑕疵而導致無效的，將對專利權人造成一定程度的損失。[11]進一步的，若專利權被專利行政部門宣告專利全部無效后，后又被法院認定為專利有效，這就給專利權人帶來了不必要的義務承擔和不必要麻煩，至少因為行政部門的原因而導致專利權處于穩(wěn)定和不穩(wěn)定之中反轉，現(xiàn)行的法律框架下卻并沒有給出補償?shù)木葷馈?/p>
在前述案例中，詠業(yè)案是有利于專利權人的后果，即維持專利技術授權條件、年費正常繳納維持;趙山山案、曹建輝案則是不利于專利權人的結果。后者因缺少恢復專利權的必要條件(專利技術授權可能性、年費)而失去了專利權，趙山山案、曹建輝案也存在如何尋求救濟的現(xiàn)實問題。
3.1 專利失效后請求退費
《中華人民共和國專利法實施細則》第九十四條亦規(guī)定，多繳、重繳、錯繳專利費用的，當事人可以自繳費日起三年內，提出退款請求。對于在“專利權待定狀態(tài)”期間繳納的專利年費、但專利權最終被維持認定為無效的，屬于錯繳情形，可以請求退還。但既有行政程序、又有司法程序時，何時作為計算錯繳的時間點，研究發(fā)現(xiàn)實務中有三種處理方式。
第一種方式：無效宣告請求審查決定自行政判決生效之日起生效。因此在行政判決生效后繼續(xù)繳納的年費屬于錯繳情形，而之前繳納的則不屬于。北京知識產(chǎn)權法院2019年在趙山山案中支持了這一觀點。
第二種方式：無效宣告請求審查決定自公告之日起生效。實踐中，不論是國家知識產(chǎn)權局主動作出的有利于專利權人的決定、還是第一種方式延續(xù)產(chǎn)生的決定，無效宣告審查決定書的官方公告日期相對作出日期是滯后的。因此有觀點認為將專利公告日作為計算時間點。
第三種方式：國家知識產(chǎn)權局作出了無效宣告請求審查決定并送達給無效宣告請求申請人以及涉案專利權人后，即已經(jīng)成立，并對外發(fā)生法律效力。因此自無效宣告請求審查決定作出之日，專利權人就已喪失了專利權，其后繳納的年費屬于錯繳情形。北京市第一中級人民法院2015年在蔡耀華案，[12]支持了這一觀點，經(jīng)查證中國及多國專利審查信息查詢網(wǎng)，國家知識產(chǎn)權局也全部返還了相關年費給申請人。
上述三種處理方式，認定的不同時間段在于自國家知識產(chǎn)權局作出無效宣告請求審查決定時至法院作出生效判決(法院維持無效決定情形)或國家知識產(chǎn)權局作出、公告無效宣告請求審查決定(法院責令重新作出決定情形)。顯然，第一種方式更有利于保證專利權人利益，專利權人只需要持續(xù)繳納年費而不需要做多余的決策。
筆者認為第一種方式是更加合理、合法、公平的處理方式，這是因為在無效宣告請求審查決定后權利人應當經(jīng)過充分評估以決策是否通過訴訟途徑來實施救濟，若最終的判決結果是維持全部無效應當自行承擔由請求救濟程序導致的不利后果，那么之間產(chǎn)生的年費應當不予退還;若是有利于權利人的后果，也就不存在退費問題。這樣的處理方式一方面減少了法院審理行政訴訟案件量，另一方面也保證了各方的公平和合理，不同后果對應了專利權人作為“理性經(jīng)濟人”作出的判斷和選擇。
3.2 專利失效后請求賠償費
在蔡耀華案中，蔡耀華試圖通過請求行政賠償?shù)姆绞将@得補償。[13]但法院認為準許了專利權人的退費申請后，國家知識產(chǎn)權局因退回錯繳專利年費的相關程序性行為不屬于行政機關及其工作人員行使行政職權而直接損害財產(chǎn)權，亦不屬于國家賠償法第四條規(guī)定的賠償范圍;對于專利年費退還應通過法定退費程序予以辦理;年費在此期間產(chǎn)生的利息也不屬于《國家賠償法》第三十六條規(guī)定的應當支付銀行同期存款利息的情形;提出訴訟而支付代理費、交通費、誤工費等費用，屬于當事人在法律救濟程序中支出的費用，不屬于國家賠償法所規(guī)定的賠償范圍。
經(jīng)過行政機關實質審查確認具有專利權效力，最終又因專利專利技術不具有授權可能性而被宣告全部無效的案件，通常是發(fā)明或者出具了正面專利權評價報告的實用新型和外觀專利。同一案件專利行政部門經(jīng)過至少兩次的審查中均沒有找到不予授權的證據(jù)但最終專利被宣告全部無效，對于專利權人是難以接受的結果，在這一過程中專利權人通常伴以額外的經(jīng)濟付出、潛在或明確的經(jīng)濟損失。國家專利行政機關未盡到審查職責、造成涉案專利瑕疵的行為，屬于專利申請審查程序中的專利行政侵權行為，應當按照國家賠償法向權利人或其利害關系人承擔損害賠償責任。[14]除3.1中的退費請求外，專利權人還可以對因應對無效宣告程序而產(chǎn)生的額外經(jīng)濟付出、損請求賠償失。
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總結語
專利權人在“專利權待定狀態(tài)”面臨的決策將對最終的專利有效性產(chǎn)生直接影響，部分本應當被維持的專利會因為年費斷繳而無法恢復、部分自始即無效的專利又被長期續(xù)繳年費。為了讓被宣告全部無效專利的年費管理更具有可行性，本文提出：(1)專利權人首先應充當“理性經(jīng)濟人”角色，從專利技術層面充分評估專利維持可能性，對于無授權前景的專利放棄“專利權待定狀態(tài)”期間的專利年費;(2)對于具有授權前景、或存在穩(wěn)定性爭議的專利，應堅持續(xù)繳專利年費直至終局裁決認定，若終局認定自始無效的，專利權人還可以尋求救濟以挽回至少部分經(jīng)濟損失。在前述兩種“理性經(jīng)濟人”角色下的平衡考量后再決策專利被宣告全部無效后是否繼續(xù)繳納年費，可以最大程度地保證專利權人權益。
注釋：
[1]喬永忠：《專利維持年費機制研究》，載《科學學研究》2011年第10期，第1490-1494+1519頁。
[2]李曉鳴：《我國專利無效宣告制度的不足及其完善》，載《法律科學(西北政法大學學報)》2021第1期，第149-159頁。
[3]《中華人民共和國專利法》第四十六條。
[4]金蕾：《我國專利侵權訴訟與專利無效審理模式問題研究》，南京大學2013年碩士學位論文，第9頁。
[5]張鵬：《基于行為科學的知識產(chǎn)權公共政策有效性提升方向研究》，載《中國發(fā)明與專利》2019第1期，第15-19頁。
[6]任惠，劉云飛，袁任遠：《專利權的效力狀態(tài)及其影響》，載《中國科技信息》2020年第16期，第27+29頁。
[7]參見北京知識產(chǎn)權法院(2017)京 73 行初 8240 號行政判決書。
[8]李萍，程誠：《淺議無效決定對專利合同追溯力中的合同履行問題》，載《專利代理》2018年第2期，第46-51頁。
[9]參見北京知識產(chǎn)權法院(2019)京73行初12652號行政判決書。
[10]參見最高人民法院(2020)最高法知行終294號行政判決書。
[11]徐理智：《專利無效補償機制之探討》，載《知識產(chǎn)權》2012年第6期，第68-71頁。
[12]參見北京市第一中級人民法院(2015)一中行初字第1604號行政判決書。
[13]參見北京市第一中級人民法院(2015)一中行初字第1605號行政判決書。
[14]管榮齊：《專利文件修改超范圍的審查——“爆破作業(yè)智能管理系統(tǒng)”發(fā)明專利無效行政糾紛案》，載《中國發(fā)明與專利》2020年第5期，第124-128頁。
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