專利法實施細(xì)則中“同樣的理由”應(yīng)如何解釋
案情簡介
原告某公司針對第三人擁有的專利向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出無效宣告請求，國家知識產(chǎn)權(quán)局以原告所提理由不符合專利法實施細(xì)則第二十條第二款的無效理由不再進(jìn)行審理為由，決定維持涉案專利有效。
原告因不服前述決定而提起訴訟，原告認(rèn)為，一、原告在兩次無效宣告請求中主張的理由完全不同，雖然原告在兩次無效請求中主張的法律條款均為專利法實施細(xì)則第二十條第二款，但兩次主張缺少的必要技術(shù)特征是不同的，不構(gòu)成同樣的理由，不屬于一事不再理。二、原告在前次請求的口頭審理當(dāng)庭曾提出缺少齒輪這一必要技術(shù)特征，但合議組當(dāng)庭指出原告未在請求書中提出該理由，在先決定亦未針對該理由進(jìn)行評述，故原告在本次無效請求中提出該理由不屬于一事不再理。故請求依法撤銷被訴決定，并責(zé)令被告重新作出決定。
調(diào)查與處理
2020年11月23日，北京知識產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為原告在無效宣告請求中所提理由與其在先請求所提理由并不屬于同樣的理由，不屬于一事不再理的情形。被訴決定應(yīng)對原告的無效理由作出實體審理和回應(yīng)，其以一事不再理為由不予審理，程序有誤，應(yīng)予糾正。遂判決撤銷國家知識產(chǎn)權(quán)局作出的被訴決定，并責(zé)令重新作出決定。宣判后，各方當(dāng)事人均未提起上訴。
法律分析
本案爭議焦點在于：各方當(dāng)事人對“同樣的理由”的認(rèn)識存在分歧，一方當(dāng)事人認(rèn)為本案涉及的缺少必要技術(shù)特征的認(rèn)定，如果經(jīng)過審查認(rèn)為涉案專利獨立權(quán)利要求不缺少必要技術(shù)特征，請求人再以該條提起無效宣告，屬于同樣的理由;另一方當(dāng)事人認(rèn)為“同樣的理由”不僅是同樣的無效理由，且具體的理由闡述亦應(yīng)當(dāng)不同。
本案所涉爭議焦點實質(zhì)在于“同樣的理由”應(yīng)當(dāng)如何解釋和適用。在理論界，對于“同樣的理由”的理解也提出疑問，其含義是指無效宣告請求所依據(jù)的法律條款相同，證據(jù)也相同;還是指無效宣告請求所依據(jù)的法律條款相同，證據(jù)相同，具體理由也相同。
一、“同樣的理由”的理解之法理角度
“同樣的理由”規(guī)則實質(zhì)上是“一事不再理”原則在專利無效程序中的具體體現(xiàn)。在對“同樣的理由”規(guī)則適用存在疑問或者分歧時，應(yīng)當(dāng)從其本源上去尋求答案。
“一事不再理”原則本是訴訟程序中的一項基本原則，其起源于古代羅馬法，后逐漸發(fā)展為英美法系的既判力制度，其本質(zhì)最主要是避免裁決機關(guān)針對同一裁決對象或事項進(jìn)行重復(fù)或者矛盾裁決。對于同一裁決對象或事項的確定是需要結(jié)合具體程序予以考量。
在專利無效程序中，專利法實施細(xì)則第六十五條第一款規(guī)定，無效宣告請求書應(yīng)當(dāng)結(jié)合提交的所有證據(jù)，具體說明無效宣告請求的理由，并指明每項理由所依據(jù)的證據(jù)。該條第二款對前述理由所依據(jù)的法律條款予以規(guī)定。
在實務(wù)界和理論界，對請求人所提無效理由的要求應(yīng)當(dāng)是比較一致的，既要求請求人說明無效宣告請求的法律依據(jù)，也要求請求人必須陳述不符合前述法律依據(jù)的具體理由，如有必要時，請求人還應(yīng)當(dāng)提交支持其主張的相關(guān)證據(jù)。據(jù)此，無效宣告請求受理機關(guān)所審理的對象既包括法律條款和基于該法律條款所具體陳述的理由，以及相關(guān)的證據(jù)。可以說，在專利無效宣告程序中，其裁決對象是請求人所提出的具體法律條款，以及所依據(jù)的相關(guān)證據(jù)和具體理由?；诖?，“同樣的理由”應(yīng)解釋為是指無效宣告請求所依據(jù)的法律條款相同，證據(jù)相同，具體理由也相同。
二、“同樣的理由”的理解之法解釋角度
專利法實施細(xì)則第六十六條第二款規(guī)定，在專利復(fù)審委員會就無效宣告請求作出決定之后，又以同樣的理由和證據(jù)請求無效宣告的，專利復(fù)審委員會不予受理。
此處同樣的理由不僅指具體的法律條款，還應(yīng)包括依據(jù)該法律條款所具體闡述的理由。這種解釋應(yīng)當(dāng)是法條的應(yīng)有之義，否者法條在具體適用時，會存在難以自洽的矛盾之處。針對需要引證除涉案專利文件以外的其他證據(jù)的無效條款，例如專利法二十二條第二款新穎性條款等，因請求人所引用的證據(jù)(對比文件)的不同，即便都是適用二十二條第二款，但因結(jié)合不同證據(jù)導(dǎo)致具體闡述的理由是不同的，亦應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為條款相同但具體理由不同。
針對不需要引證除涉案專利文件自身相關(guān)證據(jù)的無效條款，例如專利法實施細(xì)則第二十條第二款缺少必要技術(shù)特征等。一般而言，此類案件所涉的證據(jù)基本是一樣的，但不能因其證據(jù)相同，而將其理由限定為法條本身，這樣會導(dǎo)致同樣的法條在不同的情形下做出不同的解釋，這是有違法律適用一致性原則，導(dǎo)致法律可能被隨意適用，且缺少可預(yù)見性。因此，針對引證相同證據(jù)的無效理由條款，即便曾針對此類條款作出過審理，但請求人以另外的具體理由提出無效宣告，亦不構(gòu)成“同樣的理由”，不能不經(jīng)過實體審理徑直以違反一事不再理原則不予受理。
本案中，原告某公司在本次無效宣告請求和在先請求中雖然均系依據(jù)專利法實施細(xì)則第二十條第二款規(guī)定提出主張，認(rèn)為本專利權(quán)利要求1缺少必要技術(shù)特征，但其在兩次請求中所主張缺少的具體必要技術(shù)特征是不同的，因而并不屬于相同的理由。
三、“同樣的理由”的理解之具體條款角度
本案被告不予受理的主要理由在于關(guān)于涉案專利獨立權(quán)利要求1是否缺少必要技術(shù)特征，在前案中已經(jīng)做出了認(rèn)定，無需再次對該問題做出認(rèn)定。筆者認(rèn)為被告的主張實質(zhì)上是認(rèn)為是否缺少必要技術(shù)特征是個定性問題，在確定其技術(shù)方案可以解決其技術(shù)問題時，即便提出的是不同的必要技術(shù)特征，但并不影響其結(jié)論，無需再行作判定。關(guān)于“一次性”認(rèn)定條款，需要結(jié)合條款的具體內(nèi)容及評審實踐進(jìn)行分析。
專利法實施細(xì)則第二十條第二款規(guī)定，獨立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案，記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。
必要技術(shù)特征是指發(fā)明或者實用新型為解決其技術(shù)問題所不可缺少的技術(shù)特征，其總和足以構(gòu)成發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案，使之區(qū)別于背景技術(shù)中所述的其他技術(shù)方案。而判斷某一技術(shù)特征是否為必要技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)從所要解決的技術(shù)問題出發(fā)并考慮說明書描述的整體內(nèi)容。
首先，就技術(shù)方案的實質(zhì)層面而言，某項獨立權(quán)利要求是否完整地記載了解決技術(shù)問題的技術(shù)方案，是否缺少必要技術(shù)特征，是一個相對客觀的確定的結(jié)論，且通常僅依據(jù)權(quán)利要求書和說明書即可確定。
在理想狀態(tài)下，審查判斷某項權(quán)利要求是否缺少必要技術(shù)特征時，應(yīng)對該項權(quán)利要求整體上是否構(gòu)成一個完整技術(shù)方案作出一并審查判斷，且該判斷結(jié)論理論上不應(yīng)當(dāng)因當(dāng)事人主張的具體必要技術(shù)特征的不同而有不同。然而不可否認(rèn)的是，在審查實踐特別是遵循當(dāng)事人請求原則的專利無效案件中，通常是針對當(dāng)事人的具體請求理由進(jìn)行回應(yīng)并給出相應(yīng)的審查結(jié)論。即審查員通常是針對請求人所提必要技術(shù)特征和所提技術(shù)問題進(jìn)行審查，而該問題可能并非是本專利所要解決的技術(shù)問題，此種情況下，可能并未對涉案專利獨立權(quán)利要求是否完整地記載了其所要解決技術(shù)問題的技術(shù)方案進(jìn)行審查。故而當(dāng)事人所提理由的恰當(dāng)與否常常會直接影響到審查的結(jié)論。
可見，專利法實施細(xì)則第二十條第二款在實踐中并非是絕對的“一次性”認(rèn)定條款。其實，當(dāng)審查的具體理由不同時，其之間的結(jié)論是互不影響的。
其次，從專利無效制度層面著眼，如果僅因在先決定中存在某項獨立權(quán)利要求是完整技術(shù)方案、不缺少必要技術(shù)特征的表述，即禁止其后以其他具體理由再行依據(jù)該條款提出無效請求，則將使專利法實施細(xì)則第二十條第二款這一無效條款在事實上成為僅能主張一次的條款，即只要有人在先依據(jù)該條款提出過主張，則無論其提出的具體理由為何，此后任何人均不能再行依據(jù)該條款進(jìn)行主張，此無疑有違專利無效制度的立法本意和初衷，亦與前文所論述的“一事不再理”基本原則的內(nèi)涵是不相符的。
綜上，本文從三個角度對專利法實施細(xì)則第六十六條第二款“同樣的理由”做了詳盡且較為全面的分析，明確其應(yīng)理解為“相同的條款、相同的證據(jù)及相同的具體理由”。但筆者此處做個小提示，對于“相同的具體理由”的判定，不應(yīng)停留在文字表述方面的相同與否，而是應(yīng)考察具體理由的內(nèi)容實質(zhì)是否相同。
典型意義
“一事不再理”原則系訴訟規(guī)則中的基石之一，專利法實施細(xì)則第六十六條第二款規(guī)定是前述規(guī)則在專利無效宣告請求程序中的具體適用。由于該條規(guī)定的較為原則，在具體適用過程中會存在適用尺度不統(tǒng)一、概念界定不明晰等問題。本案所涉及的爭議焦點即是前述問題在司法實踐中的具象化，且在理論界亦是存在如何理解的爭論。
本案中，本院明確了“同樣的理由”，不僅指具體的法律條款，還應(yīng)包括依據(jù)該法律條款所具體闡述的理由，具體而言是“相同的條款、相同的證據(jù)及相同的具體理由”。同時，本案亦從兩個層面對必要技術(shù)特征的相關(guān)認(rèn)定進(jìn)行了詳細(xì)且全面的分析，基于此，明確了即便前案已認(rèn)定涉案專利的獨立權(quán)利要求不缺少必要技術(shù)特征，但后案請求人以缺少之前未提出的必要技術(shù)特征提出無效請求的，亦應(yīng)當(dāng)予以受理。本案為日后類似案件提供了引導(dǎo)和思路。
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