無效程序中與權利要求修改相關的問題
OPPO廣東移動通信有限公司(下稱請求人)就專利權人夏普株式會社的第01819676.4號發(fā)明專利提出無效宣告請求。針對無效宣告請求人提交的無效理由和證據(jù)，專利權人將保護主題為無線通信系統(tǒng)的權利要求1中有關同步裝置限定的技術特征補入到保護主題為基站的權利要求4中，并對權利要求4、6中認為是明顯錯誤之處進行修正。請求人認為上述修改不符合現(xiàn)行的專利法實施細則第六十九條的規(guī)定。本案的爭議焦點之一就是專利權人對權利要求所作修改是否滿足《專利審查指南》(下稱《審查指南》)關于修改方式中對權利要求進一步限定的要求，專利權人認為的“明顯錯誤”是否明顯。本文結合該無效宣告請求案，重點討論具體如何掌握關于權利要求進一步限定的判斷標準，并對明顯錯誤的認定提供借鑒。
在無效審查階段，針對請求人提出的無效理由，為避免專利權被宣告無效，專利權人希望以更加靈活的方式，將發(fā)明對現(xiàn)有技術做出貢獻的技術特征限定到權利要求中，從而使其權利更穩(wěn)定。出于維護授權專利權利要求的公示作用、平衡專利權人權利和社會公眾的信賴利益等多方面考慮，專利法實施細則第六十九條以及《審查指南》第四部分第三章4.6節(jié)無效宣告程序中對專利文件的修改中對修改原則、修改方式及其限制作出規(guī)定。
專利法實施細則第六十九條規(guī)定：“在無效宣告請求的審查過程中，發(fā)明或者實用新型專利的專利權人可以修改其權利要求書，但是不得擴大原專利的保護范圍。”具體如何修改，《審查指南》第四部分第三章4.6.1節(jié)“修改原則”中規(guī)定：“發(fā)明或者實用新型專利文件的修改僅限于權利要求書，其原則是：(1)不得改變原權利要求的主題名稱。(2)與授權的權利要求相比，不得擴大原專利的保護范圍。(3)不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍。(4)一般不得增加未包含在授權的權利要求書中的技術特征。” 4.6.2節(jié)“修改方式”中規(guī)定，在滿足上述修改原則的前提下，修改權利要求書的具體方式一般限于權利要求的刪除、技術方案的刪除、權利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正。權利要求的進一步限定是指在權利要求中補入其他權利要求中記載的一個或者多個技術特征，以縮小保護范圍。
專利權的保護范圍以權利要求的內(nèi)容為準，為保有其專利權，專利權人通常會在無效程序中采用進一步限定的方式修改權利要求，或者對明顯錯誤進行修正。根據(jù)上述規(guī)定，權利要求的進一步限定，允許以補入其他權利要求中記載的技術特征的方式修改權利要求，并不等于允許對權利要求書中記載的技術特征進行任意的組合，其要求修改必須在實質(zhì)上達到在授權權利要求保護范圍的基礎上進一步縮小原有保護主題的保護范圍。關于明顯錯誤，審查指南第二部分第八章5.2.2節(jié)“允許的修改”中對于符合專利法第三十三條規(guī)定的修改給出了規(guī)定，其中在第5.2.2.2節(jié)“對說明書及其摘要的修改”中對“明顯錯誤”規(guī)定：“(11)修改由所屬技術領域的技術人員能夠識別出的明顯錯誤，即語法錯誤、文字錯誤和打印錯誤。對這些錯誤的修改必須是所屬技術領域的技術人員能從說明書的整體及上下文看出的唯一的正確答案。”基于相同的原則，權利要求中的明顯錯誤也應是所屬技術領域的技術人員明顯就能夠識別出的，并且其修改應當是唯一確定的。
本案中，現(xiàn)有技術存在移動站間直接通信和基站與移動站間通信的幀不同步，導致用戶需要在兩種模式間頻繁切換的技術問題，涉案專利的移動站利用基站與移動站間通信的控制信息實現(xiàn)使基站與移動站間通信和移動站間直接通信的幀同步。授權專利的權利要求，其第一組權利要求保護的主題是“一種無線通信系統(tǒng)”，第二組權利要求保護的主題是“一種無線通信系統(tǒng)中的基站”。在無效程序中，專利權人對第二組權利要求中的權利要求4和6進行了修改。本案的審理焦點之一在于對無效審查文本的確定。
“權利要求的進一步限定”的修改要求——“縮小保護范圍”
授權專利權利要求4要求保護一種無線通信系統(tǒng)中的基站，限定了在基站處執(zhí)行的資源分配。雖然專利權人新增的有關同步裝置的特征是本專利授權文本其他權利要求中記載的一個技術特征，從行為上看，滿足了“權利要求的進一步限定”的形式要件，但從該修改行為帶來的結果上看，仍需進一步分析這種限定是否實質(zhì)上“縮小保護范圍”。具體而言，專利權人在權利要求4中新增加了關于同步裝置的技術特征，而有關同步裝置的特征是對無線通信系統(tǒng)的限定，所謂的“同步”實際上是移動站根據(jù)基站移動站間通信所使用的控制信息來校準以達到移動站與基站、移動站與移動站之間的幀同步，“同步裝置”的操作實際上是移動站完成的，移動站是否完成同步操作無需反饋基站，針對移動站的“同步”操作，基站也并不需要做出相應的調(diào)整以配合移動站的“同步”操作，同步操作也并不會對基站后續(xù)的資源分配造成影響。也即，基站實質(zhì)上仍舊只是完成根據(jù)請求執(zhí)行資源的分配，新增的技術特征并沒有對與基站的構成或功能等有具體的限定作用，并不能有效地限縮保護主題為基站的權利要求4的保護范圍。
考慮到授權公告的權利要求的公示作用：公示專利權人所擁有的排他性權利的范圍，社會公眾據(jù)此可以明晰專利權利邊界，預測、評價自身行為是否侵犯專利權。如果權利要求在修改的基礎上被維持有效，則該修改后的權利要求對社會公眾而言也應當是可以預見的，即有脈絡清晰的修改預期。根據(jù)授權專利權利要求的內(nèi)容，社會公眾并不能預見到在對要求執(zhí)行通信資源分配的基站的保護中還應當包括有移動站執(zhí)行與基站同步的裝置，也就是說，專利人的這種修改并不是社會公眾可以預期的合理修改方式。
從實體的技術內(nèi)容上把握對明顯錯誤的認定
在行政程序和司法程序中，均允許專利權人對屬于明顯錯誤之處進行修正性解釋，現(xiàn)行審查指南中也明確規(guī)定可以對明顯錯誤進行修正。如果屬于明顯錯誤，本領域技術人員應當是能夠識別并唯一確認的，但在實際審查過程中，某些專利權人認為非改不可的內(nèi)容并不都屬于明顯錯誤的范疇。對明顯錯誤的認定需要結合具體的技術內(nèi)容來把握。
具體到本案，首先，根據(jù)本領域技術人員對涉案專利技術方案的整體理解，權利要求4、6中的“幀內(nèi)頻帶”，權利要求6中的“根據(jù)進行移動站間直接通信的終端的組合和分配給基站移動站間通信的上述第一頻率，來選定分配給進行移動站間直接通信的終端的上述第二頻率”無明顯的語法錯誤、文字錯誤或打印錯誤。其次，“幀內(nèi)帶”不是本領域的公知術語，涉案專利說明書中也沒有對“幀內(nèi)帶”做出具體的解釋限定，根據(jù)專利權人的主張，本領域技術人員也無法直接地、毫無疑義地將“幀內(nèi)帶”具體理解為幀內(nèi)的時間區(qū)域。權利要求4中僅限定了兩種通信方式所使用的頻率不同，權利要求6進一步限定根據(jù)進行直接通信的終端的組合情況和分配給基站移動站間通信的第一頻率，來選定分配給直接通信的終端的第二頻率，即具體分配的依據(jù)，并無矛盾或邏輯錯誤。專利權人將“幀內(nèi)頻帶”修改為“幀內(nèi)帶”，將權利要求6的 “根據(jù)進行移動站間直接通信的終端的組合和分配給基站移動站間通信的上述第一頻率，來選定分配給進行移動站間直接通信的終端的上述第二頻率”修改為“根據(jù)進行移動站間直接通信的終端的組合和分配給基站移動站間通信的上述第一頻率的幀內(nèi)帶，來選定分配給進行移動站間直接通信的終端的上述第二頻率的幀內(nèi)帶”，上述修改后的內(nèi)容并不是根據(jù)說明書的整體及上下文能唯一確定的技術手段，還存在作其他解釋或者修改的可能。因此，上述修改并不屬于《審查指南》規(guī)定的能夠允許修改的明顯錯誤的范疇。
由于專利權人對權利要求所做修改不能被認定為是對權利要求的進一步限定，或是對明顯錯誤的修正，因此，其修改不符合專利法實施細則第六十九條的規(guī)定，合議組對專利權人提交的權利要求修改文本未予以認可。本案合議組經(jīng)審理，在涉案專利授權公告的權利要求書內(nèi)容的基礎上，詳細論述了涉案專利權利要求不具備新穎性、創(chuàng)造性的理由，并作出第46741號無效宣告請求審查決定，宣告本專利全部無效。
綜上，權利要求的進一步限定是專利權人在無效程序中采用的會影響權利要求保護范圍的主要修改方式，審查文本的確定，是無效審理的基礎。為克服權利要求可能存在的缺陷，更好地保護發(fā)明創(chuàng)造，現(xiàn)行《審查指南》規(guī)定了專利權人在無效宣告程序中可采用進一步限定的方式修改授權專利的權利要求，但專利權人做出的這種被動修改也需要受到一定的限制。在審查實踐中合理適用專利法、專利法實施細則以及《審查指南》關于無效程序中對專利文件修改的相關規(guī)定，既在較大程度上維護了專利權人的利益，鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，又兼顧了權利要求的公示作用，保護社會公眾的信賴利益。
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