原標題：創(chuàng)造性評價中技術(shù)啟示的把握
本文所述案件經(jīng)過一次國家知識權(quán)局無效程序，一次北京法院行政一審程序，一次北京高院行政二審程序，一次最高院再審程序，一次北京高院再審程序，歷時三年時間，最終撤銷了最初的全部無效的行政決定。其中涉及到對技術(shù)標準證據(jù)的理解使用，IC技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠募夹g(shù)啟示的把握對業(yè)內(nèi)具有一定的參考作用。
摘要
在權(quán)利要求創(chuàng)造性的判斷中，通常會結(jié)合兩篇或兩篇以上現(xiàn)有技術(shù)文獻進行對比分析，此時現(xiàn)有技術(shù)是否給出相互結(jié)合的技術(shù)啟示是判斷創(chuàng)造性的關(guān)鍵和難點，本文以一個發(fā)明專利的無效宣告請求案為例，具體分析本領(lǐng)域技術(shù)人員是否有動機將兩篇現(xiàn)有技術(shù)文獻相結(jié)合以獲得權(quán)利要求的技術(shù)方案。
本案經(jīng)歷專利權(quán)無效宣告、行政訴訟一審、二審和再審程序，最終維持專利權(quán)全部有效，其中涉及如何確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題以及判斷現(xiàn)有技術(shù)是否存在相互結(jié)合的技術(shù)啟示。
案件概況
發(fā)明名稱：一種智能卡
專利號：CN20051013XXXX.2
申請日：2005年12月21日
授權(quán)公告日：2009年04月29日
本專利涉及一種智能卡，尤其涉及一種雙卡系統(tǒng)中用于諸如自動柜員機(ATM)或端點銷售系統(tǒng)(POS)卡片閱讀機的終端機或用于如行動電話的通信終端機的智能卡。
本專利授權(quán)公告時的權(quán)利要求1如下：
1、一種智能卡，包括：處理器;用來與終端機通信的第一接口;用來與另一智能卡通信的第二接口;及用來產(chǎn)生重置信號給該另一智能卡的重置產(chǎn)生裝置，所述處理器具有協(xié)議類型選取要求產(chǎn)生裝置，用來產(chǎn)生協(xié)議類型選取要求信號給所述另一智能卡。
基本案情
1、專利權(quán)無效宣告程序
針對上述專利權(quán)，無效請求人于2011年06月20日向?qū)＠麖?fù)審委員會提出了無效宣告請求，其理由是本專利權(quán)利要求1-13不具備專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性，請求宣告本專利權(quán)利要求1-13全部無效，請求人提交的主要證據(jù)如下：
對比文件1：EP1388811A1.公開日：2004年02月11日;
對比文件2：GB/T16649.3-1996號，《識別卡 帶觸點的集成電路卡第3部分：電信號和傳輸協(xié)議》，中國標準出版社，公開日：1997年09月30日。
對比文件1公開了一種對智能卡進行附加功能擴展的功能擴展模塊以及具有這種功能擴展模塊的智能卡，并具體公開了如下內(nèi)容：功能擴展模塊設(shè)置在所述智能卡，如SIM卡上，該功能擴展模塊的第一接觸部位和所述智能卡的第一芯片的相應(yīng)接觸部位相連接，第二接觸部位用作與外部設(shè)備的接口。該功能擴展模塊在一個優(yōu)選的實施方式中具有一個中間協(xié)調(diào)單元19和至少一個第二芯片21.第二芯片21用于容納任意服務(wù)提供商的第三方應(yīng)用。中間協(xié)調(diào)單元19同SIM卡13和第二芯片21連接，協(xié)調(diào)在手機、SIM卡13和第二芯片21之間的通訊以及在必要時協(xié)調(diào)供電，對進入的數(shù)據(jù)進行分析，以判斷數(shù)據(jù)是用于智能卡芯片還是用于功能擴展模塊，并將數(shù)據(jù)流傳給正確的芯片或芯片里存儲的應(yīng)用。可以將全部功能，即中間協(xié)調(diào)單元和第二芯片都集成到一個單獨的芯片中去。而且，由于該功能擴展模塊能夠?qū)崿F(xiàn)上述相應(yīng)的控制處理功能，因此其隱含公開了具有處理器。
對比文件1的圖1
對比文件2公開了適用于各種帶觸點的集成電路卡的操作過程，接口設(shè)備與卡之間的對話應(yīng)順序操作如下：第一步為接口設(shè)備連接和觸點激活;第二步為卡復(fù)位;第三步為卡和接口設(shè)備之間的數(shù)據(jù)交換;第四步為接口設(shè)備釋放觸點?？◤?fù)位由接口設(shè)備啟動，隨后卡用第6章規(guī)定的復(fù)位應(yīng)答信號來響應(yīng)。對比文件2進一步公開：協(xié)議類型選擇(PTS)協(xié)議，只允許接口設(shè)備啟動PTS過程，該過程包括接口設(shè)備向卡發(fā)出一個PTS請求。其中，對比文件2中對接口設(shè)備的定義為“在操作中同集成電路卡電連接的終端、通信設(shè)備或機器”。
專利權(quán)人認為：(1)對比文件1與本專利方案不同，對比文件1中雖然數(shù)據(jù)或指令會通過功能擴展模塊轉(zhuǎn)發(fā)給第一芯片，但這些數(shù)據(jù)或指令皆是來自于一終端機，而非由功能擴展模塊所發(fā)出，故對比文件1中的功能擴展模塊并不能類推視為本專利權(quán)利要求1中的智能卡;(2)本專利權(quán)利要求1中的“智能卡”并不能等同于“接口設(shè)備”，由對比文件2對“接口設(shè)備”的定義可知，對比文件2所指的“接口設(shè)備”并非為“卡”，而是如同本專利所述的“終端機”或一般大眾所熟知的“智能卡卡片閱讀機”，依照對比文件2所描述，該接口設(shè)備無法對本專利中第一卡與第二卡分別執(zhí)行PTS指令，對比文件2雖然規(guī)定了帶觸點的集成電路卡的電信號和傳輸協(xié)議，但對比文件2僅單純記載了關(guān)于“接口設(shè)備”與“卡”之間的“復(fù)位”機制，與本專利權(quán)利要求1所主張的“卡”與“卡”之間的“復(fù)位”機制有很大的不同。
專利復(fù)審委員會認為，本專利權(quán)利要求1保護的技術(shù)方案與對比文件1相比區(qū)別在于：權(quán)利要求1中的智能卡還包括用來產(chǎn)生重置信號給該另一智能卡的重置產(chǎn)生裝置;所述處理器具有協(xié)議類型選取要求產(chǎn)生裝置，用來產(chǎn)生協(xié)議類型選取要求信號給所述另一智能卡?；谏鲜鰠^(qū)別技術(shù)特征可以確定權(quán)利要求1實際解決的技術(shù)問題是：如何實現(xiàn)對另一智能卡的重置及協(xié)議類型選取要求的控制。由對比文件2公開的內(nèi)容可知，按照帶觸點的集成電路卡標準的規(guī)定，智能卡插入接口設(shè)備后接收數(shù)據(jù)前均要由接口設(shè)備啟動卡復(fù)位的過程和PTS過程。同時，由于對比文件1已經(jīng)公開，所述智能卡能夠通過功能擴展模塊配備任意外部第三方應(yīng)用，以實現(xiàn)所希望的功能擴展，即，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以通過該功能擴展模塊實現(xiàn)任意可實現(xiàn)的功能，而且，對比文件1中的SIM卡也屬于標準的帶觸點的集成電路卡，該功能擴展模塊相對于該SIM卡而言就是一種在操作中同集成電路卡電連接的“接口設(shè)備”，因此，當(dāng)本領(lǐng)域技術(shù)人員面對如何實現(xiàn)對另一智能卡的重置及協(xié)議類型選取要求的控制問題時，能夠從對比文件2公開的內(nèi)容中獲得啟示，通過在功能擴展模塊中設(shè)置重置產(chǎn)生裝置、使得處理器具有協(xié)議類型選取要求產(chǎn)生裝置，進而來產(chǎn)生重置信號、協(xié)議類型選取要求信號給所述另一智能卡，從而實現(xiàn)對另一智能卡的重置及協(xié)議類型選取要求的控制。由此可見，在對比文件1的基礎(chǔ)上結(jié)合對比文件2得到權(quán)利要求1所保護的技術(shù)方案，對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是顯而易見的，權(quán)利要求1所請求保護的技術(shù)方案不具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，不具備《專利法》第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。本專利權(quán)利要求2至13也不具有創(chuàng)造性。
專利復(fù)審委員會于2011年12月14日作出了第17705號《無效宣告請求審查決定》，宣告本專利全部無效。
2、行政訴訟一審程序
專利權(quán)人不服專利復(fù)審委員會作出的第17705號決定，向北京市第一中級人民法院提起訴訟，請求撤銷第17705號決定。
專利權(quán)人訴稱：(1)對本專利權(quán)利要求1與對比文件1所確定的區(qū)別技術(shù)特征沒有異議，但對于區(qū)別技術(shù)特征所解決的技術(shù)問題有異議，區(qū)別技術(shù)特征實際解決的技術(shù)問題是如何實現(xiàn)智能卡“自主”的對另一張智能卡發(fā)出重置信號，換句話說就是不依賴手機;(2)本專利權(quán)利要求1中的“智能卡”不同于“接口設(shè)備”，對比文件1和2之間沒有結(jié)合的技術(shù)啟示。
北京市第一中級人民法院一審認為，權(quán)利要求1保護的技術(shù)方案與對比文件1相比區(qū)別在于：權(quán)利要求1中的智能卡還包括用來產(chǎn)生重置信號給該另一智能卡的重置產(chǎn)生裝置;所述處理器具有協(xié)議類型選取要求產(chǎn)生裝置，用來產(chǎn)生協(xié)議類型選取要求信號給所述另一智能卡?；谏鲜鰠^(qū)別技術(shù)特征可以確定權(quán)利要求1實際解決的技術(shù)問題是：如何實現(xiàn)對另一智能卡的重置及協(xié)議類型選取要求的控制。根據(jù)對比文件2公開的內(nèi)容可知，按照帶觸點的集成電路卡標準的規(guī)定，智能卡插入接口設(shè)備后接收數(shù)據(jù)前均要由接口設(shè)備啟動卡復(fù)位的過程和PTS過程。同時，由于對比文件1已經(jīng)公開，所述智能卡能夠通過功能擴展模塊配備任意外部第三方應(yīng)用，以實現(xiàn)所希望的功能擴展，即，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以通過該功能擴展模塊實現(xiàn)任意可實現(xiàn)的功能，而且，對比文件1中的SIM卡也屬于標準的帶觸點的集成電路卡，因此，該功能擴展模塊相對于該SIM卡而言就是一種在操作中同集成電路卡電連接的“接口設(shè)備”，因此，當(dāng)本領(lǐng)域技術(shù)人員面對如何實現(xiàn)對另一智能卡的重置及協(xié)議類型選取要求的控制問題時，能夠從對比文件2公開的內(nèi)容中獲得啟示，通過在功能擴展模塊中設(shè)置重置產(chǎn)生裝置、使得處理器具有協(xié)議類型選取要求產(chǎn)生裝置，進而來產(chǎn)生重置信號、協(xié)議類型選取要求信號給所述另一智能卡，從而實現(xiàn)對另一智能卡的重置及協(xié)議類型選取要求的控制。由此可見，對比文件1結(jié)合對比文件2得到權(quán)利要求1所保護的技術(shù)方案，對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是顯而易見的，權(quán)利要求1所請求保護的技術(shù)方案不具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，因此不具備創(chuàng)造性。
北京市第一中級人民法院于2012年12月14日作出(2012)一中知行初字第1325號行政判決，維持專利復(fù)審委員會作出的第17705號決定。
3、行政訴訟二審程序
專利權(quán)人不服北京市第一中級人民法院作出的(2012)一中知行初字第1325號行政判決，向北京市高級人民法院提起上訴。
北京市高級人民法院二審查明事實除與一審查明的事實一致外，另查明：本專利說明書第10頁第三段記載，交易終端機30不會直接與第一卡32通信，第二卡31不僅對于交易終端機30為子卡，更為第一卡32的母卡。不論交易是否與第一卡32或第二卡31相關(guān)，由交易終端30機所發(fā)出的重置信號將直接只傳送到第二卡31.一旦第二卡接受到RST2.則RST產(chǎn)生裝置將產(chǎn)生重置信號(RST1)給第一卡。說明書第11頁第2段記載，為克服難以在時間(400到40000個時脈內(nèi))內(nèi)相應(yīng)的問題，將第二卡31的RST裝置設(shè)計成可以在第二卡31接上電源后，不論是否接收到來自交易終端機30的RST，自動產(chǎn)生重置信號給第一卡32.第3段記載，第二卡31的PTS判定裝置將依據(jù)來自第一卡32所傳送的PTS3是否由交易終端機30所發(fā)出的第一PTS要求信號所指定的協(xié)議可被第一卡32及第二卡31所接受并執(zhí)行。第二卡31的PTS相應(yīng)產(chǎn)生裝置將傳送另一個PTS響應(yīng)信號給交易終端機30.
本專利的圖3
對比文件1的說明書記載，本發(fā)明所述的解決方案特征在于，在手機11和SIM卡13之間插接了一個具有外部功能擴展模塊17.這個功能擴展模塊17在一個優(yōu)選的實施方式中具有一個中間協(xié)調(diào)單元19和至少一個第二芯片21.這個芯片能構(gòu)造為一個智能卡芯片。
對比文件2在范圍部分記載，本部分規(guī)定了電源、信號結(jié)構(gòu)以及集成電路卡與諸如終端這樣的接口設(shè)備之間的信息交換。在定義部分記載，“接口設(shè)備Interface device在操作中同集成電路卡連接的終端、通信設(shè)備或機器。”
本專利權(quán)利要求1保護的技術(shù)方案與對比文件1相比區(qū)別在于：權(quán)利要求1中的智能卡還包括用來產(chǎn)生重置信號給該另一智能卡的重置產(chǎn)生裝置;所述處理器具有協(xié)議類型選取要求產(chǎn)生裝置，用來產(chǎn)生協(xié)議類型選取要求信號給所述另一智能卡。上述區(qū)別特征的作用在于實現(xiàn)智能卡向另一智能卡之間產(chǎn)生重置信號或者協(xié)議類型選取要求，而且，根據(jù)本專利說明書的記載，交易終端機不會直接與第一卡通信，不論交易是否與第一卡或第二卡相關(guān)，一旦第二卡接收到RST2.則RST產(chǎn)生裝置將產(chǎn)生重置信號(RST1)給第一卡。第二卡自動產(chǎn)生重置信號給第一卡可以克服難以在較短時間內(nèi)響應(yīng)的問題。第二卡的PTS判定裝置將依據(jù)來自第一卡所傳送的PTS3是否由交易終端機所發(fā)出的第一PTS要求信號所指定的協(xié)議可被第一卡及第二卡所接受并執(zhí)行。第二卡的PTS相應(yīng)產(chǎn)生裝置將傳送另一個PTS響應(yīng)信號給交易終端機。因此，本專利權(quán)利要求1要解決的技術(shù)問題是如何實現(xiàn)兩卡之間的重置產(chǎn)生及協(xié)議類型選取要求產(chǎn)生控制。而第17705號決定及原審判決單純認為本專利權(quán)利要求1要解決的技術(shù)問題是如何實現(xiàn)對另一智能卡的重置及協(xié)議類型選取要求的控制不妥，專利權(quán)人的此項上訴理由成立，本院予以支持。
對比文件2公開了智能卡插入接口設(shè)備后接收數(shù)據(jù)前均要由接口設(shè)備啟動卡復(fù)位的過程和PTS過程，并隱含公開了在接口設(shè)備設(shè)置重置產(chǎn)生裝置和協(xié)議類型選取要求產(chǎn)生裝置。對比文件1將功能擴展模塊設(shè)置在智能卡上，在優(yōu)選的實施方式中可以將全部功能，即中間協(xié)調(diào)單元和第二芯片都集成到一個單獨的芯片中去。故功能擴展模塊的載體為智能卡，并插接在手機和SIM卡之間，在該技術(shù)方案中，手機是與智能卡連接的接口設(shè)備。而對比文件2公開的接口設(shè)備是指在操作中同集成電路卡連接的終端、通信設(shè)備或機器，可見，根據(jù)對比文件2的記載，本領(lǐng)域技術(shù)人員理解的接口設(shè)備應(yīng)當(dāng)不同于集成電路卡。因此，第17705號決定關(guān)于功能擴展模塊相當(dāng)于“接口設(shè)備”的認定錯誤，本領(lǐng)域技術(shù)人員不具有將對比文件1與對比文件2結(jié)合的動機，在實現(xiàn)一智能卡對另一智能卡的信號重置及協(xié)議類型選取要求的控制時，對比文件2未給出在智能卡上設(shè)置重置產(chǎn)生裝置和協(xié)議類型選取要求產(chǎn)生裝置的技術(shù)啟示。第17705號決定及原審判決對此認定錯誤，專利權(quán)人的此項上訴理由成立，本院予以支持。
綜上，北京市高級人民法院作出(2013)高行終字第950號行政判決：一、撤銷北京市第一中級人民法院(2012)一中知行初字第1325號行政判決;二、撤銷專利復(fù)審委員會第17705號決定;三、專利復(fù)審委員會就無效請求人對名稱為“一種智能卡”的第200510132097.2號發(fā)明專利提出的無效宣告請求重新作出審查決定。
4
再審程序
國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會不服北京市高級人民法院作出的(2013)高行終字第950號行政判決，向最高人民法院申請再審。
最高人民法院認為：發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求，但不能擴大或限縮專利權(quán)的保護范圍。本專利權(quán)利要求1與對比文件1的區(qū)別是：權(quán)利要求1中的智能卡還包括用來產(chǎn)生重置信號給該另一智能卡的重置產(chǎn)生裝置;所述處理器具有協(xié)議類型選取要求產(chǎn)生裝置，用來產(chǎn)生協(xié)議類型選取要求信號給所述另一智能卡。根據(jù)上述區(qū)別特征，可以確定權(quán)利要求1實際解決的技術(shù)問題是，如何實現(xiàn)智能卡對另一智能卡的重置及協(xié)議類型選取要求的控制，而非兩卡之間的重置和協(xié)議類型選取要求的控制。二審判決對本專利所要解決的技術(shù)問題的認定有誤。最高人民法院于2014年12月1日作出(2014)知行字第7號行政裁定，指令北京市高級人民法院再審本案。
再審過程中專利復(fù)審委員會認為：1、確定權(quán)利要求實際解決的技術(shù)問題是要根據(jù)權(quán)利要求相對于作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)的對比文件的區(qū)別技術(shù)特征來認定。在本權(quán)利要求1與對比文件1的區(qū)別技術(shù)特征中，僅涉及所述智能卡對另一智能卡的重置及協(xié)議類型選取要求的控制，完全不涉及所謂的兩卡之間的重置產(chǎn)生及協(xié)議類型選取要求產(chǎn)生控制。2、對比文件2作為一份國家標準，目的是在規(guī)定與集成電路卡進行通信時所要遵循的標準規(guī)范，對比文件1中的“手機”是與智能卡連接的“接口設(shè)備”并不能排除對比文件1中的“功能擴展模塊”也同樣可以屬于接口設(shè)備，按照對比文件2的定義，對比文件1中的SIM卡顯然屬于標準的帶觸點的集成電路卡，而插接在手機和該SIM卡之間、協(xié)調(diào)在手機、SIM卡之間的通訊、控制以及必要時協(xié)調(diào)供電的“功能擴展模塊”，顯然也是一種在操作中同集成電路卡連接并實現(xiàn)通信的“接口設(shè)備”，更何況，對比文件1中還明確公開了“所述智能卡能夠通過功能擴展模塊配備任意外部第三方應(yīng)用，以實現(xiàn)所希望的功能擴展”，即可以在“功能擴展模塊”中實現(xiàn)對比文件2中接口設(shè)備所實現(xiàn)的相應(yīng)功能。其次，在面對如何解決與“另一智能卡”通信控制的技術(shù)問題時，去標準、規(guī)范中尋找技術(shù)手段是通信領(lǐng)域最基本的解決問題、處理問題的手段，本專利實質(zhì)上就是將對比文件2中所實現(xiàn)的接口設(shè)備對于集成電路卡的通信控制未加改變的應(yīng)用于本專利所述的智能卡對集成電路卡的通信控制上。
專利權(quán)人認為：1、本專利權(quán)利要求1相較于最接近的現(xiàn)有技術(shù)解決的技術(shù)問題是智能卡獨立的向另一張智能卡產(chǎn)生重置信號和協(xié)議類型選取信號。2、對比文件2中接口設(shè)備不同于本專利智能卡，對于與“集成電路卡”通信的另一方“接口設(shè)備”的定義，即“在操作中同集成電路連接的終端、通信設(shè)備和機器”顯然這是對比文件2作為規(guī)范首先要明確的定義，并且在對比文件2明確說明了作為“接口設(shè)備”應(yīng)該能夠提供GND：地(基準電壓);VCC：電源輸入(由卡選用)，參閱本專利說明書附圖3可以清楚的看到GND和VCC信號都是終端機提供的，智能卡不具有提供能力。本專利的智能卡不具有對比文件2中接口設(shè)備的特性，專利復(fù)審委員會提到的對比文件1的“功能擴展模塊”也不具有對比文件2中所規(guī)定的接口設(shè)備的性質(zhì)，顯然其也不能等同于接口設(shè)備。至于“所述智能卡能夠通過功能擴展模塊配備任意外部第三方應(yīng)用，以實現(xiàn)所希望的功能擴展”參見對比文件1的譯文，可以明確知道為所謂的第三方應(yīng)用針對于功能擴展模塊自身的，而非本專利是智能卡針對于另一張智能卡。3、對比文件1和對比文件2不存在相互結(jié)合的啟示。第三方應(yīng)用屬于應(yīng)用層的問題，而對比文件2中的接口設(shè)備對集成電路卡的啟動處理過程以及本專利與對比文件1相比較的區(qū)別技術(shù)特征對應(yīng)的都是物理層的問題，對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言顯然屬于不同層面的問題，不存在技術(shù)啟示。4、本專利取得巨大的商業(yè)成功。本專利對應(yīng)的同族專利已經(jīng)在20多個國家和地區(qū)獲得了授權(quán)，并且其保護范圍比本專利要求1的保護范圍還要大。本專利產(chǎn)品已經(jīng)在全球多個國家進行銷售，取得巨大的商業(yè)成功。為了證明其專利取得成功，專利權(quán)人在再審中提供了以下證據(jù)：(1)Safaricom有限公司給肯尼亞通信部的信件;(2)肯尼亞“民族日報”的一篇報道;(3)《商業(yè)周刊》一篇報道。
北京市高級人民法院再審認為：本專利權(quán)利要求1與對比文件1的區(qū)別是：權(quán)利要求1中的智能卡還包括用來產(chǎn)生重置信號給該另一智能卡的重置產(chǎn)生裝置;所述處理器具有協(xié)議類型選取要求產(chǎn)生裝置，用來產(chǎn)生協(xié)議類型選取要求信號給所述另一智能卡。根據(jù)上述區(qū)別特征，可以確定權(quán)利要求1實際解決的技術(shù)問題是：如何實現(xiàn)智能卡對另一智能卡的重置及協(xié)議類型選取要求的控制，而非兩卡之間的重置和協(xié)議類型選取要求的控制。
對比文件2揭示了接口設(shè)備與智能卡之間的對話順序以及協(xié)議類型選擇協(xié)議。由對比文件2公開的內(nèi)容可知，按照帶觸點的集成電路卡標準的規(guī)定，智能卡插入接口設(shè)備后接收數(shù)據(jù)前均要由接口設(shè)備啟動卡復(fù)位的過程和PTS過程。接口設(shè)備與卡之間的對話應(yīng)順序操作如下：第一步為接口設(shè)備連接和觸點激活;第二步為卡復(fù)位;第三步為卡和接口設(shè)備之間的數(shù)據(jù)交換;第四步為接口設(shè)備釋放觸點?？◤?fù)位由接口設(shè)備啟動，隨后卡用第6章規(guī)定的復(fù)位應(yīng)答信號來響應(yīng)。對比文件2進一步公開：協(xié)議類型選擇(PTS)協(xié)議，只允許接口設(shè)備啟動PTS過程，該過程包括接口設(shè)備向卡發(fā)出一個PTS請求。對比文件2在范圍部分記載：本部分規(guī)定了電源、信號結(jié)構(gòu)以及集成電路卡與諸如終端這樣的接口設(shè)備之間的信息交換。所謂接口設(shè)備，對比文件2的定義是：在操作中同集成電路卡電連接的終端、通信設(shè)備或機器。根據(jù)對比文件2的上述記載，集成電路卡與接口設(shè)備具有不同的含義，指向不同的對象，本領(lǐng)域技術(shù)人員理解的接口設(shè)備應(yīng)當(dāng)不同于集成電路卡。根據(jù)對比文件1的記載可知對比文件1將功能擴展模塊設(shè)置在智能卡上，在優(yōu)選的實施方式中可以將全部功能，即中間協(xié)調(diào)單元和第二芯片都集成到一個單獨的芯片中去，故功能擴展模塊的載體為智能卡，并插接在手機和SIM卡之間，在該技術(shù)方案中，手機才是與智能卡連接的接口設(shè)備。因此，第17705號決定關(guān)于功能擴展模塊相當(dāng)于“接口設(shè)備”的認定錯誤，在實現(xiàn)一智能卡對另一智能卡的信號重置及協(xié)議類型選取要求的控制時，對比文件2未給出在智能卡上設(shè)置重置產(chǎn)生裝置和協(xié)議類型選取要求產(chǎn)生裝置的技術(shù)啟示。
綜上，北京市高級人民法院作出(2015)高行(知)再終字第00579號行政判決書：維持北京市高級人民法院(2013)高行終字第950號行政判決。
案例評析
1
客觀確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題
判斷發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，通常按照“三步法”來進行：(1)確定最接近的現(xiàn)有技術(shù);(2)確定發(fā)明的區(qū)別特征，并進而根據(jù)該區(qū)別特征確定發(fā)明或?qū)嶋H解決的技術(shù)問題;(3)判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。在審查中應(yīng)當(dāng)客觀分析并確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題。為此，首先應(yīng)當(dāng)分析要求保護的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比有哪些區(qū)別特征，然后根據(jù)該區(qū)別特征所能達到的技術(shù)效果確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題。確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題是創(chuàng)造性評述“三步法”中第三步判斷技術(shù)啟示的基礎(chǔ)，它具有承上啟下的關(guān)鍵作用，對于創(chuàng)造性的判斷結(jié)果有著至關(guān)重要的影響。
確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，應(yīng)充分理解發(fā)明目的和發(fā)明構(gòu)思，應(yīng)從整體上理解發(fā)明的改進思路，同時關(guān)注說明書中記載的技術(shù)效果，然后將權(quán)利要求限定的技術(shù)特征與說明書記載的技術(shù)效果關(guān)聯(lián)起來，從而客觀、準確地確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題。
本案中，本專利權(quán)利要求1與最接近的對比文件1的區(qū)別是：權(quán)利要求1中的智能卡還包括用來產(chǎn)生重置信號給該另一智能卡的重置產(chǎn)生裝置;所述處理器具有協(xié)議類型選取要求產(chǎn)生裝置，用來產(chǎn)生協(xié)議類型選取要求信號給所述另一智能卡。根據(jù)上述區(qū)別特征，可以確定權(quán)利要求1實際解決的技術(shù)問題是，如何實現(xiàn)智能卡對另一智能卡的重置及協(xié)議類型選取要求的控制，即本專利的智能卡獨立地向另一智能卡產(chǎn)生重置信號和協(xié)議類型選取信號。正確確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題是判斷現(xiàn)有技術(shù)是否存在技術(shù)啟示的基礎(chǔ)，會對創(chuàng)造性的判斷產(chǎn)生直接影響。
2
判斷現(xiàn)有技術(shù)是否存在相互結(jié)合的技術(shù)啟示
在“三步法”的第三步判斷中，要從最接近的現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題出發(fā)，判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。判斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題(即發(fā)明實際解決的技術(shù)問題) 的啟示，這種啟示會使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問題時，有動機改進該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護的發(fā)明。
上述第三步對于是否顯而易見的判斷容易受到主觀因素的影響，在不同的判斷者之間會產(chǎn)生差異，因此把握好第三步的評判標準顯得尤為重要。在創(chuàng)造性技術(shù)啟示的判斷過程中，應(yīng)當(dāng)整體把握要求保護的發(fā)明與兩篇或多篇現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合的情況，充分了解現(xiàn)有技術(shù)的發(fā)展構(gòu)思，考慮在技術(shù)構(gòu)思方面的差異是否帶來技術(shù)結(jié)合的障礙。如果兩篇或多篇現(xiàn)有技術(shù)文獻所公開的技術(shù)方案在結(jié)構(gòu)組成、作用方式等方面存在不同，導(dǎo)致本領(lǐng)域技術(shù)人員在將兩者結(jié)合時需要克服較大的技術(shù)困難和障礙，則應(yīng)當(dāng)認為現(xiàn)有技術(shù)之間不存在結(jié)合的技術(shù)啟示。
本案中，基于權(quán)利要求1與對比文件1的區(qū)別，確定權(quán)利要求1實際解決的技術(shù)問題是，如何實現(xiàn)智能卡對另一智能卡的重置及協(xié)議類型選取要求的控制。對比文件2揭示了接口設(shè)備與智能卡之間的對話順序以及協(xié)議類型選擇協(xié)議，由對比文件2公開的內(nèi)容可知，按照帶觸點的集成電路卡標準的規(guī)定，智能卡插入接口設(shè)備后接收數(shù)據(jù)前均要由接口設(shè)備啟動卡復(fù)位的過程和PTS過程。根據(jù)對比文件2的上述記載，集成電路卡與接口設(shè)備具有不同的含義，本領(lǐng)域技術(shù)人員理解的接口設(shè)備應(yīng)當(dāng)不同于集成電路卡。因此，對比文件2未給出在智能卡上設(shè)置重置產(chǎn)生裝置和協(xié)議類型選取要求產(chǎn)生裝置的技術(shù)啟示。
3
商業(yè)上取得巨大成功的創(chuàng)造性輔助證據(jù)使用
本案中，專利權(quán)人還提供了本專利產(chǎn)品在商業(yè)上取得巨大成功的創(chuàng)造性輔助證據(jù)，輔助說明本專利的創(chuàng)造性。
根據(jù)審查指南的規(guī)定，構(gòu)成專利法意義上的商業(yè)成功必須滿足以下兩個條件：一是發(fā)明的產(chǎn)品在商業(yè)上獲得成功;二是這種商業(yè)上的成功是由于發(fā)明的技術(shù)特征直接導(dǎo)致的。無論是在授權(quán)階段還是在無效階段，如果想要以商業(yè)上的成功來證明發(fā)明創(chuàng)造具備創(chuàng)造性，則需要就以上兩個條件提出充分的證據(jù)。
實際審查過程中，商業(yè)上成功的證明標準還是比較高的，需要完善的證據(jù)鏈和嚴密的論證邏輯作為支持，確認發(fā)明的技術(shù)特征與商業(yè)成功之間具有直接的因果關(guān)系，從而排除銷售技術(shù)、廣告宣傳等非技術(shù)因素對商業(yè)成功的影響。
4
技術(shù)標準類對比文件對權(quán)利要求相應(yīng)技術(shù)方案整體效果的影響
根據(jù)我國標準化法的規(guī)定，對需要在全國范圍內(nèi)統(tǒng)一的技術(shù)要求，應(yīng)當(dāng)制定國家標準。對沒有國家標準而又需要在全國某個行業(yè)范圍內(nèi)統(tǒng)一的技術(shù)要求，可以制定行業(yè)標準。還可制定地方標準和企業(yè)標準，用于規(guī)范和指導(dǎo)生產(chǎn)活動。本案中，無效請求人提交技術(shù)標準類文件作為專利無效的對比文件，請求人使用的對比文件2(GB/T16649.3-1996)屬于國家標準。
隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展以及我國市場經(jīng)濟的完善，具有公共利益屬性的技術(shù)標準越來越多地融合迅猛發(fā)展的科學(xué)成果和技術(shù)，我國的技術(shù)標準已具備一定的技術(shù)高度，對后續(xù)的技術(shù)研發(fā)產(chǎn)生啟示和指導(dǎo)，當(dāng)然也會成為后續(xù)技術(shù)申請專利時的現(xiàn)有技術(shù)，對其新穎性和創(chuàng)造性產(chǎn)生影響。
原則上說，只要技術(shù)標準類對比文件滿足專利法規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)的要求，就可以作為專利無效宣告程序的對比文件使用，與其他的現(xiàn)有技術(shù)文件并沒有本質(zhì)上的區(qū)別。在判斷標準類文件是否成為涉案專利的現(xiàn)有技術(shù)時，需要重點關(guān)注標準文件是否處于公開狀態(tài)以及公開時間，可以結(jié)合技術(shù)標準的技術(shù)領(lǐng)域、標準級別和公開程度來綜合判斷。
此外，技術(shù)標準是人為制訂的，側(cè)重于生產(chǎn)技術(shù)指標在全國或行業(yè)內(nèi)的統(tǒng)一，不能以專利的技術(shù)方案是否符合國家標準或行業(yè)標準為基準來判斷專利的“三性”。
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