原標(biāo)題：美國Teleflex v. KSR案的判決對我國專利創(chuàng)造性的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的啟示——美國IP經(jīng)典案例分析系列之一
世界各國的創(chuàng)造性審查方法是以歐洲和美國為典型代表的，尤其是美國的“非顯而易見性”判斷標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展是一個(gè)特別值得借鑒的重要思路。本文以案例分析美國專利制度中的“非顯而易見性”，從而比較中美創(chuàng)造性判斷方法在具體操作上的差異。
1.我國專利審查中創(chuàng)造性判斷分歧的焦點(diǎn)
2019年國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局關(guān)于《專利審查指南》修改的公告（第328號(hào)），完善了創(chuàng)造性判斷三步法中的第二步，強(qiáng)調(diào)了在分析多個(gè)區(qū)別技術(shù)特征時(shí)，必須從整體上去判斷所能達(dá)到的技術(shù)效果，不能把有內(nèi)在關(guān)聯(lián)的技術(shù)特征割裂開來。
但是我國專利審查中分歧的焦點(diǎn)往往集中在“所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員”，“結(jié)合啟示”，“非顯而易見”等概念，并非這次《指南》修改的“應(yīng)整體上考慮”就能得到解決。世界各國的創(chuàng)造性審查方法是以歐洲和美國為典型代表的，尤其是美國的“非顯而易見性”判斷標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展是一個(gè)特別值得借鑒的重要思路，因此我們有必要從美國的創(chuàng)造性判斷方法中去尋找適合我國科技和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的專利的創(chuàng)造性判斷方法。
2. 美國專利制度中的“非顯而易見性”
2.1. 美國專利法103條款
美國專利法授權(quán)條件原本僅有新穎性和實(shí)用性，在司法實(shí)踐中，為了限制專利權(quán)的授予，美國最高法院1850年在Hotchkiss v. Greenwood[1]一案中確立的專利必須滿足“更多的靈感與技能”(more ingenuity and skill)標(biāo)準(zhǔn)。一般認(rèn)為, Hotchkiss一案確立了美國普通法意義上的專利“非顯而易見性”標(biāo)準(zhǔn)，它除了要求專利滿足新穎性與實(shí)用性標(biāo)準(zhǔn)外,還要求發(fā)明人展現(xiàn)出比一般技術(shù)人員“更多的靈感與技巧”。
但是此后美國專利法里一直都沒有明確寫入專利非顯而易見性標(biāo)準(zhǔn)，直到1952年專利法才增加了除新穎性和實(shí)用性外的第三個(gè)專利授權(quán)條件即非顯而易見性（non-obviousness）。
根據(jù)美國專利法第103條的規(guī)定,發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)之間的區(qū)別在于,前者在完成時(shí)從整體上看,對于普通技術(shù)人員而言是顯而易見的,則不應(yīng)授予專利。
此后，Graham v. John Deere Co.案（1966）和KSR International Co. v. Teleflex, Inc案（2007）是關(guān)于“顯而易見性”的兩個(gè)具有里程碑意義的判例。
2.2. Graham v. John Deere Co.案
1952年，美國專利法的第103條款，明確了非顯而易見性標(biāo)準(zhǔn)的存在,但是在操作上難以統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，許多主觀因素造成美國聯(lián)邦各個(gè)巡回法院在適用該標(biāo)準(zhǔn)上的相互沖突。
1966年，美國最高法院針對Graham案發(fā)出調(diào)卷 令(Judicial Review),在對Graham[2]一案的審理中明確了非顯而易見性標(biāo)準(zhǔn)的具體分析方法，以消除“非顯而易見性”判斷時(shí)的主觀因素影響而提供客觀的判斷標(biāo)準(zhǔn)，也稱為Graham標(biāo)準(zhǔn)。
這一方法包括確認(rèn)“四個(gè)因素”:a.現(xiàn)有技術(shù)的范圍和內(nèi)容;b.現(xiàn)有技術(shù)與權(quán)利要求技術(shù)方案之間的區(qū)別;c.所屬領(lǐng)域技術(shù)人員解決技術(shù)問題的水平;d.與非顯而易見性相關(guān)的其他因素,如商業(yè)上成功，解決長期以來未能解決的技術(shù)難題、他人在解決同一問題上的失敗、他人對該發(fā)明的抄襲、結(jié)果的不可預(yù)期性等等。
在考慮上述因素后,確定該發(fā)明由普通技術(shù)人員看來是否是顯而易見的。
然而上述方法的問題在于：不同領(lǐng)域和不同時(shí)間節(jié)點(diǎn)下，普通技術(shù)人員的顯而易見性不同，尤其在技術(shù)快速發(fā)展的領(lǐng)域中。
2.3. “教導(dǎo)-啟示-動(dòng)機(jī)”（TSM）標(biāo)準(zhǔn)
“教導(dǎo)-啟示-動(dòng)機(jī)”（teaching-suggestion-motivation，TSM)標(biāo)準(zhǔn)是指，現(xiàn)有多份技術(shù)文獻(xiàn)的內(nèi)容給出了明確的教導(dǎo)和啟示，使該領(lǐng)域的普通技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)將它們結(jié)合起來得到該新技術(shù),則應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為具有顯而易見性。
1982年，美國成立了聯(lián)邦上訴巡回法院（the United States Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC），并賦予該法院跨地區(qū)的專利上訴專屬管轄權(quán)。CAFC設(shè)立之初，就采用了其前身海關(guān)和專利上訴法院所確立的“TSM標(biāo)準(zhǔn)”，并將此規(guī)則作為唯一判斷專利申請的非顯而易見性的標(biāo)準(zhǔn)，以消除由于各州分別執(zhí)法造成的非顯而易見性判斷時(shí)的過多的主觀因素。CAFC給“非顯而易見性”增加了一個(gè)判據(jù)：在無具體證據(jù)表明要求保護(hù)的發(fā)明由現(xiàn)有技術(shù)的教導(dǎo)、啟示或動(dòng)機(jī)結(jié)合形成時(shí),則認(rèn)定該發(fā)明具有非顯而易見性。
此后CAFC基本都是按照“TSM標(biāo)準(zhǔn)”去判斷一個(gè)發(fā)明的非顯而易見性。直到2006年，由于KSR案件[3]，美國司法部建議最高法院審查KSR案件及CAFC所確定的“TSM標(biāo)準(zhǔn)”。
3. KSR International Co. v. Teleflex, Inc 案情簡介
KSR公司是一家生產(chǎn)并提供包括踏板系統(tǒng)在內(nèi)的汽車部件的加拿大公司。2000年，通用汽車公司委托KSR公司為其采用電控節(jié)氣門的卡車提供電控可調(diào)踏板系統(tǒng)。為此，KSR公司在其設(shè)計(jì)的可調(diào)油門踏板上增加了一個(gè)模塊化的電傳感器，使之成為電控的可調(diào)油門踏板。
一審：
原告Teleflex公司主張被告KSR公司侵犯了名稱為“帶有節(jié)氣門電子控制裝置的可調(diào)油門踏板”的美國專利US6237565B1，該專利涉及將可調(diào)式車輛控制踏板連接到電子油門控制器。雙方的爭論焦點(diǎn)最終集中于權(quán)利要求4。被告KSR公司主張權(quán)利要求4無效，其提供了多篇對比文件，其中引用了兩篇專利，Asano專利US5010782 A（關(guān)于可調(diào)節(jié)踏板)和Smith專利US5063811A（關(guān)于電子控制踏板)。基于這兩個(gè)對比文件，KSR公司認(rèn)為兩個(gè)要素的結(jié)合具有顯而易見性，從而權(quán)利要求4無效。地方法院（District Court, E.D. Michigan）判定該權(quán)利要求達(dá)不到創(chuàng)新高度，不具有創(chuàng)造性，專利權(quán)無效[4]。
二審：
Teleflex公司不服判決，上訴至聯(lián)邦巡回法院（the United States Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱CAFC），CAFC認(rèn)為地方法院錯(cuò)誤地運(yùn)用了“教導(dǎo)一啟示一動(dòng)機(jī)”（TSM）的判斷標(biāo)準(zhǔn)，CAFC認(rèn)為上述兩文獻(xiàn)中并未存在“具體的”引發(fā)技術(shù)人員把電子元件與踏板相結(jié)合的動(dòng)機(jī)的啟示，因而專利權(quán)依然有效[5]。
三審：
KSR公司對于該判決不服,認(rèn)為沒有證據(jù)要通過“TSM”的方法來認(rèn)定該發(fā)明具有“非顯而易見性”。美國最高法院在2006年6月26日對KSR案簽發(fā)調(diào)卷 令，對CAFC所確立的“教導(dǎo)一啟示一動(dòng)機(jī)” （TSM）的非顯而易見性判斷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查。
美國最高法院于2007年4月30日作出最終判決，認(rèn)為上訴法院適用TSM判斷準(zhǔn)則過于僵化，從而不適當(dāng)?shù)貙?quán)利要求的保護(hù)范圍延伸到了顯而易見的區(qū)域，因而推翻上訴法院的判決，將案件發(fā)回重審。最高法院認(rèn)為，創(chuàng)新應(yīng)當(dāng)是在現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上的進(jìn)步，如果對普通改進(jìn)授予專利權(quán)，不僅不會(huì)促進(jìn)發(fā)明創(chuàng)造，還會(huì)產(chǎn)生阻礙，因而創(chuàng)造性審查應(yīng)當(dāng)以更加靈活的方式進(jìn)行。
4. KSR v. Teleflex案的意義
KSR v. Teleflex案件審理中，CAFC和最高法院爭論的焦點(diǎn)主要集中在以下幾個(gè)方面：
（1）在判斷創(chuàng)造性時(shí)，將兩個(gè)或者多個(gè)對比文獻(xiàn)結(jié)合的啟示或者教導(dǎo)，是否應(yīng)當(dāng)明確存在于文獻(xiàn)中；（2）在確定現(xiàn)有技術(shù)的范圍時(shí)，是否考慮文獻(xiàn)內(nèi)沒有明確公開的內(nèi)容，但普通技術(shù)人員能夠從明確公開的內(nèi)容中合理導(dǎo)出的教導(dǎo)；（3）普通技術(shù)人員是否有組合對比文獻(xiàn)或者改進(jìn)對比文獻(xiàn)的能力。
以上的分歧，本質(zhì)上是對創(chuàng)造性高度的爭論。
按照美國聯(lián)邦最高法院的由此案確定的創(chuàng)造性評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，由現(xiàn)有技術(shù)簡單組合的方案，不管文獻(xiàn)中是否有明確的啟示，只要容易被普通技術(shù)人員聯(lián)想到，就可能因?yàn)檫_(dá)不到專利創(chuàng)新高度要求而被駁回申請，因此KSR v. Teleflex案件成為美國創(chuàng)造性審查標(biāo)準(zhǔn)的一個(gè)新的里程碑。
5. 對我國專利審查中“非顯而易見性”的啟發(fā)
如下所示，為筆者比較中美創(chuàng)造性判斷方法在具體操作上的差異。
中國
美國
明確技術(shù)方案和解決的技術(shù)問題；檢索最接近的對比技術(shù)(D1)，判斷兩者的差異；檢索其它對比技術(shù)（D2，D3…),彌補(bǔ)D1的缺失（解決了D1沒有解決的技術(shù)問題）
對比技術(shù)(D1, D2, D3…)結(jié)合需要合理的理由；但合理的理由不一定是解決共同或類似技術(shù)問題；
比較中美專利制度中創(chuàng)造性判斷標(biāo)準(zhǔn)在實(shí)操階段的差異，筆者認(rèn)為，對于我國專利審查中顯而易見性判斷有以下可借鑒之處：
第一、“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”人格化
我國《審查指南》規(guī)定的創(chuàng)造性判斷主體是“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”，與美國聯(lián)邦巡回上訴法院所確定的“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員”的概念是一致的。“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”的定義本意是為了盡可能地避免創(chuàng)造性判斷的因人而異的主觀性，其是“假想的人”而在現(xiàn)實(shí)中并不存在，當(dāng)其作為判斷創(chuàng)造性的主體，會(huì)導(dǎo)致創(chuàng)造性判斷標(biāo)準(zhǔn)的降低。
如果借鑒美國KSR案的標(biāo)準(zhǔn)，將所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員定義為知曉申請日或優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域的所有技術(shù)知識(shí)和常規(guī)實(shí)驗(yàn)手段，并具有一般創(chuàng)造能力的人；當(dāng)其面對所要解決的技術(shù)問題時(shí)，他有能力將現(xiàn)有技術(shù)中的若干個(gè)關(guān)聯(lián)技術(shù)組合在一起，從而賦予其“人格化”，則一定程度上提高創(chuàng)造性判斷標(biāo)準(zhǔn)的門檻，避免低質(zhì)量專利泛濫。
第二、擴(kuò)大“技術(shù)啟示”的來源
最高人民法院于2011年裁定[6]：“由于技術(shù)領(lǐng)域范圍的劃分與專利創(chuàng)造性要求的高低密切相關(guān)，考慮到實(shí)用新型專利創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)要求較低，因此在評(píng)價(jià)其創(chuàng)造性時(shí)所考慮的現(xiàn)有技術(shù)領(lǐng)域范圍應(yīng)當(dāng)較窄，一般應(yīng)當(dāng)著重比對實(shí)用新型專利所屬技術(shù)領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)。但是在現(xiàn)有技術(shù)已經(jīng)給出明確的技術(shù)啟示，促使本領(lǐng)域技術(shù)人員到相近或者相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ矣嘘P(guān)技術(shù)手段的情形下，也可以考慮相近或者相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)。”
可見，針對實(shí)用新型專利，我國在司法中已經(jīng)有了擴(kuò)大技術(shù)領(lǐng)域的實(shí)踐。同時(shí)，借鑒美國在 KSR 案中的做法，尋找技術(shù)啟示時(shí)，關(guān)注應(yīng)關(guān)聯(lián)的技術(shù)啟示，從所屬技術(shù)領(lǐng)域的公知常識(shí)、相同技術(shù)領(lǐng)域或相近技術(shù)領(lǐng)域的相關(guān)技術(shù)手段入手，在所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員有一般創(chuàng)造能力的狀態(tài)下，他們所掌握的背景知識(shí)也可以作為發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)啟示來源。例如，現(xiàn)在新興的車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的審查實(shí)踐中，假設(shè)如果物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的工程師來到一家車企，是否能自然地將之前物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)應(yīng)用場景和技術(shù)問題的不同，稍加改動(dòng)，即可形成新的設(shè)計(jì)。如果能引入這個(gè)思路，那么就可以避免許多手機(jī)上已經(jīng)普遍存在的功能用到車機(jī)上的發(fā)明授權(quán)。這將明顯提高轉(zhuǎn)用 發(fā)明、要素變更發(fā)明的創(chuàng)造性門檻。
當(dāng)然，在提高創(chuàng)造性審查標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，還應(yīng)考慮到其他因素[7]。尤其要考慮對新興技術(shù)領(lǐng)域發(fā)明創(chuàng)造的鼓勵(lì)，雖然具有經(jīng)驗(yàn)的工程師來到新興領(lǐng)域工作，很自然地將原來掌握的技術(shù)應(yīng)用到了新領(lǐng)域，假如果然起到了意料不到的效果，解決了始終未能獲得成功的技術(shù)難題，提高了人們生活質(zhì)量，那么也理應(yīng)獲得專利授權(quán)。
注：
[1] Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. (11 How.) 248 (1850)，http://openjurist.org/52/us/248
[2] Graham v. John Deere Co. of Kansas City, 383 U.S. 1 Feb 1966
[3] KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 April 2007
[4] Teleflex Inc. v. KSR Intern. Co., 298 F. Supp. 2d 581 (E.D. Mich. 2003)
[5] Teleflex Inc. v. KSR Int'l Co., 119 F. App'x 282 Fed Cir. 2005
[6]高院（2011）知行 字第19號(hào)
[7]《專利審查指南》2019，第二部分 實(shí)質(zhì)審查，第四章創(chuàng)造性 第5節(jié) 判斷發(fā)明創(chuàng)造性時(shí)需考慮的其他因素
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