【裁判要旨】

　　創(chuàng)造性判斷與說明書充分公開、權(quán)利要求應(yīng)該得到說明書支持等法律要求在專利法上具有不同的功能，遵循不同的邏輯，原則上不應(yīng)將本質(zhì)上屬于說明書充分公開等法律要求所應(yīng)審查的內(nèi)容納入創(chuàng)造性判斷中予以考慮，否則既可能使創(chuàng)造性判斷不堪承受重負(fù)，又可能制約申請(qǐng)人對(duì)說明書充分公開、權(quán)利要求應(yīng)該得到說明書支持等問題進(jìn)行實(shí)質(zhì)論辯，還可能致使說明書充分公開等法律要求被擱置。

　　【案號(hào)】

　?。?019）最高法知行終127號(hào)

　　【基本案情】

　　在上訴人國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局與被上訴人伊拉茲馬斯大學(xué)鹿特丹醫(yī)學(xué)中心（以下簡稱鹿特丹醫(yī)學(xué)中心）、羅杰•金登•克雷格（以下簡稱克雷格）發(fā)明專利申請(qǐng)駁回復(fù)審行政糾紛案（以下簡稱“結(jié)合分子”專利駁回復(fù)審行政糾紛案）中，涉及申請(qǐng)?zhí)枮?01210057668.0、名稱為“結(jié)合分子”的發(fā)明專利申請(qǐng)（以下簡稱本申請(qǐng)）。經(jīng)實(shí)質(zhì)審查，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局原審查部門駁回了本申請(qǐng)。鹿特丹醫(yī)學(xué)中心、克雷格提出復(fù)審請(qǐng)求并修改了權(quán)利要求。國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局經(jīng)復(fù)審作出第129924號(hào)復(fù)審請(qǐng)求審查決定（以下簡稱被訴決定），維持原駁回決定。國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為，對(duì)比文件公開的是利用駱駝化的V基因片段生產(chǎn)抗體的方法，在對(duì)比文件1的基礎(chǔ)上結(jié)合本領(lǐng)域的常規(guī)基因工程試驗(yàn)手段即可獲得本申請(qǐng)的合理成功預(yù)期，且出于降低抗體免疫原性、提高人體安全性和治療效果的考慮，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)以人的天然的特定基因片段生產(chǎn)小型化僅有重鏈的抗體，本申請(qǐng)不具有創(chuàng)造性。鹿特丹醫(yī)學(xué)中心、克雷格不服，訴至北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（以下簡稱一審法院），請(qǐng)求撤銷被訴決定，判令國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局重新作出決定。一審法院認(rèn)為本申請(qǐng)具備創(chuàng)造性，判決撤銷被訴決定，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局重新作出決定。國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局不服，提起上訴稱，確定發(fā)明所解決的技術(shù)問題時(shí)，要以本申請(qǐng)文件中已驗(yàn)證的技術(shù)效果為基礎(chǔ)；本申請(qǐng)說明書沒有公開使用人的天然存在的V基因片段來生產(chǎn)小型化抗體的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，其技術(shù)效果并未得到驗(yàn)證，在確定發(fā)明解決的技術(shù)問題時(shí)不予考慮?；诖耍醋匀说奶烊淮嬖诘腣基因片段相對(duì)于轉(zhuǎn)基因小鼠而言是一種異源基因片段，故本申請(qǐng)實(shí)際解決的技術(shù)問題“僅是提供一種表達(dá)包含其他異源基因片段的異源重鏈基因座的僅重鏈抗體的方法”。最高人民法院于2019年12月6日判決駁回上訴，維持原判。

　　【裁判結(jié)果】

　　一審法院作出（2018）京73行初2154號(hào)行政判決，判令撤銷被訴決定，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局就鹿特丹醫(yī)學(xué)中心、克雷格針對(duì)本申請(qǐng)?zhí)岢龅鸟g回復(fù)審請(qǐng)求重新作出審查決定。國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局不服一審判決，向最高人民法院提起上訴，請(qǐng)求撤銷一審判決，維持被訴決定，駁回鹿特丹醫(yī)學(xué)中心、克雷格的全部訴訟請(qǐng)求。最高人民法院于2019年12月6日作出二審判決，駁回上訴，維持原判。

　　【裁判意見】

　　最高人民法院二審認(rèn)為，創(chuàng)造性判斷所運(yùn)用的“問題——解決方案”思路中，一般遵循三個(gè)步驟：確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題；判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域普通技術(shù)人員而言是否顯而易見。在第二個(gè)步驟中，確定發(fā)明實(shí)際解決的問題時(shí)，通常是以最接近的現(xiàn)有技術(shù)為參照，在分析發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比所存在的區(qū)別特征的基礎(chǔ)上，考慮區(qū)別特征整體上所能達(dá)到的技術(shù)效果來確定。在這一意義上，發(fā)明所解決的技術(shù)問題是客觀的，區(qū)別特征的確定是理解發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題的基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上，還應(yīng)考慮本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在閱讀說明書所記載的內(nèi)容后能夠得出的技術(shù)效果。本申請(qǐng)權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1的區(qū)別特征（2）是，所述V基因片段是源自人的天然存在的V基因片段，而對(duì)比文件1公開的是駱駝化的VH外顯子/區(qū)。結(jié)合上述區(qū)別特征及說明書的記載，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員可以理解，本申請(qǐng)所優(yōu)選實(shí)現(xiàn)的是一種人源可溶的僅有VH重鏈抗體的效果，本申請(qǐng)相對(duì)于對(duì)比文件1所實(shí)際解決的技術(shù)問題應(yīng)該是提供一種產(chǎn)生表達(dá)包含天然人V基因片段的僅有VH重鏈的可溶抗體的方法。

　　國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局質(zhì)疑說明書是否公開了已經(jīng)制備上述抗體，并以此為由脫離專利申請(qǐng)權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1的區(qū)別特征來確定發(fā)明所解決的技術(shù)問題是錯(cuò)誤的。這種做法既否定了區(qū)別特征作為發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題的基礎(chǔ)，又在客觀上混淆了創(chuàng)造性判斷與說明書充分公開、權(quán)利要求應(yīng)該得到說明書支持等不同法律標(biāo)準(zhǔn)。創(chuàng)造性判斷與說明書充分公開、權(quán)利要求應(yīng)該得到說明書支持等法定要求在專利法上具有不同的功能，遵循不同的邏輯。將本質(zhì)上屬于說明書充分公開、權(quán)利要求應(yīng)該得到說明書支持等法律要求所應(yīng)審查的內(nèi)容納入創(chuàng)造性判斷中予以考慮，既可能使創(chuàng)造性判斷不堪承受重負(fù)，不利于創(chuàng)造性判斷法律標(biāo)準(zhǔn)的穩(wěn)定性和一致性，又可能在一定程度上制約了申請(qǐng)人對(duì)說明書充分公開、權(quán)利要求應(yīng)該得到說明書支持等問題進(jìn)行實(shí)質(zhì)論辯，還可能致使說明書充分公開、權(quán)利要求應(yīng)該得到說明書支持、修改超范圍等法律要求被擱置。因此，在專利實(shí)質(zhì)審查程序中，既要重視對(duì)新穎性、創(chuàng)造性等實(shí)質(zhì)授權(quán)條件的審查，又要重視說明書充分公開、權(quán)利要求應(yīng)該得到說明書支持、修改超范圍等授權(quán)條件的適用，使各種授權(quán)條件各司其職、各得其所。根據(jù)專利實(shí)質(zhì)審查的一般規(guī)律，原則上可以先審查判斷專利申請(qǐng)是否符合說明書充分公開、權(quán)利要求應(yīng)該得到說明書支持、修改超范圍等授權(quán)條件，在此基礎(chǔ)上再進(jìn)行新穎性、創(chuàng)造性的判斷，否則可能導(dǎo)致新穎性、創(chuàng)造性審查建立在不穩(wěn)固的基礎(chǔ)上，在程序上是不經(jīng)濟(jì)的。本案中，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局上訴主張中關(guān)于本申請(qǐng)是否公開了制備人源可溶僅有重鏈的抗體及是否有數(shù)據(jù)支持和驗(yàn)證等問題，更適合在說明書是否充分公開這一法律問題下予以審查，不宜一概納入創(chuàng)造性判斷中予以考慮。

來源：最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭