《審查意見通知書》的答復(fù)，是專利申請(qǐng)流程中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，其影響到該專利申請(qǐng)是否能夠得到授權(quán)，以及授權(quán)文本的權(quán)利要求的保護(hù)范圍。目前，在答復(fù)審查意見的實(shí)操過程中，重點(diǎn)和難點(diǎn)在于專利申請(qǐng)不具備創(chuàng)造性的答復(fù)。
因此，本文從答復(fù)審查意見的實(shí)操角度出發(fā)，針對(duì)審查意見中不具備創(chuàng)造性的常見評(píng)述方式，提供一些針對(duì)性的答復(fù)思路供大家參考。
>>>PART 1
不具備創(chuàng)造性的常見評(píng)述方式
《審查意見通知書》中對(duì)于創(chuàng)造性的認(rèn)定，一般是基于三步法進(jìn)行的：
(1)確定最接近的現(xiàn)有技術(shù);
(2)確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題;
(3)判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。
針對(duì)三步法的(3)，《審查指南》中規(guī)定：
“在該步驟中，要從最接近的現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題出發(fā)，判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。判斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題(即發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題)的啟示，這種啟示會(huì)使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對(duì)所述技術(shù)問題時(shí)，有動(dòng)機(jī)改進(jìn)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明。如果現(xiàn)有技術(shù)存在這種技術(shù)啟示，則發(fā)明是顯而易見的，不具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)”。
筆者總結(jié)了《審查意見通知書》中認(rèn)定要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是顯而易見的存在以下幾種常見評(píng)述方式：
A:對(duì)比文件1+對(duì)比文件2可以得到本申請(qǐng)
例如：在對(duì)比文件1的基礎(chǔ)上結(jié)合對(duì)比文件2以得到權(quán)利要求1所請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是顯而易見的;
B：對(duì)比文件1+公知常識(shí)可以得到本申請(qǐng)
例如：在對(duì)比文件1的基礎(chǔ)上結(jié)合本領(lǐng)域的公知常識(shí)，得出該權(quán)利要求的技術(shù)方案，對(duì)本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是顯而易見的;
C：在對(duì)比文件公開的內(nèi)容的基礎(chǔ)上，區(qū)別技術(shù)特征容易想到
例如：對(duì)比文件已經(jīng)公開了XX，在此基礎(chǔ)上，區(qū)別技術(shù)特征是本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到的;
D：對(duì)于參數(shù)的修改或者元素的增減，可以通過有限的實(shí)驗(yàn)得到
例如：在對(duì)比文件1的基礎(chǔ)上，本領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)對(duì)原有的參數(shù)值/元素做調(diào)整，并且區(qū)別技術(shù)特征也是可以通過有限的實(shí)驗(yàn)得到的。
>>>PART 2
各種評(píng)述方式對(duì)應(yīng)的答復(fù)思路
1、針對(duì)A評(píng)述方式，筆者認(rèn)為其成立的條件在于：
(1)對(duì)比文件2公開了區(qū)別特征;
(2)該區(qū)別特征在對(duì)比文件2中所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中為解決重新確定的技術(shù)問題所起的作用相同;
(3)對(duì)比文件1和對(duì)比文件2可以結(jié)合。
只有當(dāng)上述的條件都滿足時(shí)，A評(píng)述方式才成立。因此，若可以分析說明上述的至少一個(gè)條件不滿足，就可以瓦解審查意見中的評(píng)述邏輯，從而說明本申請(qǐng)具備創(chuàng)造性。
對(duì)于A評(píng)述方式，可以采用以下思路尋找答復(fù)的突破口：
思路A1：
分析對(duì)比文件2是否確實(shí)公開了區(qū)別技術(shù)特征
在一些情況中，區(qū)別技術(shù)特征實(shí)質(zhì)上并未被對(duì)比文件2公開。但是，由于文字表述的局限性，區(qū)別技術(shù)特征限定的范圍過大，導(dǎo)致區(qū)別技術(shù)特征看起來像是被對(duì)比文件2公開了;或者是審查員在對(duì)比文件2找到一些與區(qū)別技術(shù)特征相似的技術(shù)內(nèi)容后，就直接認(rèn)定對(duì)比文件2公開了區(qū)別技術(shù)特征。
——首先，需要確定區(qū)別技術(shù)特征的實(shí)質(zhì)是如何的，目前區(qū)別技術(shù)特征的文字表述是否能體現(xiàn)出區(qū)別技術(shù)特征的實(shí)質(zhì)。
值得注意的是，在解釋區(qū)別技術(shù)特征的實(shí)質(zhì)時(shí)，切忌直接使用說明書中的內(nèi)容來替代權(quán)利要求書記載的內(nèi)容，若區(qū)別技術(shù)特征的文字表述可以體現(xiàn)出實(shí)質(zhì)，則可以直接進(jìn)行說明，若不能，則需要將說明書的內(nèi)容添加至權(quán)利要求書中，以將權(quán)利要求的范圍限縮至可以體現(xiàn)出區(qū)別技術(shù)特征的實(shí)質(zhì)。
——其次，深入分析對(duì)比文件2公開的技術(shù)內(nèi)容，從而確定對(duì)比文件2是否公開了區(qū)別技術(shù)特征。
示例：
可以從名詞的定義、本申請(qǐng)中X信息和對(duì)比文件1中的Y信息的物理含義、包含的內(nèi)容不同，或者本申請(qǐng)中X步驟和對(duì)比文件1中Y步驟的實(shí)現(xiàn)方式不同、步驟的順序不同等角度進(jìn)行深入分析。
思路A2：
若對(duì)比文件2確實(shí)公開了區(qū)別技術(shù)特征，則分析區(qū)別技術(shù)特征在對(duì)比文件2中解決的技術(shù)問題與本申請(qǐng)實(shí)際要解決的技術(shù)問題是否相同
值得注意的是，《審查指南》中規(guī)定：“根據(jù)該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中所能達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題”，因此，在確定實(shí)際解決的技術(shù)問題時(shí)，要從技術(shù)方案的整體性出發(fā)，思考區(qū)別技術(shù)特征在技術(shù)方案里所能達(dá)到的技術(shù)效果，從而確定實(shí)際要解決的技術(shù)問題，而不是單純地根據(jù)區(qū)別技術(shù)特征所能達(dá)到的技術(shù)效果來確定實(shí)際要解決的技術(shù)問題。
在一些情況中，審查意見中往往會(huì)直接將區(qū)別技術(shù)特征作為技術(shù)問題;或者是把區(qū)別技術(shù)特征在對(duì)比文件2中要解決的技術(shù)問題與本申請(qǐng)實(shí)際要解決的技術(shù)問題上位成相同的技術(shù)問題。以上情況，均是因在確定技術(shù)問題時(shí)，沒有從技術(shù)方案的整體性出發(fā)，忽略了區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用在不同方案中的差異。
例如：
區(qū)別技術(shù)特征為在電路中設(shè)置了一個(gè)電阻，該電阻在本申請(qǐng)中的作用是分壓;而該區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用在對(duì)比文件2中的作用是為了加熱，但審查意見中可能會(huì)將技術(shù)問題定義為“如何設(shè)置電阻”。
又例如：
區(qū)別技術(shù)特征在本申請(qǐng)的作用是提高電池短路時(shí)的安全性，而區(qū)別技術(shù)特征在對(duì)比文件2中的作用是避免電池短路，此時(shí)審查意見中很有可能會(huì)把技術(shù)問題上位成“如何提高電池的安全性”。
因此，在此類情形中，重點(diǎn)在于，技術(shù)問題的認(rèn)定是否考慮到了區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用在不同方案中的差異。從技術(shù)方案的技術(shù)性出發(fā)，可分別分析區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用在對(duì)比文件2中解決的技術(shù)問題，以及分析區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用在本申請(qǐng)中解決的技術(shù)問題。
思路A3：
若對(duì)比文件2確實(shí)公開了區(qū)別技術(shù)特征，且區(qū)別技術(shù)特征在對(duì)比文件2中解決的技術(shù)問題與本申請(qǐng)實(shí)際要解決的技術(shù)問題相同，則分析對(duì)比文件1和對(duì)比文件2是否可以結(jié)合
對(duì)比文件1和對(duì)比文件2之間存在結(jié)合障礙可以通過以下方向思考：
——首先，分析說明對(duì)比文件1和對(duì)比文件2的整體發(fā)明構(gòu)思是否相違背。
例如：
對(duì)比文件1的整體發(fā)明構(gòu)思是通過簡(jiǎn)化算法來提高效率，而對(duì)比文件2整體的發(fā)明構(gòu)思是通過豐富算法來提高準(zhǔn)確性。那么，對(duì)比文件2的目的在于提高準(zhǔn)確度。在對(duì)比文件1的基礎(chǔ)上，結(jié)合對(duì)比文件2后雖然可以提高準(zhǔn)確度，但準(zhǔn)確度的提升在于豐富算法，豐富算法勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致對(duì)比文件1的效率的降低，因此對(duì)比文件1和對(duì)比文件2在發(fā)明構(gòu)思上相違背，具有結(jié)合障礙。
——其次，分析說明雖然對(duì)比文件1和對(duì)比文件2的整體發(fā)明構(gòu)思沒有相違背，但對(duì)比文件2公開的技術(shù)特征加入到對(duì)比文件1以后，不能達(dá)到本申請(qǐng)的技術(shù)效果，或者會(huì)使得對(duì)比文件1帶來不好的技術(shù)效果。
實(shí)操案例：
本申請(qǐng)的權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)一種指紋輸入裝置，通過準(zhǔn)直器的開孔將指紋反射的光垂直入射到感測(cè)元件中，解決了“如何提高采集的指紋圖像的質(zhì)量”的技術(shù)問題。
審查意見中認(rèn)為，對(duì)比文件2公開了部分區(qū)別技術(shù)特征，并且公開的部分區(qū)別技術(shù)特征的在對(duì)比文件2的作用與本申請(qǐng)為解決技術(shù)問題的作用相同，并且對(duì)比文件2未公開的區(qū)別技術(shù)特征是本領(lǐng)域技術(shù)人員的常用技術(shù)手段，因此本申請(qǐng)的權(quán)利要求1的技術(shù)方案不具備創(chuàng)造性。
經(jīng)過分析后發(fā)現(xiàn)，對(duì)比文件1是通過設(shè)置具有一定反射率的保護(hù)層來反射外界環(huán)境光的作用，從而降低環(huán)境光對(duì)信號(hào)采集的影響，而對(duì)比文件2是通過設(shè)置準(zhǔn)直器來降低環(huán)境光對(duì)信號(hào)采集的影響，因此，若將對(duì)比文件2結(jié)合至對(duì)比文件1中，由于環(huán)境光已被保護(hù)層反射，不會(huì)進(jìn)入到封裝塊內(nèi)，即準(zhǔn)直器無法起作用，同時(shí)由于在封裝塊內(nèi)設(shè)置準(zhǔn)直器，圖像傳感器的結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜。
小結(jié)：針對(duì)A評(píng)述方式
可以這樣找到答復(fù)的突破口：
先要分析對(duì)比文件2是否確實(shí)公開了區(qū)別技術(shù)特征。
若對(duì)比文件2確實(shí)公開了區(qū)別技術(shù)特征，則分析區(qū)別技術(shù)特征在對(duì)比文件2中解決的技術(shù)問題與本申請(qǐng)實(shí)際要解決的技術(shù)問題是否相同;若技術(shù)問題也相同，那么就要考慮對(duì)比文件1和對(duì)比文件2是否可以結(jié)合。
2、針對(duì)B評(píng)述方式，筆者認(rèn)為其成立的條件在于：
(1)該區(qū)別技術(shù)特征確實(shí)是公知常識(shí)：
(2)該區(qū)別技術(shù)特征可以與對(duì)比文件1結(jié)合。
只有當(dāng)上述的條件都滿足時(shí)，B評(píng)述方式才成立。因此，若可以分析說明上述的至少一個(gè)條件不滿足，就可以瓦解審查意見中的評(píng)述邏輯，從而說明本申請(qǐng)具備創(chuàng)造性。因此，對(duì)于B評(píng)述方式，可以采用以下一些思路尋找答復(fù)的突破口：
思路B1：
分析該區(qū)別技術(shù)特征是否為公知常識(shí)
在一些情況中，審查意見沒有提供新的對(duì)比文件，也沒有提供相關(guān)證據(jù)(例如教科書、文獻(xiàn)、期刊)證明該區(qū)別技術(shù)特征是公知常識(shí)，而是通過自己的知識(shí)儲(chǔ)備認(rèn)定該區(qū)別技術(shù)特征為公知常識(shí)。公知常識(shí)中的所謂“公知”意味著技術(shù)特征具有普遍性，即“眾所周知”，是為公眾普遍認(rèn)同或“同意”的，并非只有少數(shù)專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域人才通過學(xué)習(xí)與訓(xùn)練才能掌握的知識(shí)，而應(yīng)該是普通的知識(shí)，是人們?cè)谝欢ㄒ饬x或一定范圍內(nèi)上共享的知識(shí)。
《審查指南》中規(guī)定：“所述區(qū)別特征為公知常識(shí)，例如，本領(lǐng)域中解決該重新確定的技術(shù)問題的慣用手段，或教科書或者工具書等中披露的解決該重新確定的技術(shù)問題的技術(shù)手段”。由此可知，公知常識(shí)的認(rèn)定需要以“技術(shù)問題”為基礎(chǔ)進(jìn)行認(rèn)定。
因此，可以從該區(qū)別技術(shù)特征所能達(dá)到的技術(shù)效果或?qū)嶋H要解決的技術(shù)問題出發(fā)，檢索相關(guān)公開專利文本，將檢索到的公開專利文本作為證據(jù)，說明為了達(dá)到此技術(shù)效果或解決此技術(shù)問題，本領(lǐng)域的公知常識(shí)是什么，從側(cè)面反映區(qū)別技術(shù)特征并非本領(lǐng)域技術(shù)人員的公知常識(shí)。
思路B2：
分析本申請(qǐng)存在區(qū)別技術(shù)特征的根本原因
從技術(shù)問題出發(fā)，分析本申請(qǐng)存在技術(shù)特征的根本原因是什么。只有在得知技術(shù)問題的根本原因后，才會(huì)有動(dòng)機(jī)針對(duì)根本原因進(jìn)行方案的改進(jìn)。并且，審查指南中提到，發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題也是需要付出創(chuàng)造性勞動(dòng)的。
例如：
為了解決印刷時(shí)紙張跑偏的技術(shù)問題，將印刷設(shè)備中的部件A采用不易變形的材料B。材料B不易變形雖然可能是本領(lǐng)域技術(shù)人員的公知常識(shí)，但是將部件A采用不易變形的材料B，前提是要知道紙張跑偏的根本原因在于部件A容易變形。若本領(lǐng)域技術(shù)人員在此之前并不知道“印刷時(shí)紙張跑偏”的根本原因在于部件A的變形，就不會(huì)有動(dòng)機(jī)將部件A采用不易變形的材料B。
因此，在此類情形中，重點(diǎn)在于，本領(lǐng)域技術(shù)人員是否知道出現(xiàn)技術(shù)問題的根本原因，若本領(lǐng)域技術(shù)人員都不知道出現(xiàn)技術(shù)問題的根本原因，那么本領(lǐng)域技術(shù)人員就不會(huì)有動(dòng)機(jī)將區(qū)別技術(shù)特征加入到對(duì)比文件中以得到本申請(qǐng)的技術(shù)方案。
思路B3：
分析區(qū)別技術(shù)特征與對(duì)比文件1是否可以結(jié)合
在此答復(fù)思路中，分析區(qū)別技術(shù)特征結(jié)合到對(duì)比文件1后，是否與對(duì)比文件1的某些區(qū)別技術(shù)有沖突、是否無法實(shí)現(xiàn)本申請(qǐng)的技術(shù)效果以及是否破壞了對(duì)比文件1原有的技術(shù)效果。從上述角度出發(fā)，分析說明區(qū)別技術(shù)特征與對(duì)比文件1無法結(jié)合。
實(shí)操案例：
本申請(qǐng)的權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)一種核電站一回路穩(wěn)壓器噴淋閥極化開度的標(biāo)定方法，通過將噴淋閥調(diào)節(jié)至第一開度并保持壓力穩(wěn)定后，調(diào)節(jié)噴淋閥由第一開度逐漸開啟至使比例式加熱器的輸出功率達(dá)到預(yù)設(shè)值且所述穩(wěn)壓器壓力仍保持不變的第二開度，將第二開度作為噴淋閥的極化開度，解決了“如何標(biāo)定適合噴淋閥極化運(yùn)行的開度值”的技術(shù)問題。
審查意見中認(rèn)為，對(duì)比文件1中公開了極化噴淋流量的整定原則，因此區(qū)別技術(shù)特征為本領(lǐng)域技術(shù)人員的公知常識(shí)，本申請(qǐng)的權(quán)利要求1的技術(shù)方案不具備創(chuàng)造性。
經(jīng)過分析后發(fā)現(xiàn)，對(duì)比文件1的核心發(fā)明構(gòu)思在于縮短閥門的動(dòng)作時(shí)間，而本申請(qǐng)的區(qū)別技術(shù)特征“每次調(diào)節(jié)噴淋閥開度而改變比例式加熱器的輸出后，需要維持一預(yù)設(shè)時(shí)間使穩(wěn)壓器壓力穩(wěn)定”，而維持一預(yù)設(shè)時(shí)間使穩(wěn)壓器壓力穩(wěn)定必然需要較長(zhǎng)的時(shí)間，與對(duì)比文件1的發(fā)明構(gòu)思相違背，若將區(qū)別技術(shù)特征與對(duì)比文件1結(jié)合，反而會(huì)使得對(duì)比文件1無法實(shí)現(xiàn)其原有的技術(shù)效果。
小結(jié)：針對(duì)B評(píng)述方式
可以這樣找到答復(fù)的突破口：
首先，通過舉證的方式說明本領(lǐng)域的公知常識(shí)是什么，從而側(cè)面反映區(qū)別技術(shù)特征并非公知常識(shí)。
其次，通過分析本申請(qǐng)發(fā)生技術(shù)問題的根本原因是否為本領(lǐng)域技術(shù)人員所公知的，以及分析區(qū)別技術(shù)特征與對(duì)比文件1是否可以結(jié)合。
以上，則是筆者針對(duì)A和B兩種評(píng)述方式給出的一些答復(fù)思路。
關(guān)于C和D的評(píng)述方式，筆者將在下一篇中呈現(xiàn)，敬請(qǐng)期待！
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