一件專利是否能夠經(jīng)受住創(chuàng)造性的考驗(yàn)獲得授權(quán)，與技術(shù)方案的創(chuàng)新性、專利撰寫質(zhì)量和答復(fù)策略均息息相關(guān)。那么，在答復(fù)階段，面對審查意見中的“容易想到”、“有動機(jī)”、“常規(guī)選擇”和“可預(yù)期”，該如何破局呢?大家都知道“非顯而易見”和“預(yù)料不到的技術(shù)效果”是創(chuàng)造性答復(fù)的兩大武器，其中“預(yù)料不到的技術(shù)效果”相對好理解，但是“非顯而易見”的理解卻復(fù)雜得多，也是最容易出現(xiàn)爭議的點(diǎn)。
為了加深對專利法的理解和提高實(shí)務(wù)技能，筆者常常“復(fù)盤”公開數(shù)據(jù)庫中的復(fù)審無效案件，在這個過程中發(fā)現(xiàn)一些案件的方案看似“日常”卻也能拿到授權(quán)，有些甚至經(jīng)受住了多位實(shí)審審查員和合議組的審查，下面就讓我們從中挑一件(以下稱“涉案專利”)一起來“復(fù)盤”下吧。在此筆者也聲明，對涉案專利相關(guān)內(nèi)容的引用和分析只用于學(xué)術(shù)分析和探討，無任何商業(yè)宣傳目的。
從智慧芽數(shù)據(jù)庫公開的審查信息可以看到，涉案專利經(jīng)一通、駁回、復(fù)審撤駁和二通后授權(quán)，同時涉案專利還存在分案，一通后授權(quán)。
一、案例分析
涉案專利請求保護(hù)的是用于醫(yī)療美容行業(yè)的可溶性微針，它的形狀如下：
其中，21為針尖部，1為基片。從公開文本看，發(fā)明構(gòu)思應(yīng)當(dāng)為通過設(shè)置“針尖部的外表面為光滑的曲面，所述針尖部的橫截面為圓形且直徑由下至上逐漸變小直至為零”，使得針尖部越靠近底部的機(jī)械強(qiáng)度越高，降低彎曲折斷的概率;“所述針尖部的外表面的切線傾斜角度由下至上逐漸變小”，使得整個針尖部刺入皮膚的過程越來越容易。
簡而言之，筆者認(rèn)為涉案專利是想通過類似于“子彈頭”的設(shè)計，使微針容易刺入皮膚，并且強(qiáng)度提高不易彎曲折斷。而關(guān)于針尖部，可以設(shè)置尖端點(diǎn)211（如圖1），保持尖銳性利于刺入皮膚，也可以設(shè)置為無尖端點(diǎn)的曲面（如圖2），保持圓滑性，利于增加機(jī)械強(qiáng)度。
公開的審查信息顯示，審查員分別采用了三種評述方式評述創(chuàng)造性：①對比文件1+對比文件2;②對比文件2+對比文件1;③對比文件6.
具體的，對比文件1-2和6公開的內(nèi)容如下：
對 比 文 件 1 |
 未公開“針尖部的外表面的切線傾斜角度由下至上逐漸變?。醋訌椥停?rdquo;。 |
對 比 文 件 2 |
  1）發(fā)明點(diǎn)為通過控制微針的各種尺寸，如D3/D2、H1/D1、H2/D2、H1/H、D1、D3等在特定的范圍，以提高穿孔效率和減少變形率； 2）說明書第24段：如圖2(g)所示，當(dāng)微針僅由圓錐臺或四角柱等錐角經(jīng)常固定的結(jié)構(gòu)體構(gòu)成時，假設(shè)微針僅由軀干部構(gòu)成，不存在頂部，此時頂部的縱橫比為0.指可以不含有針尖部，即H2為0.此時針尖部的頂面即為“D2”，而并非針尖部的D3為0→存在不可設(shè)置D3=0的反向教導(dǎo)。 |
對 比 文 件 6 |
 1）說明書第15段：本發(fā)明的“尖銳突起”是指圓錐形，多級圓錐形和錐形的形狀，“尖銳突起的尖端直徑”是指形成在尖銳突起的尖端處的頂點(diǎn)部分近似為圓形或球形時的直徑→未公開“針尖部的橫截面為圓形且直徑由下至上逐漸變小直至為零；針尖部的外表面的切線傾斜角度由下至上逐漸變?。?/p> 2）說明書第3段：因此認(rèn)為用微米單位控制樹脂制微針的尖端部分進(jìn)行制造是非常困難的；本發(fā)明的“劍山型微針材料”是指微針的前端不鋒利→無法制備得到具有尖端結(jié)構(gòu)的微針，針尖部頂部直徑不可為0的反向教導(dǎo)。 |
筆者基于審查意見對涉案專利與對比文件的技術(shù)進(jìn)行事實(shí)分析時發(fā)現(xiàn)，對于①，對比文件1-2的微針的針尖部要求與涉案專利的完全不同，對比文件2存在D3不可為0的反向教導(dǎo)，無動機(jī)結(jié)合得到目標(biāo)方案;對于②，對比文件2存在D3不可為0的反向教導(dǎo)，對比文件1針尖部并不滿足對比文件2中的形狀要求，且未教導(dǎo)從D3至尖端點(diǎn)中間的形狀如何設(shè)置，無動機(jī)結(jié)合得到目標(biāo)方案;對于③，對比文件6公開了無法制備得到具有尖端結(jié)構(gòu)的微針，并存在針尖部頂部直徑不可為0的反向教導(dǎo)，無動機(jī)調(diào)整得到目標(biāo)方案。
因此，雖然涉案專利的可溶微針看似“日常”，并且通過類似于“子彈頭”的設(shè)計，改善刺入效果以及提高強(qiáng)度，類似的設(shè)計可能在生活中比比皆是，例如牙科根管治療器械、椎間融合器等。但是，針對具體的應(yīng)用場景以及審查意見所引用的對比文件和創(chuàng)造性的評述思路，筆者認(rèn)為涉案專利相對于這些對比文件確實(shí)應(yīng)該是“非顯而易見”的，因此在對比文件1-2或?qū)Ρ任募?的基礎(chǔ)上，涉案專利具備創(chuàng)造性。
二、關(guān)于“非顯而易見”的探討
根據(jù)專利審查指南，發(fā)明的創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步。發(fā)明有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，是指對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是“非顯而易見”的。
具體的，要從最接近的現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題出發(fā)，判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。判斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題(即發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題)的啟示，這種啟示會使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問題時，有動機(jī)改進(jìn)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明(專利審查指南第3.2.1.1節(jié))。
進(jìn)一步地，筆者認(rèn)為“非顯而易見”大致可以分為以下幾種情況：
現(xiàn)有技術(shù)(最接近的現(xiàn)有技術(shù)或其他對比文件)均未公開區(qū)別特征在本申請中的作用。例如對比文件1未公開涉案專利特殊流線型的子彈形針尖部，對比文件2未教導(dǎo)“將微針針尖部的外表面的切線傾斜角度由下至上逐漸變小以便于刺入皮膚”，因此在對比文件1-2的基礎(chǔ)上，并無動機(jī)設(shè)置相應(yīng)形狀結(jié)構(gòu)的針尖部。
最接近的現(xiàn)有技術(shù)以外的對比文件雖然公開了區(qū)別特征在本申請中的作用，但二者存在結(jié)合障礙。例如對比文件2明確記載了D3不可為0.對比文件1雖教導(dǎo)了設(shè)置尖端點(diǎn)有利于穿刺，但二者的技術(shù)構(gòu)思是相反的，無結(jié)合動機(jī)，因此不能得到目標(biāo)微針。
區(qū)別特征在本申請中的作用雖可預(yù)期，但在最接近的現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上無動機(jī)調(diào)整，即存在反向教導(dǎo)。例如對比文件6中明確記載了無法制備得到具有尖端結(jié)構(gòu)的微針，在此基礎(chǔ)上，即使設(shè)置尖端點(diǎn)以利于穿刺容易想到，亦沒有動機(jī)調(diào)整也不能制備得到目標(biāo)微針。
Tips：“非顯而易見”和“預(yù)料不到的技術(shù)效果”是創(chuàng)造性的充分條件，但不是必要條件。對于“非顯而易見”的技術(shù)方案，具有有益的技術(shù)效果即可，并不要求預(yù)料不到的技術(shù)效果。涉案專利未提供數(shù)據(jù)證明其在本領(lǐng)域處于領(lǐng)先的技術(shù)水平，但根據(jù)一般認(rèn)知可以預(yù)期所限定的技術(shù)特征有利于穿刺和/或提高強(qiáng)度，在創(chuàng)造性判斷時，亦應(yīng)當(dāng)認(rèn)可其具有有益的效果。由于在對比文件1、對比文件2或?qū)Ρ任募?的基礎(chǔ)上均無動機(jī)調(diào)整得到涉案專利的方案，即涉案專利的方案是“非顯而易見”的，上述有益的效果已足以體現(xiàn)其具有顯著的進(jìn)步，進(jìn)而具有創(chuàng)造性。
基于以上分析，筆者認(rèn)為即使技術(shù)方案很“簡單”、很“日常”，只要沒有證據(jù)能夠說明方案容易得到，即方案是“非顯而易見”的，仍然有希望獲得授權(quán)。
因此，對本申請和對比文件進(jìn)行深入細(xì)致的事實(shí)認(rèn)定，挖出“非顯而易見”，并充分利用“非顯而易見”作為爭辯的武器，是切實(shí)可行的答復(fù)策略。尤其是對于方案看似較為簡單、較為日常的專利，以及從效果上無爭辯空間的專利，創(chuàng)造性答復(fù)時更需避免凡創(chuàng)造性以預(yù)料不到的技術(shù)效果論，而可以且應(yīng)當(dāng)充分利用“非顯而易見”進(jìn)行爭辯。
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