《商標法》第四條第一款規(guī)定，自然人、法人或者其他組織在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，對其商品或者服務需要取得商標專用權的，應當向商標局申請商標注冊。不以使用為目的的惡意商標注冊申請，應當予以駁回。由上述條款駁回的商標，雖然在理論上存在不同學說，但在實務中通常認為須同時滿足“不以使用為目的”和“惡意”兩個要件。
其中，“惡意注冊”原指為損害他人合法利益，在主觀上具有惡意性的注冊行為或商標囤積行為。實務中，“惡意注冊行為”一般有兩種方式，一是先搶注后賣出，獲得轉讓收益;二是搶注后迅速制貨售出，獲得銷售收益。商標法第四條，旨在規(guī)制商標惡意囤積行為。
本文希望通過正反兩個案例，淺析實務中對于不以使用為目的的惡意商標注冊申請的審理認定。
【相關案例一】
孟某某、國家知識產(chǎn)權局等行政申請再審審查行政裁定書(2023)最高法行申3020號
【案件概述】
自然人孟某某在第1、5、10、24、33等多個類別的商品上，先后申請注冊了包括訴爭商標在內的“天下金絲利”“金絲利小白”“金絲利”“貨拉拉”“湯溝黃金葉”等271枚商標。
金絲利公司由中國煙草總公司江蘇省公司于1997年組合下屬多家企業(yè)注冊成立;2019年7月1日，“金絲利”被確定為江蘇省煙草系統(tǒng)商業(yè)流通品牌;而孟某某自1999年起依據(jù)勞務派遣關系或勞動合同關系長期在江蘇省連云港市灌南縣煙草專賣局工作，其對金絲利公司的字號及前述“金絲利”品牌相關情況理應知曉。
在此情況下，孟某某于2020年6月24日在與“煙草”商品在銷售渠道、銷售對象等方面具有較大關聯(lián)性的“果酒(含酒精)”等商品上，申請注冊完整包含“金絲利”文字的訴爭商標，二審判決認定其申請注冊訴爭商標主觀上難謂善意。根據(jù)已查明的事實，雖然孟某某提交了相關證據(jù)用于證明其商標使用情況，但相關合同均缺乏客觀履行證據(jù)以佐證其實際履行情況。二審法院考慮到孟某某作為自然人申請商標的數(shù)量、類別跨度及標志構成情況，認為孟某某提交的證據(jù)難以證明其申請注冊訴爭商標具有真實的使用意圖，亦不能證明其大量申請注冊商標的行為未超出正當經(jīng)營的需要，具有一定依據(jù)，進而認定訴爭商標的注冊構成商標法第四條規(guī)定的“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”的情形。
【本案啟示】
自然人孟某某長期從事煙草相關業(yè)務，對于“金絲利”品牌相關情況理應知曉，在多個類別上申請注冊“金絲利”相同或近似商標，且未提供有效證據(jù)證明其具有相應正當經(jīng)營需要、經(jīng)營能力或注冊行為具有真實的使用意圖，被認定為《商標法》第四條第一款規(guī)定的“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”的情形。
【相關案例二】
關于第69288479號“NUFLAAT及圖”商標駁回復審決定書( 商評字[2024]第0000008121號 )
【案件概述】
某某公司(下簡稱“申請人”)在第3、4、6、8、9、11、16、18、20、21、24、25、27、35、43類上遞交“NUFLAAT”商標注冊申請共37件，多被國知局認定為申請行為涉嫌構成不以使用為目的的惡意商標注冊申請而駁回。
在本案駁回復審階段，申請人提交了以下主要證據(jù)：百度搜索“NUDAKE”截圖、nuflaat系列產(chǎn)品設計的初衷及部分餐具類產(chǎn)品的設計方案、nuflaat系列商標在韓國注冊的情況、申請人就注冊該nuflaat商標的系列溝通及設計生產(chǎn)相關系列的商品而溝通的情況、部分nuflaat產(chǎn)品的設計圖、部分nuflaat產(chǎn)品的外包裝設計圖、部分nuflaat產(chǎn)品的實物照片、部分nuflaat產(chǎn)品申請中國專利情況、nuflaat系列產(chǎn)品的部分上市企劃、nuflaat系列已經(jīng)獲得的域名注冊情況及翻譯件、申請人就nuflaat商標的品牌名稱設定的部分溝通記錄及設計變化過程、部分nuflaat樣品情況、部分nuflaat商品的訂單賬單等。
申請人在駁回復審中主張：申請商標系申請人為了正常經(jīng)營所申請的商標。申請人創(chuàng)立后致力于在眼鏡、化妝品、餐飲、箱包等時尚品牌，其旗下主要包括“GENTLEMONSTER”、“TAMBURINS”“NUDAKE”等知名品牌，其中GENTLEMONSTER在眼鏡等相關領域具有世界范圍聲譽的知名品牌。申請商標字母系申請人獨立構思，且并非具有固定含義的字母，在經(jīng)過申請人反復使用后具有可以代表申請人的顯著特征。申請人既不是在搶占已有的資源也不是為了跟其他相關品牌近似，而是為了開發(fā)自己的系列商品而進行的有益提前注冊使用的行為。申請人基于餐飲品牌NUDAKE做大做強的計劃，已經(jīng)開展著手設計相關產(chǎn)品，首先圍繞該品牌的餐具進行了相關獨特設計，目的是形成該品牌的系列風格，已經(jīng)計劃于2023年8月向中國市場推出該系列產(chǎn)品，同時圍繞申請人之前系列相關的類別進行了擴展注冊，方便之后進一步擴大品牌，且申請人也已經(jīng)完成在韓國本土的商標注冊，其注冊涵蓋了本次在中國的注冊的全部類別，從本次申請人申請的具體商品也完全可以看到，申請人本質上不是為了搶占資源而注冊，而是實際均有對應的產(chǎn)品進行注冊。申請人提交的證據(jù)均可以完全說明申請人對該系列商標均是以實際使用為目的的注冊，且已經(jīng)被他人惡意的模仿使用。
經(jīng)復審認為，根據(jù)申請人所述復審理由及申請人提交的證據(jù)，本案尚不足以證明申請人注冊申請商標具有不以使用為目的的惡意申請行為，故未構成《商標法》第四條第一款所指情形。申請商標在復審商品上的注冊申請予以初步審定。
【本案啟示】
結合互聯(lián)網(wǎng)及新生態(tài)商品及服務的特性，商品的生產(chǎn)、銷售，乃至宣傳方式逐漸趨于綜合化，通常會涉及多個領域。如企業(yè)旗下分公司眾多、產(chǎn)業(yè)涉及領域跨度較大，因而在多個業(yè)務領域均有商標實際使用需求，為便于管理，避免商標因近似遭遇駁回，而集中于母公司名下，則易呈現(xiàn)商標申請數(shù)量多、類別跨度大的特點;如為便于后期擴展業(yè)務，進一步擴大品牌，而進行的相關類別上的注冊;如因被多次搶注，而在其他類別上進行防御性注冊。上述情況在遞交大量商標注冊申請時，極易因《商標法》第四條第一款遭遇駁回。
由上述案件可以看出：如被認定《商標法》第四條第一款所指情形，需就全部涉及商標的實際使用情況或者申請注冊意圖等作出說明并提供必要證據(jù)，除銷售、廣告、榮譽相關證據(jù)外，上市企劃、產(chǎn)品設計方案、中國專利申請情況、域名、其他國家或地區(qū)的商標注冊情況等證據(jù)材料可認定其具有真實使用意圖，從而克服駁回理由，獲得初審。
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