編者按
Editor's note
在專利無(wú)效宣告程序中，請(qǐng)求人對(duì)授權(quán)專利提出挑戰(zhàn)，最常用的無(wú)效理由是涉案專利缺乏創(chuàng)造性。根據(jù)專利法第二十二條第三款的規(guī)定，創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，該實(shí)用新型具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步。因此，創(chuàng)造性的判斷結(jié)論，一般是需要與作為現(xiàn)有技術(shù)[1]的對(duì)比文件進(jìn)行分析對(duì)比而得出的。
一般來(lái)說(shuō)，對(duì)比文件及其內(nèi)容是一種客觀存在，對(duì)創(chuàng)造性判斷的責(zé)任主體是訓(xùn)練有素的專業(yè)人士——審查員，判斷結(jié)果一般不會(huì)受答辯策略或者答辯技巧的影響，即判斷結(jié)論不應(yīng)以答辯策略的優(yōu)劣為轉(zhuǎn)移，即便在當(dāng)事人自認(rèn)或者“有利說(shuō)不出”的情況下，審查員也需要依法審查獨(dú)立判斷。但在某些情況下，權(quán)利人的答辯策略也會(huì)影響審查員的內(nèi)心確認(rèn)，從而影響創(chuàng)造性判斷的結(jié)論。
本文以“夾燈”無(wú)效案為例進(jìn)行分析，在兩次無(wú)效程序?qū)Ρ任募膶?shí)質(zhì)內(nèi)容基本一樣的情況下，由于權(quán)利人的答辯策略不同，導(dǎo)致涉案專利被宣告無(wú)效的慘痛教訓(xùn)。
目次
一、“夾燈”發(fā)明專利簡(jiǎn)介及其發(fā)明構(gòu)思
(一)“夾燈”發(fā)明專利簡(jiǎn)介
(二)發(fā)明構(gòu)思分析
二、兩次無(wú)效程序中的答辯策略及其審查決定要點(diǎn)
三、討論
一、“夾燈”發(fā)明專利簡(jiǎn)介及其發(fā)明構(gòu)思
蘇州某公司擁有專利號(hào)為ZL 201710458645.3.名稱為“夾燈”的發(fā)明專利，其申請(qǐng)日為2017年06月16日。其權(quán)利要求書共有24項(xiàng)權(quán)利要求，其中權(quán)利要求1和權(quán)利要求13是主題為“一種夾燈”的獨(dú)立權(quán)利要求。
（一）“夾燈”發(fā)明專利簡(jiǎn)介
以權(quán)利要求1為例：
“1.一種夾燈，其特征在于，包含：
光源；
第一夾件，具有第一夾持部及連接至該第一夾持部的燈連接部，該光源連接至該燈連接部；以及
第二夾件，具有第二夾持部及設(shè)置于該第二夾持部上的配重，該第一夾持部與該第二夾持部受限地滑動(dòng)連接。 ”
最能體現(xiàn)權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案是該專利的附圖2(其中的紅字是后加上的)。
具體地，該夾燈包含光源10、第一夾件12及第二夾件14.
第一夾件12具有第一夾持部122及連接至第一夾持部122的燈連接部124.光源10連接至燈連接部124.
第二夾件14具有第二夾持部142及設(shè)置于第二夾持部142上的配重144(以隱藏線繪示于圖中)。
夾燈通過(guò)第一夾持部122與第二夾持部142夾持于一結(jié)構(gòu)側(cè)邊而設(shè)置于該結(jié)構(gòu)側(cè)邊上，其中配重144與光源10位于該結(jié)構(gòu)側(cè)邊的兩側(cè)有助于該夾燈于該結(jié)構(gòu)側(cè)邊上的平衡。
也就是說(shuō)，該發(fā)明將燈具支撐在電腦屏幕上方，一側(cè)是燈源(或光源)，一側(cè)是配重，兩側(cè)都可根據(jù)實(shí)際需要變換重量及位置，即配重可根據(jù)燈源的不同重量及重心的調(diào)整進(jìn)行不同重量配置，同時(shí)兩夾持部間夾持位置可相對(duì)移動(dòng)，以達(dá)到平衡，使得燈具能較穩(wěn)定地相對(duì)活動(dòng)地設(shè)置在電腦屏幕上。該發(fā)明的技術(shù)效果是可利用配重來(lái)降低夾燈的固定結(jié)構(gòu)承受的扭矩，有助于提升夾燈固定的穩(wěn)定度及增加光源相對(duì)于夾燈整體的設(shè)置位置的設(shè)計(jì)彈性。
（二）發(fā)明構(gòu)思分析
發(fā)明構(gòu)思的分析需根據(jù)說(shuō)明書的介紹“從哪里來(lái)、到哪里去，怎么辦”來(lái)入手。
從哪里來(lái)?
說(shuō)明書的“背景技術(shù)”介紹：
傳統(tǒng)照明裝置多是固定式且體積較大，例如吊燈、嵌燈、臺(tái)燈等。當(dāng)使用者僅需局部照明或是局部加強(qiáng)照明時(shí)，一般使用鄰近屏幕設(shè)置的燈具。
目前市面上已有可固定于屏幕上使用的燈具。例如使用小型蛇管的USB燈，……蛇管長(zhǎng)度通常不長(zhǎng)，導(dǎo)致光源無(wú)法拉太遠(yuǎn)，使得光源能照明的范圍有限。
又例如使用夾具夾持固定的燈具，其整個(gè)結(jié)構(gòu)重量由夾具支撐，夾具位于整個(gè)燈具的一端側(cè)，故夾具需能提供足夠的夾持力，以使燈具能穩(wěn)固地固定。此外，……此燈具不適合窄邊框屏幕。
又例如使用雙面膠固定的燈具，其整個(gè)結(jié)構(gòu)重量即經(jīng)由雙面膠支撐，雙面膠能支撐的重量及力矩有限，故此種燈具的重量、體積均較小，使得光源通常無(wú)法拉太遠(yuǎn)，光源能照明的范圍有限。
因此，有必要設(shè)計(jì)一種新型的夾燈，以克服上述缺陷。
到哪里去?
本發(fā)明的目的在于提出一種夾燈，利用配重來(lái)降低夾燈的固定結(jié)構(gòu)承受的扭矩，有助于提升夾燈固定的穩(wěn)定度及增加光源相對(duì)于夾燈整體的設(shè)置位置的設(shè)計(jì)彈性。
怎么辦?
本發(fā)明的夾燈
通過(guò)第一夾持部與第二夾持部夾持于一結(jié)構(gòu)側(cè)邊而固定地設(shè)置于該結(jié)構(gòu)側(cè)邊上，其中，配重與光源位于該結(jié)構(gòu)側(cè)邊的兩側(cè)
——有助于該夾燈于該結(jié)構(gòu)側(cè)邊上的平衡，利用配重來(lái)降低夾燈的固定結(jié)構(gòu)承受的扭矩，
——有助于提升夾燈固定的穩(wěn)定度及增加光源相對(duì)于夾燈整體的設(shè)置位置的設(shè)計(jì)彈性。
發(fā)明構(gòu)思概括
該發(fā)明“通過(guò)第一夾持部與第二夾持部夾持于一結(jié)構(gòu)側(cè)邊(即電腦屏幕)而固定地設(shè)置于該結(jié)構(gòu)側(cè)邊上，其中，配重與光源位于該結(jié)構(gòu)側(cè)邊的兩側(cè)。
形象地說(shuō)，該發(fā)明借鑒了如下圖所示“蹺蹺板”原理。從“蹺蹺板”的支點(diǎn)看，配重與光源分別相對(duì)于支點(diǎn)有一定的距離，配重與光源好比兩個(gè)小孩分居于“蹺蹺板”的兩側(cè)，實(shí)現(xiàn)配重與光源的平衡;從而有助于提升夾燈固定的穩(wěn)定度，增加光源相對(duì)于夾燈整體的設(shè)置位置的設(shè)計(jì)彈性。
二、兩次無(wú)效程序中的答辯策略及其審查決定要點(diǎn)
“夾燈”發(fā)明專利經(jīng)歷過(guò)兩次無(wú)效請(qǐng)求。下來(lái)分別說(shuō)明兩次無(wú)效程序中專利權(quán)人的答辯策略對(duì)審查結(jié)論的影響。
在第一次無(wú)效程序中，請(qǐng)求人提出了兩組評(píng)價(jià)創(chuàng)造性的對(duì)比文件，即分別用證據(jù)1和證據(jù)5作為“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”。
創(chuàng)造性判斷的基本過(guò)程是，首先，搞清楚本專利(被請(qǐng)求無(wú)效的專利)的發(fā)明本質(zhì)即發(fā)明構(gòu)思;接著，分析并回答對(duì)比文件是否公開(kāi)了本專利的發(fā)明構(gòu)思，如果答案為否，則本專利與該對(duì)比文件有本質(zhì)區(qū)別，相對(duì)于該對(duì)比文件，本專利具有創(chuàng)造性;如果答案為是，說(shuō)明該對(duì)比文件的發(fā)明構(gòu)思與本專利沒(méi)有實(shí)質(zhì)區(qū)別，那么，再來(lái)看本專利的權(quán)利要求是否有修改的余地，以便于該對(duì)比文件公開(kāi)的技術(shù)方案拉開(kāi)一段距離，否則，創(chuàng)造性的評(píng)價(jià)岌岌可危。
權(quán)利人具體的答辯策略是：
1、先向合議組說(shuō)明本專利的發(fā)明構(gòu)思，以“蹺蹺板”原理解釋本專利的關(guān)鍵技術(shù)手段是在基本的蹺蹺板結(jié)構(gòu)兩側(cè)的配重與燈源之間的平衡。
2、針對(duì)兩組“最接近的對(duì)比文件”，對(duì)比文件1和對(duì)比文件5.分別說(shuō)明其發(fā)明構(gòu)思與本專利的本質(zhì)不同。
3、進(jìn)一步說(shuō)明，在對(duì)比文件與本專利發(fā)明構(gòu)思不同的情況下，就不存在將該堆積文件與其他現(xiàn)有技術(shù)相結(jié)合的技術(shù)啟示，即本領(lǐng)域技術(shù)人員沒(méi)有動(dòng)機(jī)去朝著本專利技術(shù)方案的方向?qū)ΜF(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)。
下面以第一次無(wú)效請(qǐng)求中的證據(jù)5(CN 102263888 A，公布日為2011年11月30日)作為最接近現(xiàn)有技術(shù)為例。
如下圖所示，證據(jù)5公開(kāi)了一種具有折疊支撐件的圖像捕獲裝置。該圖像捕獲裝置也是安置在電腦屏幕上，但該裝置不是用來(lái)照明，而是作為便攜的攝像頭用于視頻聊天。
上面的左圖表示該裝置安裝在顯示器上的狀態(tài)，其中，前壁125與后壁130之間的空缺位置，剛好與顯示器的壁厚大致相同，并通過(guò)后壁130與鉸鏈180配合，可調(diào)整固定位置。上面右圖表示該裝置收攏后的狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)便于攜帶的目的。
由此可以看出，證據(jù)5的發(fā)明構(gòu)思與本專利完全不同，其不具備通過(guò)蹺蹺板兩端的配重與光源平衡的原理。證據(jù)5因其自身重量輕便，通過(guò)夾持即能固定牢固，故并不需要配重，其上壁和前壁的組合與后壁之間也非受限地連接。因此，專利權(quán)人認(rèn)為，本領(lǐng)域技術(shù)人員不可能基于證據(jù)5的方案向著本專利的“蹺蹺板”原理的技術(shù)方案去改進(jìn)。
本案合議組在創(chuàng)造性的判斷中，仍沿用“三步法”的邏輯推理。在三步法中的第一步關(guān)于證據(jù)5是否構(gòu)成本專利的“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”方面，合議組并不做分析，只是依實(shí)務(wù)慣常做法默認(rèn)請(qǐng)求人已經(jīng)完成了三步法的第一步。在缺失第一步的考察下，繼續(xù)后兩步驟，便會(huì)導(dǎo)致分析過(guò)程事倍功半。在不考慮中發(fā)明構(gòu)思是否相同下，合議組首先進(jìn)行區(qū)別特征的對(duì)比，審查決定[2]寫道：
“將證據(jù)5公開(kāi)的上述內(nèi)容與本專利權(quán)利要求1相比可知，證據(jù)5的上壁120和前壁125的組合對(duì)應(yīng)于本專利的第一夾持部，上壁120前端與第一鉸鏈170連接的部分對(duì)應(yīng)本專利的燈連接部，證據(jù)5的后壁130對(duì)應(yīng)于本專利的第二夾持部。可見(jiàn)，本專利權(quán)利要求1與證據(jù)5之間的區(qū)別技術(shù)特征在于：本專利要求保護(hù)的是一種包含光源的夾燈，其第二夾持部設(shè)置有配重，且第一夾持部和第二夾持部受限地獲得連接，而證據(jù)5是一種圖像捕獲裝置，因其自身重量輕便，通過(guò)夾持即能固定牢固，故并未設(shè)置有配重，其上壁和前壁的組合與后壁之間也非受限地連接。基于上述區(qū)別技術(shù)特征可知，本專利權(quán)利要求1相對(duì)于證據(jù)5來(lái)說(shuō)實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題是如何提供一種夾燈并提升其固定穩(wěn)定度以及增加光源相對(duì)于夾燈整體的設(shè)置位置的設(shè)計(jì)彈性。”
接著，合議組繼續(xù)分析證據(jù)5是否與其他證據(jù)結(jié)合的技術(shù)啟示。審查決定寫道：“證據(jù)5所公開(kāi)的便攜攝像裝置其本身輕便的特點(diǎn)決定其根本不存在因重量導(dǎo)致的固定穩(wěn)定性問(wèn)題，也不需要利用配重來(lái)降低固定結(jié)構(gòu)承受的扭矩，即證據(jù)5并不需要配重來(lái)實(shí)現(xiàn)圖像捕獲裝置的整體平衡;”這段話已經(jīng)表明證據(jù)5的發(fā)明構(gòu)思與本專利不同。但接下來(lái)的對(duì)證據(jù)4和證據(jù)6的分析更加有趣，審查決定先認(rèn)可“證據(jù)4和證據(jù)6給出了通過(guò)設(shè)置配重物實(shí)現(xiàn)燈具重力平衡的技術(shù)啟示”：其分析道：
“證據(jù)4公開(kāi)的照明設(shè)備在懸掛在諸如床頭的支持物上時(shí)，其寬繩帶25的一端連接至照明設(shè)備殼體1的頂部、另一端設(shè)有配重28.通過(guò)具有配重28的寬繩帶25的設(shè)置來(lái)抵消照明設(shè)備的重量以使照明設(shè)備穩(wěn)固地保持水平位置，證據(jù)6公開(kāi)的燈具位置調(diào)整裝置，通過(guò)將配重設(shè)置于懸臂相對(duì)于燈具的另一端，以一轉(zhuǎn)軸作為支點(diǎn)來(lái)利用配重的重量平衡燈具的重量，即證據(jù)4和證據(jù)6給出了通過(guò)設(shè)置配重物實(shí)現(xiàn)燈具重力平衡的技術(shù)啟示”。
但接著又來(lái)了個(gè)大轉(zhuǎn)折：“然而，如上所述，在證據(jù)5的技術(shù)方案中本身沒(méi)有設(shè)置配重來(lái)進(jìn)行平衡需求的情況下，即使證據(jù)4、證據(jù)6公開(kāi)了增加配重物以提供部件間重力平衡的技術(shù)手段，也并不存在將證據(jù)5應(yīng)用到燈具照明領(lǐng)域中并將證據(jù)4或證據(jù)6結(jié)合到證據(jù)5以獲得本專利權(quán)利要求1要求保護(hù)的技術(shù)方案的技術(shù)啟示。”一方面承認(rèn)有證據(jù)4和證據(jù)6給出了通過(guò)設(shè)置配重物實(shí)現(xiàn)燈具重力平衡的“技術(shù)啟示”，另一方面又說(shuō)不存在將證據(jù)5應(yīng)用到燈具照明領(lǐng)域中并將證據(jù)4或證據(jù)6結(jié)合到證據(jù)5以獲得本專利權(quán)利要求1要求保護(hù)的技術(shù)方案的“技術(shù)啟示”。
為正確理解上述分析內(nèi)容，本文認(rèn)為可以簡(jiǎn)化表述為：證據(jù)5本身沒(méi)有設(shè)置配重來(lái)進(jìn)行平衡需求，因此，證據(jù)5自身的結(jié)構(gòu)并不需要證據(jù)4和證據(jù)6所公開(kāi)的配重技術(shù)手段，因此證據(jù)5沒(méi)有與證據(jù)4或證據(jù)6結(jié)合的需求。
值得肯定的是，專利權(quán)人在本次無(wú)效請(qǐng)求中堅(jiān)持以發(fā)明構(gòu)思為導(dǎo)向，全面分析了證據(jù)5與本專利的發(fā)明構(gòu)思不同，其答辯策略或許最終影響到合議組做出有利于專利權(quán)人的審查結(jié)論，盡管審查決定沒(méi)有使用發(fā)明構(gòu)思概念，但是其分析方法還是或多或少體現(xiàn)出發(fā)明構(gòu)思的意蘊(yùn)----證據(jù)5的發(fā)明構(gòu)思與本專利無(wú)關(guān)，因此，其他現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)手段難以跟證據(jù)5結(jié)合。
在第二次無(wú)效程序中，請(qǐng)求人提出以美國(guó)專利US5379201(下稱證據(jù)1)為最接近的對(duì)比文件，該專利的公開(kāi)日為1995年1月3日、發(fā)明名稱為“FORTABLE LIGHT FOR LAPTOP COMPUTER”。
我們先來(lái)看看證據(jù)1的發(fā)明構(gòu)思。
證據(jù) 1 公開(kāi)了一種用于移動(dòng)電腦的便攜式燈，如圖2和圖3所示，該便攜式燈包括相互獨(dú)立并交互的兩個(gè)單元：一個(gè)電池組單元12 和一個(gè)燈總成單元 14.在使用位置，將平面安裝面板 74穿過(guò)安裝夾 54.便可將燈總成 14 安裝到電池組 12 上。由此可見(jiàn)，安裝后，電池組單元12 和燈總成單元 14相互垂直，構(gòu)成希臘字母的“Γ”形狀，通過(guò)平面安裝面板 74的滑動(dòng)推拉調(diào)整燈總成 14伸出的距離以適配不同規(guī)格的手提電腦。
面對(duì)證據(jù)1所公開(kāi)的內(nèi)容，專利權(quán)人卻沒(méi)有從證據(jù)1的發(fā)明構(gòu)思入手來(lái)評(píng)估證據(jù)1對(duì)本專利的“殺傷力”，而是出乎意料地修改了權(quán)利要求書，將原權(quán)利要求1中的附加技術(shù)特征“該燈連接部包含C形彈性?shī)A，該光源夾持于該C形彈性?shī)A”補(bǔ)入到權(quán)利要求1.形成新的權(quán)利要求1.并將原權(quán)利要求1刪除。
修改后的權(quán)利要求1如下：
1.一種夾燈，其特征在于，包含：
光源;
第一夾件，具有第一夾持部及連接至該第一夾持部的燈連接部，該光源連接至該燈連接部;該燈連接部包含C形彈性?shī)A，該光源夾持于該C形彈性?shī)A;以及
第二夾件，具有第二夾持部及設(shè)置于該第二夾持部上的配重，該第一夾持部與該第二夾持部受限地滑動(dòng)連接。
合議組[3]還是按部就班地沿用三步法的判斷思路，認(rèn)為將證據(jù) 1 公開(kāi)的上述內(nèi)容與本專利相比可知：
(1)證據(jù) 1的便攜式燈即為一種夾燈；
(2)燈泡或燈管 64.相當(dāng)于本專利的光源、燈總成14相當(dāng)于本專利的第一夾件、電池組 12相當(dāng)于本專利的第二夾件;
(3)燈總成 14 中安裝面板 74、殼體 80 的后壁82 和封閉擋板 90 的組合相當(dāng)于本專利的第一夾持部;
(4)反射器 60 的后 62 和殼體 80 內(nèi)的燈泡插座的組合相當(dāng)于本專利的連接至第一夾持部的燈連接部，同時(shí)也相應(yīng)公開(kāi)了光源連接至燈連接部;
(5)電池組 12 中電池組12 的矩形本體、可拆裝端板 46、內(nèi)向法蘭 56 的組合相當(dāng)于本專利的第二夾持部，電池相當(dāng)于本專利的設(shè)置于第二夾持部上的配重；
……。
因此，審查決定[4]認(rèn)為：“本專利權(quán)利要求 1 與證據(jù) 1之間的區(qū)別技術(shù)特征僅在于本專利的燈連接部包含 C形彈性?shī)A，光源夾持于該C形彈性?shī)A?；谠搮^(qū)別技術(shù)特征可知，本專利權(quán)利要求 1相對(duì)于證據(jù) 1來(lái)說(shuō)實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題是如何固定連接管狀光源。”
針對(duì)區(qū)別技術(shù)特征，合議組認(rèn)為，證據(jù)3公開(kāi)的電腦夾燈與本專利屬于相同的技術(shù)領(lǐng)域。其附圖2(見(jiàn)下圖)公開(kāi)了C形彈性?shī)A。故證據(jù)1和證據(jù)3的結(jié)合，使權(quán)利要求1不具有創(chuàng)造性。
三、討論
在第一次無(wú)效程序中，專利權(quán)人的答辯策略是從發(fā)明構(gòu)思入手，認(rèn)為本專利的發(fā)明構(gòu)思采用蹺蹺板的平衡原理，而證據(jù)5的發(fā)明構(gòu)思與本專利不同，證據(jù)5并不是與本專利最接近的現(xiàn)有技術(shù)，故證據(jù)5不能與其他現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合。
但在第二次無(wú)效程序中，針對(duì)證據(jù)1.專利權(quán)人沒(méi)有認(rèn)清證據(jù)1的發(fā)明構(gòu)思同樣與本專利的發(fā)明構(gòu)思不同，放棄了從發(fā)明構(gòu)思入手的答辯策略，進(jìn)而與請(qǐng)求人共舞，主動(dòng)修改權(quán)利要求1.變相承認(rèn)證據(jù)1中的電池組的配重作用，導(dǎo)致合議組認(rèn)為本專利與證據(jù)1的區(qū)別技術(shù)特征“僅在于”C形彈性?shī)A。
本文認(rèn)為，實(shí)務(wù)中，在機(jī)械奉行三步法進(jìn)行創(chuàng)造性判斷的現(xiàn)實(shí)情況下，大多數(shù)被無(wú)效的專利中，由于專利權(quán)人的答辯策略不當(dāng)導(dǎo)致專利被無(wú)效的比例還是很高的，下面稍加展開(kāi)說(shuō)明。
1、第一次無(wú)效請(qǐng)求中的
證據(jù)5的圖像獲取裝置用于安裝在電腦屏幕上的攝像頭，證據(jù)1同樣也是安裝在電腦屏幕上的照明燈，兩者都是電腦的外圍設(shè)備，都具有便攜式特點(diǎn)。兩者采用的發(fā)明構(gòu)思都是“卡座式”安裝結(jié)構(gòu)。而本專利的發(fā)明構(gòu)思采用“蹺蹺板”平衡機(jī)制，故本專利的“蹺蹺板”結(jié)構(gòu)與證據(jù)5、證據(jù)1的“卡座式”結(jié)構(gòu)大相徑庭。而在兩次無(wú)效中，專利權(quán)人都沒(méi)有將證據(jù)5、證據(jù)1的“卡座式”安裝結(jié)構(gòu)發(fā)明構(gòu)思向合議組做出充分說(shuō)明。特別是，盡管證據(jù)5涉及一種攝像頭而非照明燈，但其重點(diǎn)在于采用“卡座式”安裝結(jié)構(gòu)，而這種安裝結(jié)構(gòu)與本專利的“蹺蹺板”平衡機(jī)制的本質(zhì)不同就在于本專利是通過(guò)配重與光源(另一種配重)的蹺蹺板結(jié)構(gòu)(相當(dāng)于兩個(gè)小孩分坐在電腦屏幕兩側(cè))實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定平衡，而“卡座式”安裝結(jié)構(gòu)好比將其“坐在墻上(電腦屏幕)”;相當(dāng)于一個(gè)小孩直接端坐在電腦屏幕上，兩者的技術(shù)方案具有本質(zhì)區(qū)別。
這一重要區(qū)別，專利權(quán)人似乎沒(méi)有明確向合議組說(shuō)明。導(dǎo)致恰好在第二次無(wú)效中使用的證據(jù)1為便攜燈(不是攝像頭)且公開(kāi)了電池組的“配重作用”，加上專利權(quán)人“及時(shí)配合”修改權(quán)利要求1.造成合議組認(rèn)為專利權(quán)人認(rèn)可了證據(jù)1已經(jīng)公開(kāi)了原權(quán)利要求1的全部技術(shù)特征的假象。
事實(shí)上，證據(jù)1中電池組單元12的“配重作用”并沒(méi)有形成與燈總成單元14的“蹺蹺板”平衡機(jī)制;證據(jù)1是一種便攜燈，出于便攜目的，自自重較輕，即便沒(méi)有安裝電池，其“卡座式”結(jié)構(gòu)特點(diǎn)照樣能使該燈“卡扣”在電腦屏幕上。而本專利中的配重如果失去，則蹺蹺板就會(huì)向另一端倒下而失去平衡，因此，證據(jù)1中的所謂電池組的“配重作用”與本專利的配重作用完全不同，不能僅僅因?yàn)樵谛g(shù)語(yǔ)上出現(xiàn)配重字樣，就想當(dāng)然認(rèn)為兩者作用相同。這一點(diǎn)，專利權(quán)人沒(méi)有向合議組解釋清楚，也是其敗訴的重要原因。
2、證據(jù)1的便攜式燈是夾燈嗎？
夾燈是一種專設(shè)在電腦屏幕上的新型照明裝置，是伴隨著電腦產(chǎn)品(包括臺(tái)式機(jī)和筆記本電腦)的快速普及而出現(xiàn)的“新物種”。
從上述兩種結(jié)構(gòu)的夾燈可以看出，夾燈的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是其采用與電腦屏幕長(zhǎng)度相適配的長(zhǎng)條形燈管。而便攜燈重點(diǎn)在便攜上，其通常采用燈泡而不是采用長(zhǎng)條形燈管，故便攜燈的照明范圍有限，兩者的照明效果不可同日而語(yǔ)。因此，兩者屬于不同的物種。物種不同，其結(jié)構(gòu)組成通常也不同。本專利的夾燈采用蹺蹺板平衡機(jī)制，而證據(jù)5、證據(jù)1均采用“卡座式”。兩者的平衡穩(wěn)定機(jī)制不同。因此，關(guān)于“證據(jù) 1的便攜式燈即為一種夾燈”的斷言是沒(méi)有事實(shí)依據(jù)的主觀臆斷。遺憾的是，專利權(quán)人沒(méi)有認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)。沒(méi)有就“證據(jù) 1的便攜式燈與本專利的夾燈”不是同一物種進(jìn)行充分論證，這也是專利權(quán)人答辯策略的重大缺陷。
3、在證據(jù)1與本專利的發(fā)明構(gòu)思有本質(zhì)區(qū)別時(shí)，機(jī)械適用“三步法”便成為了“兩步法”，得出的結(jié)論難以成立
第二次無(wú)效的審查決定認(rèn)為本專利權(quán)利要求1相對(duì)于證據(jù)1和證據(jù)3的結(jié)合不具有創(chuàng)造性，其結(jié)論是否正確，可以采用本專利=證據(jù)1+證據(jù)3的圖示法進(jìn)行驗(yàn)證。即如果以證據(jù)1的基本結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)，將證據(jù)3的C形彈性?shī)A結(jié)合到證據(jù)1的方案中便能得到本專利的夾燈方案，則審查決定的結(jié)論便為真，反之則說(shuō)明該結(jié)論不成立。
但我們用肉眼就可以觀察到，證據(jù)3中的C形彈性?shī)A的開(kāi)口處用來(lái)夾住照明燈21.并通過(guò)樞軸211的360°轉(zhuǎn)動(dòng)調(diào)整照明角度;而證據(jù)1中的燈泡64已經(jīng)裝在燈總成14中，自身沒(méi)有可調(diào)整的結(jié)構(gòu)，只能通過(guò)燈總成14的前后推拉調(diào)整燈泡與電腦屏幕的距離。因此，如果強(qiáng)行將C形彈性?shī)A納入證據(jù)1的結(jié)構(gòu)中，該C形彈性?shī)A在證據(jù)1中根本沒(méi)有“立身之處”， 只能作為證據(jù)1的“身外之外”。這也充分說(shuō)明 證據(jù)1同樣也排斥與證據(jù)3的結(jié)合。但審查決定的確得出了基于兩者結(jié)合本專利權(quán)利要求1沒(méi)有創(chuàng)造性的結(jié)論，大部分原因可歸結(jié)于專利權(quán)人沒(méi)有充分理解C形彈性?shī)A在證據(jù)3中的作用導(dǎo)致的。
作為專利權(quán)人，為了避免三步法機(jī)械適用所造成的傷害，應(yīng)該對(duì)三步法背后的基本邏輯原理有深刻認(rèn)識(shí)。
三步法中，最重要的是其中的第一步，這是因?yàn)榇_定“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”是三步法中的邏輯起點(diǎn)，是最重要的一步。以本案為例，如果證據(jù)1的確與本專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案很接近(發(fā)明構(gòu)思相同或接近)，那么，本領(lǐng)域技術(shù)人員對(duì)其向著本專利方案的方向進(jìn)行改進(jìn)的難度就越小，反之則難度越大。在專利無(wú)效程序中，所謂“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”的證據(jù)是由請(qǐng)求人提供的，實(shí)務(wù)中有觀點(diǎn)認(rèn)為，合議組根本不必考察該證據(jù)是否是“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”，對(duì)請(qǐng)求人所主張的“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”照單全收，這相當(dāng)于放棄三步法的第一步判斷，如此以來(lái)，邏輯鏈條斷裂，后面兩步的判斷便成為無(wú)源之水。
因此，專利權(quán)人在專利無(wú)效程序中，需要集中精力判斷作為“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”證據(jù)是否真的與本專利的發(fā)明構(gòu)思接近，不要寄希望于合議組，要充分向合議組闡述本專利的發(fā)明構(gòu)思及技術(shù)方案的本質(zhì)，認(rèn)真研究請(qǐng)求人提出的各種證據(jù)的發(fā)明構(gòu)思。
顯然這一點(diǎn)上，本案專利權(quán)人的答辯策略忽視了發(fā)明構(gòu)思的準(zhǔn)確把握，在本專利夾燈不等于便攜式燈的情況下，兩者的發(fā)明構(gòu)思明顯不同，此時(shí)硬要在便攜式燈的結(jié)構(gòu)中讀出“燈總成14相當(dāng)于本專利的第一夾件、電池組 12相當(dāng)于本專利的第二夾件”來(lái)，正是典型的“事后諸葛亮”的表現(xiàn)。
注釋
【1】現(xiàn)有技術(shù)既包括出版物公開(kāi)的內(nèi)容，也包括使用公開(kāi)的事實(shí)內(nèi)容。為簡(jiǎn)化起見(jiàn)，本文所稱現(xiàn)有技術(shù)，除非特別強(qiáng)調(diào)，僅指以出版物公開(kāi)的對(duì)比文件。
【2】詳見(jiàn)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局第48976號(hào)審查決定。
【3】需要說(shuō)明的是，合議組組成人員與第一次無(wú)效程序中的合議組成員完全相同。
【4】見(jiàn)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局做出的55224號(hào)審查決定。
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