淺析具體化合物優(yōu)先權(quán)、充分公開與創(chuàng)造性的判斷
肺動(dòng)脈高壓是一種惡性心血管疾病，被稱為“心血管疾病中的癌癥”，因其發(fā)病率大約是七十五萬分之一，2018年被納入我國首批罕見病目錄。
該案所涉“馬昔騰坦”是埃科特萊茵藥品有限公司研發(fā)的以內(nèi)皮素受體為靶標(biāo)的拮抗劑，通過有效阻斷內(nèi)皮素與受體的結(jié)合，有效延緩肺動(dòng)脈高壓的進(jìn)程。該案系南京正大天晴制藥有限公司在提交仿制藥申請(qǐng)后，針對(duì)第ZL01820481.3號(hào)原研藥化合物專利發(fā)起的專利挑戰(zhàn)。國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局經(jīng)審理后于2021年2月10日作出第48183號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定，在專利權(quán)人提交的修改文本基礎(chǔ)上維持涉案專利權(quán)有效。
該案授權(quán)公告的權(quán)利要求包括通式和一系列具體化合物，專利權(quán)無效宣告請(qǐng)求程序中經(jīng)刪除，僅保留化合物104和“馬昔騰坦”，二者的區(qū)別僅在于氨基磺酰胺基上的烷基鏈，化合物104為乙基而“馬昔騰坦”為丙基(見圖1)。
說明書除描述化合物的結(jié)構(gòu)、制備方法外，還對(duì)化合物進(jìn)行了內(nèi)皮素與受體結(jié)合抑制測試，“鑒定出呈現(xiàn)混合的和ETA選擇性結(jié)合輪廓的化合物”，列出了134個(gè)具體化合物針對(duì)ETA和ETB的IC50值。對(duì)于化合物104.說明書給出了其質(zhì)譜數(shù)據(jù)及針對(duì)ETA和ETB的IC50值，未記載具體的制備方法;對(duì)于“馬昔騰坦”，說明書僅以表格化合物的方式記載了其結(jié)構(gòu)。
具體化合物優(yōu)先權(quán)的核實(shí)
本專利優(yōu)先權(quán)文件中記載了化合物通式和14個(gè)制備例，給出11個(gè)具體化合物針對(duì)ETA和ETB的IC50值，未記載化合物104和“馬昔騰坦”。該案一個(gè)爭議焦點(diǎn)是，化合物104和“馬昔騰坦”能否享有在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。
優(yōu)先權(quán)制度是為了方便成員國國民就其發(fā)明創(chuàng)造在其本國提出專利申請(qǐng)后，在其他成員國申請(qǐng)獲得專利權(quán)?；谶@一目的，先后申請(qǐng)只有屬于相同主題的發(fā)明創(chuàng)造時(shí)，在后申請(qǐng)才能享有在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。馬庫什通式作為一種特殊的化合物表達(dá)形式，通常被認(rèn)為是由各取代基及不同的選擇項(xiàng)形成的有機(jī)整體。通過總結(jié)結(jié)構(gòu)共性而將類似結(jié)構(gòu)的化合物發(fā)明以馬庫什通式的形式提交專利申請(qǐng)是實(shí)踐中常見的，但當(dāng)在先申請(qǐng)為馬庫什通式，在后申請(qǐng)為其范圍內(nèi)的具體化合物時(shí)，在后申請(qǐng)能否享有在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，就需要從正反兩方面加以分析。
首先，根據(jù)新穎性判斷的基本原則，“通式不能破壞該通式中一個(gè)具體化合物的新穎性”，這意味著馬庫什通式與其范圍內(nèi)的具體化合物不能被認(rèn)為屬于相同的技術(shù)方案，因而也不可能構(gòu)成相同主題的發(fā)明創(chuàng)造。
其次，如果認(rèn)為在先馬庫什通式范圍內(nèi)的任何一個(gè)具體化合物均可以因其被通式所涵蓋而享有在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，則意味著在先申請(qǐng)將成為源源不斷的“蓄水池”，申請(qǐng)人可以隨意把優(yōu)先權(quán)日之后在該馬庫什通式范圍內(nèi)進(jìn)一步研究所得到的新的具體化合物貼上“優(yōu)先權(quán)日”的標(biāo)簽，這顯然有違優(yōu)先權(quán)制度的初衷。
基于以上分析，決定認(rèn)為，當(dāng)在先申請(qǐng)涉及馬庫什通式，在后申請(qǐng)為該通式范圍內(nèi)的具體化合物時(shí)，判斷在后申請(qǐng)能否享有在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，應(yīng)當(dāng)以該具體化合物明確或者隱含記載在在先申請(qǐng)中為原則，未明確或隱含記載在在先申請(qǐng)中的具體化合物，不能享有在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。
表格化合物充分公開的認(rèn)定
在說明書中公開化合物的結(jié)構(gòu)確認(rèn)、制備方法和其用途/效果是化合物可以獲得專利保護(hù)的前提條件。對(duì)于表格化合物是否滿足充分公開的要求，業(yè)界一直存在不同的認(rèn)識(shí)。該案中，請(qǐng)求人針對(duì)“馬昔騰坦”提出公開不充分的挑戰(zhàn)，癥結(jié)就在于其為表格化合物。決定首先分析了化合物104的公開滿足專利法第二十六條第三款的規(guī)定，在此基礎(chǔ)上，從化合物的確認(rèn)、制備和用途三個(gè)方面對(duì)“馬昔騰坦”是否充分公開進(jìn)行了分析。
首先，就化合物的確認(rèn)和制備而言，一方面，“馬昔騰坦”與化合物104的結(jié)構(gòu)非常相似，二者的區(qū)別僅在于氨基磺酰胺基團(tuán)連接的烷基鏈，化合物104為乙基，而“馬昔騰坦”為丙基。從說明書方案3和其他類似實(shí)施例看，該烷基鏈?zhǔn)峭ㄟ^將烷基胺作為原料與氨基磺酰氯反應(yīng)引入的，制備化合物104時(shí)，引入乙基的起始原料為乙胺，在制備“馬昔騰坦”時(shí)，僅需要將乙胺替換為丙胺即可，因乙胺和丙胺在結(jié)構(gòu)和性能上的相似性，這一替換對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言應(yīng)該不存在技術(shù)障礙;另一方面，說明書還制備了類似結(jié)構(gòu)的化合物115、117.二者的區(qū)別僅在于化合物115的烷基鏈為乙基，而化合物117的烷基鏈為丁基(見圖2)。
在乙基、丁基的引入均不存在困難和障礙的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有理由懷疑根據(jù)類似的方法不能引入丙基得到“馬昔騰坦”。
其次，就化合物的用途和效果而言，爭議集中在兩點(diǎn)：一是如何理解說明書中關(guān)于效果“混合的和ETA選擇性結(jié)合輪廓”的表述，二是本領(lǐng)域技術(shù)人員能否獲知“馬昔騰坦”的用途和效果。針對(duì)第一個(gè)焦點(diǎn)，合議組首先考察了本專利說明書，其中確實(shí)沒有對(duì)該術(shù)語作明確定義;接著又考察了雙方提交的現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)，其中對(duì)何為“混合輪廓”也沒有統(tǒng)一認(rèn)識(shí);之后又回到說明書，考察結(jié)合其中記載的數(shù)據(jù)能否找到規(guī)律，從而準(zhǔn)確解釋“混合輪廓”的含義，這一嘗試未果，也就是說，說明書關(guān)于效果的表述確實(shí)是有瑕疵的，但是如果就此止步，得出“馬昔騰坦”公開不充分的結(jié)論未免過于武斷，原因在于無論是公開充分還是創(chuàng)造性的判斷，均應(yīng)當(dāng)站位本領(lǐng)域技術(shù)人員視角，結(jié)合說明書公開的整體內(nèi)容、現(xiàn)有技術(shù)的狀況和本領(lǐng)域技術(shù)人員的常識(shí)綜合作出。這就涉及到第二個(gè)爭議焦點(diǎn)。一方面，確定“馬昔騰坦”的技術(shù)效果，要在綜合考慮整體趨勢的基礎(chǔ)上，首先考慮與之結(jié)構(gòu)接近的化合物，因化合物104與“馬昔騰坦”之間僅相差一個(gè)亞甲基，二者結(jié)構(gòu)高度相似，能夠合理預(yù)期到“馬昔騰坦”應(yīng)當(dāng)具有與化合物104類似的技術(shù)效果;另一方面，要考察這一推論能否得到印證或者是否有相反證據(jù)推翻，化合物115和117僅相差一個(gè)亞乙基，但二者技術(shù)效果相當(dāng)，可見在該案中，氨基磺酰胺基上連接的烷基鏈相差1-2個(gè)碳原子對(duì)于化合物的拮抗性能影響不大，事實(shí)上，專利權(quán)人在后提交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)也與這一預(yù)期相吻合。
基于以上分析，決定認(rèn)為，請(qǐng)求人關(guān)于化合物104和“馬昔騰坦”公開不充分的理由不成立。
具體化合物創(chuàng)造性的判斷
請(qǐng)求人以證據(jù)5公開的化合物7k(見圖3)為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，結(jié)合證據(jù)6、7、9和/或本領(lǐng)域關(guān)于電子等排的常識(shí)，評(píng)價(jià)化合物104和“馬昔騰坦”不具備創(chuàng)造性。根據(jù)創(chuàng)造性判斷的“三步法”，解決該爭議，一是要確定區(qū)別特征及發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，二是要判斷現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在引入?yún)^(qū)別特征對(duì)化合物7k進(jìn)行結(jié)構(gòu)改造的啟示。
首先，將化合物104、“馬昔騰坦”與證據(jù)5的化合物7k相比，二者的區(qū)別有兩點(diǎn)，但其中最重要的區(qū)別在于嘧啶環(huán)-4位磺酰胺部分不同：本專利為氮連磺酰胺基，而證據(jù)5為碳連磺酰胺基(見圖4)。
其次，將化合物104和“馬昔騰坦”對(duì)于ETA和ETB受體的IC50值與證據(jù)5化合物7k的相應(yīng)數(shù)值進(jìn)行比較，二者對(duì)于內(nèi)皮素拮抗的效果基本相當(dāng)。由此確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題是提供一種不同的對(duì)于ETA和ETB受體均有拮抗作用的化合物。
再次，現(xiàn)有技術(shù)對(duì)于這類化合物的構(gòu)效關(guān)系已經(jīng)進(jìn)行了深入研究，認(rèn)為嘧啶環(huán)的4-位磺酰胺部分的變化與ETA、ETB受體的活性有密切關(guān)系，且針對(duì)4-位進(jìn)行的諸多取代基變化均指向在保留碳連磺酰胺基的前提下變化其他部分，在此情況下，僅基于生物電子等排理論可能還不足以認(rèn)為本領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)將證據(jù)5化合物5k中的碳連磺酰胺基替換為氮連磺酰胺基。
基于以上分析，決定認(rèn)為，請(qǐng)求人關(guān)于化合物104和“馬昔騰坦”不具備創(chuàng)造性的理由不成立。
案件帶來的幾點(diǎn)啟示
“公開換保護(hù)”是發(fā)明創(chuàng)造獲得專利保護(hù)的基本要求，對(duì)專利申請(qǐng)如此，對(duì)于將現(xiàn)有技術(shù)的時(shí)間線推移到優(yōu)先權(quán)日的優(yōu)先權(quán)文件亦然。對(duì)于化合物發(fā)明，在說明書中公開產(chǎn)品的確認(rèn)、制備以及用途和/或效果，本質(zhì)上是要求在專利申請(qǐng)日時(shí)，有充分的證據(jù)表明該發(fā)明創(chuàng)造已經(jīng)完成，其最直接也最有效的方式是在說明書中提供相應(yīng)的實(shí)施例。當(dāng)然，如何撰寫申請(qǐng)文件是申請(qǐng)人的自由，關(guān)鍵是以本領(lǐng)域技術(shù)人員的視角看，要沒有理由懷疑發(fā)明未完成，這也是第48183號(hào)決定作出如下提醒的原因：“雖然從鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造的宗旨出發(fā)，允許在具體實(shí)施方式的基礎(chǔ)上，結(jié)合本領(lǐng)域技術(shù)人員的常識(shí)和現(xiàn)有技術(shù)的狀況，對(duì)技術(shù)方案進(jìn)行適當(dāng)?shù)母爬ǎ钱?dāng)保護(hù)具體化合物時(shí)，原則上還應(yīng)當(dāng)將其以制備實(shí)施例或者效果實(shí)施例的方式體現(xiàn)在說明書中，以明確其在申請(qǐng)日前已經(jīng)完成，僅以表格方式列舉具體化合物的方式是不推薦的，也存在因超出本領(lǐng)域技術(shù)人員的預(yù)期而被認(rèn)為公開不充分的風(fēng)險(xiǎn)。”
另外，提供與現(xiàn)有技術(shù)效果相當(dāng)?shù)窂讲煌慕鉀Q方案，是化學(xué)醫(yī)藥領(lǐng)域規(guī)避已有專利束縛的一條途徑，相較于那些比現(xiàn)有技術(shù)效果更優(yōu)的方案，這類發(fā)明獲得專利保護(hù)的難度更大，原因在于路徑的選擇往往難以突破現(xiàn)有技術(shù)已有的教導(dǎo)。就該問題，該案著眼于分析現(xiàn)有技術(shù)研發(fā)的整體狀況，并將路徑的選擇(或者區(qū)別特征的引入)難易放在整體研發(fā)狀況下考察，這一分析思路對(duì)于類似案件將有一定的指導(dǎo)作用。
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