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推翻化合物不具備新穎性
推定的舉證責(zé)任
——（2020）最高法知行終97號(hào)
【裁判要旨】
如果現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)已經(jīng)公開專利申請(qǐng)或者專利要求保護(hù)的化合物，則可以推定該專利申請(qǐng)或者專利不具有新穎性，但專利申請(qǐng)人或者專利權(quán)人能夠提供證據(jù)證明在申請(qǐng)日之前無(wú)法制備該化合物的除外。
此時(shí)，專利申請(qǐng)人或者專利權(quán)人不僅應(yīng)當(dāng)證明利用該現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)所載實(shí)驗(yàn)方法無(wú)法制得該化合物，還應(yīng)當(dāng)證明采用所屬技術(shù)領(lǐng)域的常規(guī)實(shí)驗(yàn)方法并充分發(fā)揮本領(lǐng)域普通技術(shù)人員常規(guī)技能，亦無(wú)法制得該化合物。
【關(guān)鍵詞】
發(fā)明專利申請(qǐng) 駁回復(fù)審程序 化合物 新穎性 舉證責(zé)任分配
【基本案情】
上訴人雅寶公司與被上訴人國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)明專利申請(qǐng)駁回復(fù)審行政糾紛案中，涉及申請(qǐng)?zhí)枮?01080022027.0、名稱為“DOPO衍生物阻燃劑”的發(fā)明專利申請(qǐng)(以下簡(jiǎn)稱本申請(qǐng))。
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出第110127號(hào)復(fù)審請(qǐng)求審查決定(以下簡(jiǎn)稱被訴決定)，認(rèn)為本申請(qǐng)權(quán)利要求1、4-6不具備新穎性，權(quán)利要求2、3、7、9、11-17不具備創(chuàng)造性，維持了有關(guān)駁回決定。
雅寶公司不服被訴決定，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院(以下簡(jiǎn)稱一審法院)提起訴訟，主張對(duì)比文件1提到了通式(1)中R是1.2-亞乙基的化合物，并且記載了該化合物的制造方法，但根據(jù)證據(jù)1.在三乙胺的存在下按照對(duì)比文件1記載的制造方法無(wú)法制造出該化合物。
一審法院認(rèn)為，“在申請(qǐng)日之前無(wú)法獲得該化合物”作為消極事實(shí)，具有較高的證明難度。
鑒于此，在確定雅寶公司對(duì)此承擔(dān)舉證責(zé)任的基礎(chǔ)上，不應(yīng)對(duì)雅寶公司課以過(guò)高的證明標(biāo)準(zhǔn)。
因?qū)Ρ任募?提到了權(quán)利要求1中的化合物，故可以對(duì)比文件1為基礎(chǔ)，結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)，基于所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員的知識(shí)和能力進(jìn)行判斷。
需要指出的是，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)知曉申請(qǐng)日或者優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識(shí)，能夠獲知該領(lǐng)域中所有的現(xiàn)有技術(shù)，并且具有應(yīng)用該日期之前常規(guī)實(shí)驗(yàn)手段的能力。
換言之，雅寶公司固然無(wú)需窮盡所有的現(xiàn)有技術(shù)方法，但其證明責(zé)任也絕非僅限于機(jī)械套用對(duì)比文件1提及的原料和方法。
與之相反，雅寶公司的證明范圍不應(yīng)排除本領(lǐng)域普通技術(shù)人員基于對(duì)比文件1公開的內(nèi)容，在其合理認(rèn)知范圍之內(nèi)的可能會(huì)選用的現(xiàn)有技術(shù)和原料。
雅寶公司未充分舉證未能證明申請(qǐng)日之前無(wú)法獲得權(quán)利要求1的化合物，權(quán)利要求1不具備新穎性。
一審法院判決駁回雅寶公司的訴訟請(qǐng)求。
雅寶公司不服，向最高人民法院提起上訴。
最高人民法院于2020年12月10日判決駁回上訴、維持原判。
【裁判意見(jiàn)】
最高人民法院二審認(rèn)為，專利申請(qǐng)要求保護(hù)一種化合物的，如果在一份對(duì)比文件里已經(jīng)提到該化合物，即推定該化合物不具備新穎性，但申請(qǐng)人能提供證據(jù)證明在申請(qǐng)日之前無(wú)法獲得該化合物的除外。
專利申請(qǐng)人主張申請(qǐng)日之前無(wú)法獲得專利申請(qǐng)要求保護(hù)的化合物的，不僅應(yīng)當(dāng)證明利用對(duì)比文件所載實(shí)驗(yàn)方法無(wú)法制得該化合物，還應(yīng)當(dāng)證明采用所屬技術(shù)領(lǐng)域的常規(guī)實(shí)驗(yàn)方法，在根據(jù)原料等的不同對(duì)常規(guī)實(shí)驗(yàn)方法作出適應(yīng)性調(diào)整，排除非考察因素可能的影響，充分發(fā)揮本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的常規(guī)技能的情況下，亦無(wú)法制得該化合物。
如果專利申請(qǐng)人能夠證明上述情形下均無(wú)法制得該化合物，則可以認(rèn)定其證成了“申請(qǐng)日之前無(wú)法獲得該化合物”，繼而可以推翻前述關(guān)于對(duì)比文件破壞專利申請(qǐng)新穎性的推定。
具體到本案，當(dāng)事人雙方在本案二審中均認(rèn)可，無(wú)法確定證據(jù)1采用對(duì)比文件1實(shí)施例的制備方法是所屬技術(shù)領(lǐng)域常規(guī)的有代表性的制備方法。
而證據(jù)1采用對(duì)比文件1實(shí)施例的制備方法來(lái)嘗試合成本申請(qǐng)權(quán)利要求1的化合物。
實(shí)施例的制備方法采用的是具體的原料配比和實(shí)驗(yàn)條件，該原料配比和實(shí)驗(yàn)條件均為具體的反應(yīng)物和點(diǎn)值。
對(duì)于所屬領(lǐng)域技術(shù)人員而言，有機(jī)化合物的合成直接由反應(yīng)的原料配比和實(shí)驗(yàn)條件來(lái)決定，故而證據(jù)1所記載的制備方式僅涵蓋了潛在能夠合成本申請(qǐng)權(quán)利要求1限定的化合物制備方法范圍中非常小的一個(gè)點(diǎn)值。
在此情況下，該證據(jù)的證明力并不足以覆蓋對(duì)比文件1所涉及的制備方法，尚不足以得出根據(jù)對(duì)比文件1的制備方法無(wú)法合成本申請(qǐng)權(quán)利要求1限定的化合物的結(jié)論。
此外，證據(jù)1中僅采用三乙胺作為堿嘗試合成本申請(qǐng)權(quán)利要求1限定的有機(jī)磷化合物。
三乙胺作為眾多有機(jī)堿中的一種，堿性不強(qiáng)，該證據(jù)僅能證明在使用三乙胺作為堿這樣特定的反應(yīng)條件時(shí)無(wú)法合成本申請(qǐng)權(quán)利要求1限定的有機(jī)磷化合物。
雖然證據(jù)1將三乙胺作為堿來(lái)合成有機(jī)磷化合物的選擇系來(lái)自對(duì)比文件1的實(shí)施例，但本領(lǐng)域普通技術(shù)人員并不會(huì)因此得出對(duì)比文件1的有機(jī)磷化合物都能在三乙胺作為堿的條件下合成得到的結(jié)論，也不能得出本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在合成對(duì)比文件1的有機(jī)磷化合物時(shí)，會(huì)產(chǎn)生僅考慮三乙胺作為堿的技術(shù)偏見(jiàn)。
相反，對(duì)比文件1并沒(méi)有對(duì)堿作出明確的限定，本申請(qǐng)與對(duì)比文件1反應(yīng)類型相同，均為縮合反應(yīng)，反應(yīng)均在有機(jī)溶劑和堿的存在進(jìn)行，均是符合本領(lǐng)技術(shù)人員的一般認(rèn)知的常規(guī)反應(yīng)，由于在反應(yīng)過(guò)程中脫去鹵化氫，因而所述的堿調(diào)整和溶劑調(diào)整可根據(jù)原料不同來(lái)選擇。
并且由對(duì)比文件1說(shuō)明書中的其他記載以及本領(lǐng)域的技術(shù)常識(shí)可知，堿為合成對(duì)比文件1中有機(jī)磷化合物的反應(yīng)條件中重要影響因素。
在堿對(duì)合成反應(yīng)有重要影響且對(duì)比文件1并未對(duì)其明確限定的情況下，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在知曉證據(jù)1的反應(yīng)條件無(wú)法合成本申請(qǐng)權(quán)利要求1限定的有機(jī)磷化合物時(shí)，并不會(huì)僅以此即推定得出該有機(jī)磷化合物無(wú)法合成的結(jié)論，也不會(huì)放棄嘗試采用其他的反應(yīng)條件(例如嘗試反應(yīng)重要影響因素中不同類型的堿)進(jìn)行合成。
同時(shí)，證據(jù)2的實(shí)驗(yàn)結(jié)果表格表明，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員知曉如堿、溶劑等反應(yīng)條件均系能夠影響有機(jī)磷化合物合成的重要因素，也會(huì)嘗試改變上述條件來(lái)合成化合物。
這間接證明了本領(lǐng)域普通技術(shù)人員完全有可能嘗試通過(guò)改變堿的類型來(lái)合成權(quán)利要求1限定的有機(jī)磷化合物。
而證據(jù)3亦不能推導(dǎo)得出權(quán)利要求1中的化合物不能合成的結(jié)論。
而且，舉證責(zé)任能否在雙方當(dāng)事人之間轉(zhuǎn)移，取決于人民法院對(duì)負(fù)有證明責(zé)任的一方當(dāng)事人所提供證據(jù)的證明力的綜合評(píng)價(jià)結(jié)果。
如果對(duì)負(fù)有證明責(zé)任一方當(dāng)事人所提供證據(jù)進(jìn)行審查判斷后，認(rèn)為其證明力具有明顯優(yōu)勢(shì)并初步達(dá)到了相應(yīng)的證明標(biāo)準(zhǔn)，此時(shí)可以不再要求該方當(dāng)事人繼續(xù)提供證據(jù)，而轉(zhuǎn)由另一方當(dāng)事人提供相反證據(jù)。
同時(shí)，基于對(duì)證明待證事實(shí)的證據(jù)的審查判斷之結(jié)果，并結(jié)合其他相關(guān)事實(shí)，認(rèn)為待證事實(shí)的存在具有高度可能性的，才應(yīng)當(dāng)依法對(duì)該事實(shí)予以認(rèn)定。
但是，本案中對(duì)比文件1提及了本申請(qǐng)的化合物，雅寶公司僅證明對(duì)比文件1所載實(shí)驗(yàn)方法不能制備本申請(qǐng)化合物，但未就本領(lǐng)域常規(guī)實(shí)驗(yàn)方法的制備可能性舉證，雅寶公司的證據(jù)尚不足推翻對(duì)比文件1已經(jīng)破壞了本申請(qǐng)新穎性的推定。
而且，雅寶公司因其提交的實(shí)驗(yàn)方法并非所屬技術(shù)領(lǐng)域的常規(guī)的具有代表性的制備方法，同時(shí)該實(shí)驗(yàn)之時(shí)并未根據(jù)原料不同做了適當(dāng)變化、排除了非考察因素可能的影響。
因此，基于雅寶公司提供的證據(jù)尚不能對(duì)在申請(qǐng)日之前獲得本申請(qǐng)的化合物產(chǎn)生具有說(shuō)服力的合理懷疑，本案就此的舉證責(zé)任尚未轉(zhuǎn)移至國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在此情況下尚無(wú)需就該問(wèn)題進(jìn)行舉證。
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