發(fā)明專利申請被駁回后就同一技術(shù)方案同日申請的實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)

——（2020）最高法知民終699號(hào)

【裁判要旨】

當(dāng)事人就同一技術(shù)方案同日申請發(fā)明專利和實(shí)用新型專利，發(fā)明專利申請因不具備新穎性或者基于相同技術(shù)領(lǐng)域的一篇對(duì)比文件被認(rèn)定不具備創(chuàng)造性而未獲授權(quán)且其法律狀態(tài)已經(jīng)確定，當(dāng)事人另行依據(jù)授權(quán)的實(shí)用新型專利請求侵權(quán)損害救濟(jì)的，人民法院不予支持。

【關(guān)鍵詞】

實(shí)用新型專利 侵權(quán) 同一技術(shù)方案 同日申請 發(fā)明專利 駁回

【基本案情】

上訴人安徽朗汀園林綠化工程服務(wù)有限公司(以下簡稱朗汀公司)與被上訴人孫希賢侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案中，涉及專利號(hào)為ZL200920242493.4、名稱為“綠化箱”的實(shí)用新型專利(以下簡稱涉案專利)。孫希賢認(rèn)為，朗汀公司實(shí)施了侵害涉案專利權(quán)的行為，故以涉案專利權(quán)利要求1-5為權(quán)利基礎(chǔ)，向安徽省合肥市中級(jí)人民法院(以下簡稱一審法院)提起訴訟，請求判令朗汀公司停止侵權(quán)、銷毀侵權(quán)產(chǎn)品及專用模具等并賠償其經(jīng)濟(jì)損失和調(diào)查取證費(fèi)用共計(jì)15萬余元。一審法院認(rèn)為，朗汀公司實(shí)施了侵權(quán)行為，但由于涉案專利保護(hù)期已經(jīng)屆滿，故僅判決其賠償孫希賢經(jīng)濟(jì)損失及維權(quán)合理開支共計(jì)6萬元。朗汀公司不服，向最高人民法院提起上訴，主張孫希賢曾就相同技術(shù)方案同時(shí)申請發(fā)明專利和實(shí)用新型專利(即涉案專利)，發(fā)明專利申請已因不符合授權(quán)條件被駁回，涉案專利評(píng)價(jià)報(bào)告亦顯示該專利不符合授予專利權(quán)的條件，請求撤銷原判，駁回孫希賢的訴訟請求。最高人民法院于2020年12月29日判決撤銷原判，駁回孫希賢的訴訟請求。

【裁判意見】

最高人民法院二審認(rèn)為，專利權(quán)依法受到法律保護(hù)，專利權(quán)合法有效且權(quán)利相對(duì)穩(wěn)定是其依法獲得保護(hù)的前提。專利權(quán)人有權(quán)實(shí)施其專利并依法禁止他人未經(jīng)許可實(shí)施其專利技術(shù)，從而給發(fā)明創(chuàng)造提供必要的激勵(lì)。但是，對(duì)于不應(yīng)獲得法律保護(hù)的技術(shù)方案，且被訴侵權(quán)人也明確據(jù)此抗辯被訴行為不構(gòu)成侵權(quán)或其不應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的，如果仍然支持其禁止他人實(shí)施，則顯失公平且亦有悖專利法的立法目的。對(duì)于同一申請人同日分別申請發(fā)明和實(shí)用新型專利權(quán)的同一技術(shù)方案而言，由于實(shí)用新型專利申請可以不經(jīng)實(shí)質(zhì)審查就授予專利權(quán)，而發(fā)明專利申請必須經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查才可能授予專利權(quán)，故實(shí)踐中可能出現(xiàn)同一技術(shù)方案在發(fā)明專利申請審查過程中因被認(rèn)定為不符合授權(quán)條件而被駁回或修改，但在實(shí)用新型專利申請過程中卻獲得了授權(quán)的情形。此種情形下，發(fā)明專利申請的審查結(jié)論是否影響實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)，應(yīng)根據(jù)具體情況做具體分析。一般來說，如果申請人認(rèn)可相同技術(shù)方案的發(fā)明專利申請審查結(jié)論，或者相同技術(shù)方案的發(fā)明專利申請未采用對(duì)比文件以及因缺乏新穎性被駁回的，通?？梢宰鳛榕袛嘞嗤夹g(shù)方案的實(shí)用新型專利是否符合授權(quán)條件的依據(jù)，并可能對(duì)該實(shí)用新型專利是否應(yīng)獲得民事保護(hù)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。但是，如果相同技術(shù)方案的發(fā)明專利申請系因被認(rèn)定不具備創(chuàng)造性而駁回，則應(yīng)適當(dāng)考慮發(fā)明專利和實(shí)用新型專利創(chuàng)造性要求的不同并做出不同處理。通常來說，如果相同技術(shù)方案的發(fā)明專利申請被認(rèn)定不具備創(chuàng)造性時(shí)并未明顯超越實(shí)用新型專利授權(quán)條件的審查標(biāo)準(zhǔn)，例如在技術(shù)領(lǐng)域、對(duì)比文件數(shù)量上并未與實(shí)用新型專利授權(quán)條件的審查標(biāo)準(zhǔn)明顯不同，則發(fā)明專利申請的審查結(jié)論可以作為判斷相同技術(shù)方案的實(shí)用新型專利是否符合授權(quán)條件的依據(jù)，亦可能對(duì)該實(shí)用新型專利是否應(yīng)獲得民事保護(hù)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。本案中，孫希賢同日向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交權(quán)利要求內(nèi)容完全相同的實(shí)用新型專利和發(fā)明專利申請，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局經(jīng)實(shí)質(zhì)審查認(rèn)為該發(fā)明專利申請?jiān)暾埼募涊d的權(quán)利要求1、4-7不具備新穎性，權(quán)利要求2-3不具備創(chuàng)造性，并向?qū)O希賢發(fā)出第一次審查意見通知書。孫希賢在收到第一次審查意見通知書后將原權(quán)利要求1-4合并為新的權(quán)利要求1.但是修改后的權(quán)利要求1-4依然被國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出的駁回決定認(rèn)定為不具備創(chuàng)造性。換言之，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局已認(rèn)定該發(fā)明專利申請?jiān)暾埼募涊d的權(quán)利要求2、3不具備創(chuàng)造性，權(quán)利要求1、4、5不具備新穎性，且孫希賢在收到第一次審查意見通知書后將原權(quán)利要求1-4合并為新的權(quán)利要求，可見孫希賢也認(rèn)可第一次審查意見中關(guān)于原權(quán)利要求1-4不具備新穎性或創(chuàng)造性的認(rèn)定。雖然發(fā)明和實(shí)用新型專利的創(chuàng)造性要求存在差異，但這種差異主要體現(xiàn)在現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)領(lǐng)域及對(duì)比文件的數(shù)量上，而本案孫希賢就涉案實(shí)用新型專利技術(shù)方案同日提交的發(fā)明專利申請的權(quán)利要求2、3被第一次審查意見通知書認(rèn)定為不具備創(chuàng)造性時(shí)，僅使用了一份對(duì)比文件即對(duì)比文件2.且該對(duì)比文件2與本案實(shí)用新型專利的技術(shù)領(lǐng)域相同，同時(shí)該對(duì)比文件2也是認(rèn)定上述發(fā)明專利權(quán)利要求1不具備新穎性的同一份對(duì)比文件，因此本案不存在因發(fā)明和實(shí)用新型專利創(chuàng)造性要求的不同導(dǎo)致不能授予發(fā)明專利權(quán)保護(hù)的技術(shù)方案可能被授權(quán)實(shí)用新型專利權(quán)保護(hù)的情形。此外，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局出具的專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告也顯示涉案專利權(quán)效力不穩(wěn)定。在侵害實(shí)用新型專利權(quán)訴訟中，專利權(quán)人據(jù)以主張權(quán)利保護(hù)的實(shí)用新型專利如果有極大可能屬于不應(yīng)獲得授權(quán)的技術(shù)方案，則其也不屬于專利法保護(hù)的“合法權(quán)益”，不應(yīng)對(duì)其予以保護(hù)。綜合考慮上述情形，涉案專利不屬于專利法保護(hù)的“合法權(quán)益”。因此，孫希賢依據(jù)涉案專利權(quán)利要求1-5提出的訴訟請求，應(yīng)當(dāng)全部予以駁回。

附判決書全文：

中華人民共和國最高人民法院

民事判決書

(2020)最高法知民終699號(hào)

上訴人(原審被告)：安徽朗汀園林綠化工程服務(wù)有限公司。

法定代表人：孔德元，該公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

委托訴訟代理人：張超敏，安徽金亞太律師事務(wù)所律師。

委托訴訟代理人：孫若男，安徽金亞太律師事務(wù)所律師。

被上訴人(原審原告)：孫希賢，男。

委托訴訟代理人：龐啟芙(系孫希賢之妻)，女。

委托訴訟代理人：孫德興(系孫希賢之子)，男。

上訴人安徽朗汀園林綠化工程服務(wù)有限公司(簡稱安徽朗汀公司)因與被上訴人孫希賢侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛一案，不服安徽省合肥市中級(jí)人民法院于2020年2月24日作出的(2019)皖01民初2108號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院于2020年5月20日立案后，依法組成合議庭審理了本案。2020年7月14日，上訴人安徽朗汀公司的委托訴訟代理人張超敏、孫若男，被上訴人孫希賢及其委托訴訟代理人孫德興到庭接受了詢問。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

安徽朗汀公司上訴請求：撤銷原審判決并改判駁回孫希賢的訴訟請求，由孫希賢負(fù)擔(dān)全部訴訟費(fèi)用。事實(shí)和理由：(一)涉案專利權(quán)利要求1-7不符合授予專利權(quán)條件，不應(yīng)受到保護(hù)。1.國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局2018年5月29日出具的實(shí)用新型專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告認(rèn)定涉案專利權(quán)利要求1-7不符合授予專利權(quán)條件。2.孫希賢就相同技術(shù)方案與涉案專利同時(shí)申請的申請?zhí)枮?00910167865.6、名稱為“綠化箱”的發(fā)明專利申請已經(jīng)因不具備創(chuàng)造性而被駁回。(二)被訴侵權(quán)產(chǎn)品缺少涉案專利權(quán)利要求1的“箱體底面有向上凸的孔”技術(shù)特征和權(quán)利要求3的“支撐腳”技術(shù)特征，不構(gòu)成侵權(quán)。(三)即使侵權(quán)成立，安徽朗汀公司網(wǎng)站的相關(guān)信息僅是為了網(wǎng)絡(luò)宣傳，并在孫希賢起訴前已經(jīng)全部刪除，安徽朗汀公司沒有從中獲利。原審法院判決安徽朗汀公司停止侵權(quán)沒有實(shí)際意義，并且判決賠償金額與實(shí)際明顯不符。

孫希賢辯稱：原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，請求駁回上訴，維持原審判決。

孫希賢向原審法院提起訴訟，原審法院于2019年9月4日立案受理。孫希賢起訴請求：一、確認(rèn)安徽朗汀公司制造、銷售、許諾銷售、使用的綠化盒及支撐連接件侵犯涉案實(shí)用新型專利權(quán)，并依法判令安徽朗汀公司立即停止制造、銷售、許諾銷售、使用侵權(quán)產(chǎn)品;二、判令安徽朗汀公司銷毀侵權(quán)產(chǎn)品及制造侵權(quán)產(chǎn)品的專用模具、刪除網(wǎng)站中侵權(quán)產(chǎn)品及相關(guān)工程圖片;三、判令安徽朗汀公司賠償其經(jīng)濟(jì)損失150000元和調(diào)查取證費(fèi)3200元;四、判令安徽朗汀公司承擔(dān)本案訴訟費(fèi)。

原審法院查明事實(shí)：

涉案專利系孫希賢申請的名稱為“綠化箱”、專利號(hào)為ZL20092024XXXX.4的實(shí)用新型專利(簡稱涉案專利)，其申請日期為2009年10月12日，授權(quán)日期為2010年6月23日。孫希賢在訴訟中明確主張保護(hù)涉案專利的權(quán)利要求1-5.具體為：

1.綠化箱，包括箱體和箱體底部的孔，其特征是：箱體由壁面和底面構(gòu)成，箱體底面有向上凸的孔。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的綠化箱，其特征是：箱體底面向上凸的孔為通孔或盲孔。

3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的綠化箱，其特征是：箱體底面向上凸的孔的通孔或盲孔內(nèi)有與之大小相匹配的支撐腳。

4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的綠化箱，其特征是：箱體的壁面上有溢水孔。

5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的綠化箱，其特征是：箱體垂直截面為長方形或梯形。

2019年2月14日，孫希賢的委托代理人孫德興向四川省成都市蜀都公證處申請證據(jù)保全公證。當(dāng)日在公證員邢瑩和公證員助理張宏敏的監(jiān)督下，使用公證處電腦，在電腦桌面新建名稱為“保全”的Word文檔，點(diǎn)擊“Google Chrome”瀏覽器，在清除上網(wǎng)痕跡后進(jìn)入“2345.com網(wǎng)址導(dǎo)航”首頁，在該頁面“百度一下”內(nèi)鍵入“安徽朗汀園林綠化工程服務(wù)有限公司”進(jìn)行百度一下，后對(duì)部分操作頁面進(jìn)行截屏，在公司網(wǎng)頁依次點(diǎn)擊“安徽朗汀園林綠化工程服務(wù)有限公司阿里巴巴旺鋪”“公司檔案”“查看工商登記信息系”“供應(yīng)商品”“墻面綠化”“墻體綠化花盆(8)”等信息，并對(duì)部分展示信息頁面進(jìn)行截圖保存。2019年3月18日，公證處對(duì)前述公證行為出具(2019)川成蜀證內(nèi)經(jīng)字第47262號(hào)公證書(簡稱47262號(hào)公證書)，并附網(wǎng)頁打印資料66頁。公證書內(nèi)容反映，被訴侵權(quán)產(chǎn)品在安徽朗汀公司網(wǎng)頁展示并銷售。

原審?fù)徶?，孫希賢以前述公證書第55-61頁展示的產(chǎn)品圖片為比對(duì)樣本，展示的被訴侵權(quán)產(chǎn)品名稱為“植物墻綠化箱”，包括扇形綠化箱和長方形綠化箱。經(jīng)原審比對(duì)：被訴侵權(quán)產(chǎn)品均為綠化箱，箱體由底面和壁面構(gòu)成(扇形箱體由弧形前斜板、兩側(cè)豎直板和底面構(gòu)成，長方形綠化箱由前斜板、三側(cè)豎直板和底面構(gòu)成)，箱體底面均有向上凸的通孔(扇形箱體底面有三個(gè)向上凸的通孔，長方形綠化箱底面有四個(gè)向上凸的通孔)，根據(jù)公證書第57頁記載，被訴侵權(quán)產(chǎn)品底面上的通孔為鋼結(jié)構(gòu)固定孔，穿其中的鋼筋即為與前述通孔大小相匹配的支撐腳，被訴侵權(quán)扇形或長方形箱體側(cè)板的垂直截面為梯形或長方形，以上特征與涉案專利權(quán)利要求1-3、5記載的技術(shù)特征相同;被訴侵權(quán)產(chǎn)品箱體內(nèi)部空間由底面上的前斜板分隔成兩部分，底部斜面上均有孔，當(dāng)箱體蓄水區(qū)水位過高時(shí)，水會(huì)溢出前斜板，通過底部斜面上的孔滲出，故被訴侵權(quán)箱體底面上標(biāo)注為氧氣孔的設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)的是溢水孔的功能，此與涉案專利權(quán)利要求4記載的技術(shù)特征等同。

另查明，截至2019年9月4日，孫希賢提起本案訴訟時(shí)，涉案專利保護(hù)期并未屆滿。孫希賢為本案及(2019)皖01民初2109號(hào)案件維權(quán)，共支出公證費(fèi)1200元。

原審法院認(rèn)為：孫希賢是涉案專利的權(quán)利人，其依法繳納了專利年費(fèi)，其專利權(quán)在保護(hù)期內(nèi)應(yīng)受法律保護(hù)。涉案證據(jù)保全公證書合法真實(shí)有效，其內(nèi)容顯示，安徽朗汀公司在其公司網(wǎng)頁上展示、銷售了被訴侵權(quán)產(chǎn)品，且安徽朗汀公司在訴訟中并未提供證據(jù)推翻前述公證書中記載的內(nèi)容亦未舉證證明被訴侵權(quán)產(chǎn)品的來源，故可以認(rèn)定安徽朗汀公司在涉案專利的保護(hù)期內(nèi)實(shí)施了制造、許諾銷售、銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品的行為。孫希賢在本案中明確以涉案專利的權(quán)利要求1-5作為訴請保護(hù)的范圍，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案落入了涉案專利的保護(hù)范圍。安徽朗汀公司未經(jīng)專利權(quán)利人許可，制造、許諾銷售、銷售侵害涉案專利權(quán)的被訴侵權(quán)產(chǎn)品，其應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的侵權(quán)責(zé)任。鑒于至今涉案專利的保護(hù)期已經(jīng)屆滿，故安徽朗汀公司只應(yīng)承擔(dān)賠償損失的民事責(zé)任。關(guān)于賠償數(shù)額問題，根據(jù)《中華人民共和國專利法》第六十五條第二款的規(guī)定，鑒于本案中孫希賢未能有效證明其因侵權(quán)所受損失和安徽朗汀公司的侵權(quán)獲利情況，原審法院參考涉案專利類別、安徽朗汀公司的侵權(quán)情節(jié)、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營時(shí)間、被訴侵權(quán)產(chǎn)品的價(jià)格、銷量、孫希賢的維權(quán)支出等因素，酌定安徽朗汀公司賠償孫希賢經(jīng)濟(jì)損失及合理開支共計(jì)60000元。

原審法院判決：一、安徽朗汀園林綠化工程服務(wù)有限公司于本判決生效之日起十五日內(nèi)賠償孫希賢經(jīng)濟(jì)損失及合理開支共計(jì)60000元;二、駁回孫希賢的其他訴訟請求。如未按本判決指定的期間履行金錢給付義務(wù)，應(yīng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。一審案件受理費(fèi)3364元，由孫希賢負(fù)擔(dān)1000元，安徽朗汀園林綠化工程服務(wù)有限公司負(fù)擔(dān)2364元。

二審期間，安徽朗汀公司向本院提交了以下新證據(jù)：

1.實(shí)用新型專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告，擬證明涉案專利權(quán)利要求1-7不符合授予專利權(quán)條件。

2.申請?zhí)枮?00910167865.6、名稱為“綠化箱”的發(fā)明專利申請文本，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院(2016)京73行初1372號(hào)行政判決書，北京市高級(jí)人民法院(2019)京行終193號(hào)行政判決書，最高人民法院(2019)最高法行申13533號(hào)行政裁定書。

3.公開號(hào)為特開2005-13026A的日本專利公開特許公報(bào)(日文)。

證據(jù)2-3擬證明：1.孫希賢就相同技術(shù)方案與涉案專利同時(shí)申請的發(fā)明專利已經(jīng)因不具備創(chuàng)造性而被駁回;2.為了使箱體容納支撐腳，在箱體底面上對(duì)應(yīng)位置設(shè)置向上的豎直孔是本領(lǐng)域常用的一種連接配合方式;3.孫希賢明知涉案專利不具有專利性而起訴，惡意訴訟明顯，嚴(yán)重浪費(fèi)司法資源，同時(shí)安徽朗汀公司也依法就本該無效的涉案專利提起了無效宣告請求。

4.申請?zhí)枮?00920052646.9、名稱為“組合花盆”的實(shí)用新型專利申請，擬證明該專利的權(quán)利人就同樣的實(shí)用新型已在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中，涉案專利與該專利構(gòu)成抵觸申請，不應(yīng)當(dāng)獲得專利權(quán)。

二審期間，孫希賢向本院提交了公開號(hào)為JP-A-2005-13026的日本專利公開公報(bào)(中文)，擬證明涉案專利及其同族發(fā)明具備新穎性、創(chuàng)造性。

本院經(jīng)審查認(rèn)為，安徽朗汀公司提交的證據(jù)1、2具備真實(shí)性、合法性及與本案事實(shí)的關(guān)聯(lián)性，本院予以采信。安徽朗汀公司提交的證據(jù)3、4以及孫希賢提交的證據(jù)，不能達(dá)到其證明目的，且與本案待證事實(shí)不具有關(guān)聯(lián)性，故本院不予采信。

本院經(jīng)審理查明，原審法院已查明的事實(shí)基本清楚，且有身份證復(fù)印件、涉案實(shí)用新型專利證書及授權(quán)公告文本、專利費(fèi)收據(jù)、企業(yè)信用信息公示報(bào)告、47262號(hào)公證書及當(dāng)事人陳述、筆錄等證據(jù)在案佐證，本院予以確認(rèn)。

本院另查明：

本案涉案實(shí)用新型專利權(quán)利要求6和權(quán)利要求7分別是：

6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的綠化箱，其特征是：箱體內(nèi)有與底面保持一定距離的網(wǎng)格狀隔板(5)。

7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的綠化箱，其特征是：所述的網(wǎng)格狀隔板底面有隔板支撐腳(6)。

2009年10月12日，孫希賢向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)申請名稱為“綠化箱”發(fā)明專利，申請?zhí)?00910167865.6.該發(fā)明專利申請包括以下權(quán)利要求：

1.綠化箱，包括箱體和箱體底部的孔，其特征是：箱體(1)由壁面和底面構(gòu)成，箱體(1)底面有向上凸的孔(2)。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的綠化箱，其特征是：箱體(1)底面向上凸的孔(2)為通孔或盲孔。

3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的綠化箱，其特征是：箱體(1)底面向上凸的孔(2)的通孔或盲孔內(nèi)有與之大小相匹配的支撐腳(3)。

4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的綠化箱，其特征是：箱體(1)的壁面上有溢水孔(4)。

5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的綠化箱，其特征是：箱體垂直截面為長方形或梯形。

6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的綠化箱，其特征是：箱體內(nèi)有與底面保持一定距離的網(wǎng)格狀隔板(5)。

7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的綠化箱，其特征是：所述的網(wǎng)格狀隔板底面有隔板支撐腳(6)。

2013年2月21日，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)上述發(fā)明專利申請發(fā)出第一次審查意見通知書，結(jié)論為：“權(quán)利要求1、4-7不具備專利法第22條第2款規(guī)定的新穎性。權(quán)利要求2-3不具備專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性。”其中，權(quán)利要求1、4-7相對(duì)于對(duì)比文件1不具備新穎性，權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件2也不具備新穎性，權(quán)利要求2-3的附加技術(shù)特征被對(duì)比文件2公開，故其相對(duì)于對(duì)比文件2不具備創(chuàng)造性。

針對(duì)第一次審查意見通知書，孫希賢于2013年6月16日向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交了意見陳述書和修改后的權(quán)利要求，將權(quán)利要求1-4合并為新的權(quán)利要求1.國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2013年8月27日發(fā)出第二次審查意見通知書，結(jié)論為：“權(quán)利要求1-4不具備專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性。”之后，孫希賢兩次向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交了意見陳述書，但均未修改申請文件，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局依次發(fā)出第三次審查意見通知書和作出駁回決定，結(jié)論均為：“權(quán)利要求1-4不具備專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性。”孫希賢對(duì)上述駁回決定不服，于2014年6月25日向原國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)提出復(fù)審請求，原國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)于2015年12月28日作出第104010號(hào)復(fù)審請求審查決定，維持國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2014年4月29日對(duì)本申請作出的駁回決定。孫希賢不服該決定，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院于2018年9月4日作出(2016)京73行初1372號(hào)行政判決，駁回孫希賢的訴訟請求。該一審行政判決經(jīng)北京市高級(jí)人民法院(2019)京行終193號(hào)行政判決維持，本院審查該二審行政判決后作出(2019)最高法行申13533號(hào)行政裁定，駁回孫希賢的再審申請。

2018年5月29日，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局就本案涉案實(shí)用新型專利權(quán)出具評(píng)價(jià)報(bào)告，結(jié)論為：權(quán)利要求2、3、5(箱體垂直截面為長方形)具備專利法第22條第2款規(guī)定的新穎性;權(quán)利要求1、4、5(箱體垂直截面為梯形)、6、7不具備專利法第22條第2款規(guī)定的新穎性;權(quán)利要求1-7不具備專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性。

本院認(rèn)為，根據(jù)本院查明的事實(shí)并結(jié)合當(dāng)事人的訴辯主張，本案的爭議焦點(diǎn)為：一、孫希賢要求安徽朗汀公司承擔(dān)民事責(zé)任是否具備權(quán)利基礎(chǔ);二、安徽朗汀公司是否構(gòu)成侵權(quán);三、如安徽朗汀公司構(gòu)成侵權(quán)，應(yīng)如何承擔(dān)民事責(zé)任。

一、關(guān)于孫希賢要求安徽朗汀公司承擔(dān)民事責(zé)任是否具備權(quán)利基礎(chǔ)

《中華人民共和國專利法》第十一條第一款規(guī)定：“發(fā)明和實(shí)用新型專利權(quán)被授予后，除本法另有規(guī)定的以外，任何單位或者個(gè)人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實(shí)施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。”專利權(quán)依法受到法律保護(hù)，專利權(quán)合法有效且權(quán)利相對(duì)穩(wěn)定是其依法獲得保護(hù)的前提。專利權(quán)人有權(quán)實(shí)施其專利并依法禁止他人未經(jīng)許可實(shí)施其專利技術(shù)，從而給發(fā)明創(chuàng)造提供必要的激勵(lì)。但是，對(duì)于明顯或者有極大可能不符合專利法規(guī)定的授權(quán)確權(quán)條件的技術(shù)方案，且被訴侵權(quán)人也明確據(jù)此抗辯被訴行為不構(gòu)成侵權(quán)或其不應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的，如果仍然支持其禁止他人實(shí)施，則顯失公平且亦有悖專利法的立法目的。

對(duì)于同一申請人同日分別申請發(fā)明和實(shí)用新型專利權(quán)的同一技術(shù)方案而言，由于實(shí)用新型專利申請可以不經(jīng)實(shí)質(zhì)審查就授予專利權(quán)，而發(fā)明專利申請必須經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查才可能授予專利權(quán)，故實(shí)踐中可能出現(xiàn)的現(xiàn)象是，同一技術(shù)方案在發(fā)明專利申請審查過程中可能被認(rèn)定為不符合授權(quán)條件而被駁回或修改，但在實(shí)用新型專利權(quán)申請過程中卻獲得了授權(quán)。在這種情形，發(fā)明專利申請的審查結(jié)論是否影響到實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)，應(yīng)根據(jù)具體情況做具體分析。一般說來，如果申請人認(rèn)可相同技術(shù)方案的發(fā)明專利申請審查結(jié)論，或者相同技術(shù)方案的發(fā)明專利申請未采用對(duì)比文件以及因缺乏新穎性被駁回的，通?？梢宰鳛榕袛嘞嗤夹g(shù)方案的實(shí)用新型專利是否符合授權(quán)條件的依據(jù)，并可能對(duì)該實(shí)用新型專利是否應(yīng)獲得民事保護(hù)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。但是，如果相同技術(shù)方案的發(fā)明專利申請是被認(rèn)定不具備創(chuàng)造性而駁回的，則應(yīng)適當(dāng)考慮發(fā)明專利和實(shí)用新型專利創(chuàng)造性要求的不同并做出不同處理。通常來說，如果相同技術(shù)方案的發(fā)明專利申請被認(rèn)定不具備創(chuàng)造性時(shí)并未明顯超越實(shí)用新型專利授權(quán)條件的審查標(biāo)準(zhǔn)，例如在技術(shù)領(lǐng)域、對(duì)比文件數(shù)量上并未與實(shí)用新型專利授權(quán)條件的審查標(biāo)準(zhǔn)明顯不同，則發(fā)明專利申請的授權(quán)結(jié)論可以作為判斷相同技術(shù)方案的實(shí)用新型專利是否符合授權(quán)條件的依據(jù)，亦可能對(duì)該實(shí)用新型專利是否應(yīng)獲得民事保護(hù)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。

本案中，孫希賢同日向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交權(quán)利要求內(nèi)容完全相同的實(shí)用新型專利和發(fā)明專利申請，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局經(jīng)實(shí)質(zhì)審查認(rèn)為該發(fā)明專利申請?jiān)暾埼募涊d的權(quán)利要求1、4-7不具備新穎性，權(quán)利要求2-3不具備創(chuàng)造性，并向?qū)O希賢發(fā)出第一次審查意見通知書。孫希賢在收到第一次審查意見通知書后將原權(quán)利要求1-4合并為新的權(quán)利要求1.但是修改后的權(quán)利要求1-4依然被國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局駁回決定認(rèn)定為不具備創(chuàng)造性。換言之，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局原審查部門已認(rèn)定該發(fā)明專利申請?jiān)暾埼募涊d的權(quán)利要求2、3不具備創(chuàng)造性，權(quán)利要求1、4、5不具備新穎性，且孫希賢在收到第一次審查意見通知書后將原權(quán)利要求1-4合并為新的權(quán)利要求，可見孫希賢也認(rèn)可第一次審查意見中關(guān)于原權(quán)利要求1-4不具備新穎性或創(chuàng)造性的認(rèn)定。雖然發(fā)明和實(shí)用新型專利的創(chuàng)造性要求存在差異，但這種差異主要體現(xiàn)在現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)領(lǐng)域及對(duì)比文件的數(shù)量上，而本案孫希賢就涉案實(shí)用新型專利技術(shù)方案同日提交的發(fā)明專利申請的權(quán)利要求2、3被第一次審查意見通知書認(rèn)定為不具備創(chuàng)造性時(shí)，僅使用了一份對(duì)比文件即對(duì)比文件2.且該對(duì)比文件2與本案實(shí)用新型專利的技術(shù)領(lǐng)域相同，同時(shí)該對(duì)比文件2也是認(rèn)定上述發(fā)明專利權(quán)利要求1不具備新穎性的同一份對(duì)比文件，因此本案不存在因發(fā)明和實(shí)用新型專利創(chuàng)造性要求的不同導(dǎo)致不能授予發(fā)明專利權(quán)保護(hù)的技術(shù)方案可能被授權(quán)實(shí)用新型專利權(quán)保護(hù)的情形。此外，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局出具的評(píng)價(jià)報(bào)告也證明了涉案實(shí)用新型專利權(quán)效力不穩(wěn)定。

在侵害實(shí)用新型專利權(quán)訴訟中，專利權(quán)人據(jù)以指控侵權(quán)的實(shí)用新型專利如果明顯或者有極大可能屬于不應(yīng)獲得實(shí)用新型專利授權(quán)保護(hù)的技術(shù)方案，則其也不屬于專利法保護(hù)的“合法權(quán)益”，本院依法對(duì)其不予保護(hù)。本案綜合考慮上述情形，本院認(rèn)定涉案實(shí)用新型專利全部權(quán)利要求明顯或者具有極大可能不具備新穎性或創(chuàng)造性，并考慮到涉案實(shí)用新型專利目前已過有效保護(hù)期的因素，涉案實(shí)用新型專利不屬于專利法保護(hù)的“合法權(quán)益”。因此，涉案實(shí)用新型專利權(quán)利要求1-5不能作為孫希賢請求保護(hù)的權(quán)利基礎(chǔ)，其依據(jù)涉案實(shí)用新型專利權(quán)利要求1-5提出的訴訟請求，應(yīng)當(dāng)全部駁回。在此基礎(chǔ)上，本院對(duì)安徽朗汀公司的上訴請求予以支持，并駁回孫希賢的全部訴訟請求。

二、關(guān)于其他爭議焦點(diǎn)

鑒于涉案實(shí)用新型專利權(quán)利要求1-5不能作為孫希賢請求保護(hù)的權(quán)利基礎(chǔ)，孫希賢的訴訟請求缺乏權(quán)利依據(jù)，安徽朗汀公司不構(gòu)成侵權(quán)，故本院對(duì)本案其他爭議焦點(diǎn)不再評(píng)述。

綜上，安徽朗汀公司的上訴請求成立。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第二項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：

一、撤銷安徽省合肥市中級(jí)人民法院(2019)皖01民初2108號(hào)民事判決;

二、駁回孫希賢的訴訟請求。

一審案件受理費(fèi)3364元，二審案件受理費(fèi)1300元，均由孫希賢負(fù)擔(dān)。

本判決為終審判決。

審判長 劉曉軍

審判員 唐小妹

審判員 凌宗亮

二〇二〇年十二月二十九日

法官助理 陳律

書記員 王怡

裁判要點(diǎn)

中企檢測認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢，檢驗(yàn)檢測、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計(jì)量校準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)。中企檢測認(rèn)證網(wǎng)為檢測行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測、認(rèn)證、計(jì)量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)，儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商，法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個(gè)問題就給大家解答到這里了，如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認(rèn)證、商標(biāo)、專利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識(shí)資訊，包括商標(biāo)注冊、食品檢測、第三方檢測機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測、環(huán)境檢測、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專利申請、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、檢測法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息，中企檢測認(rèn)證網(wǎng)為檢測認(rèn)證商標(biāo)專利從業(yè)者提供多種檢測、認(rèn)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī)，咨詢輔導(dǎo)等知識(shí)。

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