引 言
圖片來源：USPTO官網(wǎng)
今年6月8日，美國專利商標(biāo)局(USPTO)向中國深圳一家知識產(chǎn)權(quán)代理機構(gòu)下發(fā)陳述理由令(Order To Show Cause)[1]，基于其律師不具美國執(zhí)業(yè)資格、代理商標(biāo)申請時遞交虛假材料、代理行為欺騙官方等理由，要求其在6月22日前答復(fù)，以“自證清白”，否則將受制裁，其代理的14017件申請中的商標(biāo)將被刪除。
此事一出，IP界為之震撼，這也給商標(biāo)申請人敲響了警鐘：法律不可兒戲，專業(yè)的事情還是交給專業(yè)人士。
>>> “瑕可損瑜”
事實上，這已不是USPTO第一次向中國代理機構(gòu)下發(fā)陳述理由令。
2019年，USPTO共下發(fā)34條陳述理由令，對象全部為涉嫌“遞交虛假材料、涉嫌欺騙官方”的中國申請人或代理機構(gòu)。
2020年，這一數(shù)字達到了驚人的533條，占全年總量的99% [2]。
也許是這一現(xiàn)象震驚了美國相關(guān)部門，USPTO于今年1月發(fā)布研究報告《中國商標(biāo)和專利：非市場因素對申請趨勢和知識產(chǎn)權(quán)制度的影響》[3]。USPTO認(rèn)為，商標(biāo)注冊補貼、惡意搶注、防御性申請等因素導(dǎo)致來自中國的商標(biāo)申請驟增，對其商標(biāo)審查和制度造成了一定的影響。
美國是目前少數(shù)采用使用在先商標(biāo)保護原則的國家之一，高度重視商標(biāo)的實際使用，對于商標(biāo)使用的要求貫穿商標(biāo)權(quán)利生命周期的始終。USPTO對于商標(biāo)注冊申請尤其是使用證據(jù)的審查也漸趨嚴(yán)格。
在魚龍混雜的“商標(biāo)紅海”中，難免有非正規(guī)代理鋌而走險，以低價吸引潛在商標(biāo)申請人，為節(jié)約費用成本，在申請材料上弄虛作假，導(dǎo)致商標(biāo)存在瑕疵，為商標(biāo)被撤銷及無效埋下隱患，既損害了商標(biāo)申請人的權(quán)益，又?jǐn)_亂了商標(biāo)注冊秩序。
本次USPTO對存在“造假、欺騙”等瑕疵的商標(biāo)重拳出擊，大有“殺一儆百”之態(tài)，商標(biāo)審查，尤其是針對來自中國申請人和或中國代理機構(gòu)的審查，必然更加嚴(yán)格。美國商標(biāo)申請瑕疵有哪些類型、如何防范，筆者將在下文一一道來。
>>> 美國商標(biāo)申請瑕疵的主要類型
1. 虛假使用聲明
與中國不同，美國商標(biāo)采用使用在先原則，這使得其商標(biāo)制度設(shè)計與法律實務(wù)都將商標(biāo)使用放在極為重要的位置。無論注冊申請前、申請中還是后續(xù)的維護環(huán)節(jié)，對于商標(biāo)使用的要求都貫穿始終。未實際使用的商標(biāo)，無論使用證據(jù)造假出現(xiàn)在申請確權(quán)階段，還是注冊維護階段，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，官方可依職權(quán)或應(yīng)他人申請，給予申請人一次自證的機會，經(jīng)查確屬造假的，該商標(biāo)將不予注冊或予以撤銷，屆時該商標(biāo)權(quán)將被視為自始不存在。
基于已使用(1a：Use in commerce)為基礎(chǔ)的注冊申請，申請官費最低、操作簡單、下證周期短，因此是虛假使用聲明泛濫的“重災(zāi)區(qū)”。非正規(guī)代理申請的商標(biāo)中超9成的造假均為此類。
若商標(biāo)未實際投入使用，申請人為獲得商標(biāo)權(quán)利而偽造商標(biāo)使用證據(jù)，遞交虛假使用聲明，會為商標(biāo)權(quán)利的效力埋下“炸彈”。美國商標(biāo)的申請文件和使用證據(jù)皆公示于官方數(shù)據(jù)庫，所有人可進入官網(wǎng)核查相關(guān)文書和證據(jù)。若商標(biāo)阻礙了其他正常的在后商標(biāo)申請，在后商標(biāo)申請人即可進行調(diào)查分析，若該商標(biāo)確有使用證據(jù)不實的瑕疵，可以“該商標(biāo)欺騙官方”為由向USPTO申請撤銷該商標(biāo)。
2. 虛假他國商業(yè)聲明
若申請人暫無法提供商標(biāo)使用證據(jù)，可選擇以他國注冊(44e：Foreign Registration)為基礎(chǔ)申請商標(biāo)，或轉(zhuǎn)換申請基礎(chǔ)為(44e)。若中國申請人基于中國商標(biāo)注冊為基礎(chǔ)，在注冊階段僅需遞交商標(biāo)注冊證即可，若基于其他國家/地區(qū)的商標(biāo)注冊，除需遞交他國的注冊證外，還需遞交其在當(dāng)?shù)卦O(shè)有經(jīng)營場所的商業(yè)聲明。
實踐中，因中國商標(biāo)存量巨大，成功注冊一個商標(biāo)變得越來越困難。為加快美國商標(biāo)獲權(quán)速度，中國申請人通常選擇中國以外的國家/地區(qū)作為(44e)基礎(chǔ)進行轉(zhuǎn)換，若在中國以外的國家/地區(qū)沒有經(jīng)營場所，則會鋌而走險出具虛假的他國商業(yè)聲明。此類虛假的商業(yè)聲明公示于官方數(shù)據(jù)庫，會給商標(biāo)權(quán)利的穩(wěn)定性埋下隱患。
相較提供虛假使用聲明，提供虛假商業(yè)聲明的情況較為少見。大部分情況下，轉(zhuǎn)換他國注冊基礎(chǔ)是為規(guī)避提供使用證據(jù)不能的替代方案，在轉(zhuǎn)換本國(在此可狹義理解為中國)注冊也困難的情況下，中國申請人就會想到通過提供虛假商業(yè)聲明，連同真實的他國注冊證，利用這種“半真半假”的方式，來獲得美國商標(biāo)證書。若官方抽查或他人舉報發(fā)現(xiàn)商業(yè)聲明為假，商標(biāo)注冊將被依法撤銷。
3. 商標(biāo)申請范圍過廣
美國沒有類似國內(nèi)的商品/服務(wù)群組劃分，雖采用尼斯國際分類，但USPTO認(rèn)為尼斯國際分類的商品/服務(wù)描述僅能達到分類的作用，無法定義具體的性質(zhì)、功能、銷售渠道、消費群體等方面特點，因此往往要求申請人對描述較為寬泛的商品/服務(wù)項目進行細化，實際審查也會結(jié)合商品/服務(wù)的所述方面而進行。故美國申請指定商品/服務(wù)需根據(jù)實際使用需求進行挑選。
(注：美國商標(biāo)至今仍保留本國分類，但僅有協(xié)助審查的功能，在此不贅述)
中國采用申請在先原則，對于商標(biāo)申請的審查不考慮使用情況，只會審查商標(biāo)是否近似，商品/服務(wù)是否類似，不考慮使用場景。因而在實務(wù)中，國內(nèi)商標(biāo)申請往往會采取“主動+防御”相結(jié)合的布局策略、盡可能多地指定商品/服務(wù)項目，以期覆蓋更多類別、更多群組。不少申請人受國內(nèi)商標(biāo)申請習(xí)慣影響，在美國也申請遠超出實際使用需求的商品/服務(wù)項目，導(dǎo)致后續(xù)大量商品/服務(wù)難以提交使用證據(jù)、面臨商標(biāo)撤銷風(fēng)險。
同理，諸如國內(nèi)45個類別及群組全面覆蓋、三年滾動注冊、商標(biāo)大量囤積等操作，若復(fù)制此種操作到美國，則沒有意義，因為美國商標(biāo)基于使用獲得權(quán)利，在申請時無法提供使用證據(jù)，則難以獲權(quán);在注冊后未在全部指定商品/服務(wù)上使用商標(biāo)，即使注冊未滿3年，他人也可針對未投入使用的商品/服務(wù)提起撤銷。此外，即使基于他國注冊獲權(quán)，若在注冊后5~6年期間無法提供使用證據(jù)，商標(biāo)注冊也將失效。
>>> 美國商標(biāo)注冊需注意的事項
針對上述瑕疵與風(fēng)險隱患，可從如下層面進行防范：
1. 重視使用
申請人在前期商標(biāo)布局、注冊申請、后續(xù)維護、維權(quán)等各個環(huán)節(jié)均需重視商標(biāo)使用，注意持續(xù)留存商標(biāo)使用證據(jù)，防止商標(biāo)被官方從注冊名單中剔除。
2. 按需注冊
在美國商標(biāo)注冊及維護的各個環(huán)節(jié)，申請人均需遵守誠信原則，從實際使用需求出發(fā)選定商品/服務(wù)項目，避免證據(jù)造假、虛假聲明。防止類似國內(nèi)防御性指定商品/服務(wù)項目，導(dǎo)致后續(xù)無法提交使用證據(jù)，進而證據(jù)造假、陷入惡性循環(huán)。
3. 正規(guī)代理
申請人應(yīng)委托正規(guī)的商標(biāo)代理機構(gòu)和有資質(zhì)的美國律師辦理美國商標(biāo)事務(wù)，不要盲目追求低價。美國商標(biāo)申請官費為250美元/類(規(guī)范商品/服務(wù)描述)或350美元/類(非規(guī)范商品/服務(wù)描述)。若總費用報價低于人民幣6000元就需要謹(jǐn)慎考慮了(僅供參考)。
正規(guī)代理能根據(jù)申請人的實際需求提供針對性的建議及風(fēng)險提示，可協(xié)助消除和防范商標(biāo)申請及后續(xù)維護過程中的隱患和風(fēng)險，“售前售后”保障充分。
>>> 美國商標(biāo)購買需注意的問題
根據(jù)亞馬遜品牌備案政策，跨境電商商家需持有美國商標(biāo)主簿申請或注冊，方可在亞馬遜美國站備案品牌。部分商家為盡快在亞馬遜上銷售商品，也會考慮直接購買第三方已注冊的美國商標(biāo)。
那么要如何評估商標(biāo)的穩(wěn)定性和有效性呢？
在這種情況下，應(yīng)委托正規(guī)商標(biāo)代理機構(gòu)對意向購買的商標(biāo)進行全面“體檢”或盡職調(diào)查，從以下方面對商標(biāo)的相關(guān)信息進行充分核實：
1. 商標(biāo)的樣式是否與意圖使用的樣式一致?
如否，則需在購買完成后，按自行選定的樣式重新申請注冊;
2. 商標(biāo)指定注冊的具體類別和商品/服務(wù)是否完全符合需求?
如否，則需在購買完成后，按意圖經(jīng)營的類別和商品/服務(wù)重新申請注冊;
3. 注冊商標(biāo)的申請基礎(chǔ)，是否利用虛假的申請基礎(chǔ)獲得注冊?
例：提供的使用證據(jù)是否為偽造的圖片?是否基于虛假他國商業(yè)聲明注冊?如是，則建議另行選擇;
4. 商標(biāo)是否已在美國投入商業(yè)使用?聲明的首次使用時間是否真實?
如否，則需另行選擇。
意向購買方針對上述信息進行一一排查后，方可放心購買受讓。同時，正規(guī)代理機構(gòu)也可提供商標(biāo)估價、購買談判服務(wù)，以保障商家在購買前信息核實、購買中估價談判、購買后穩(wěn)妥受讓等全過程不會出現(xiàn)法律和商業(yè)風(fēng)險。
>>> 結(jié) 語
為保障自己的商標(biāo)權(quán)益，有意在美注冊商標(biāo)的申請人應(yīng)理性看待美國商標(biāo)申請，委托具備扎實的專業(yè)知識和實務(wù)經(jīng)驗的正規(guī)代理機構(gòu)，獲取前瞻性的服務(wù)建議和量身定制的服務(wù)方案，方可無后顧無憂。
最后，希望以上內(nèi)容能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?，也歡迎業(yè)內(nèi)同仁多多指點、交流。
華進商標(biāo)事業(yè)部吳曉佳、劉琴、王田對本文亦有貢獻。
參考文獻：
[1] USPTO, “ORDERTO SHOW CAUSE In re Yusha Zhang and Shenzhen Huanyee Intellectual Property Co.,Ltd.”, June 8. 2021.
http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TM-Show-Cause-order-In-re-Yusha-Zhang.pdf.
[2] USPTO, “Ordersissued by the Commissioner for Trademarks,” 2021.
http://www.uspto.gov/trademarks/trademark-updates-and-announcements/orders-issued-commissioner-trademarks.
[3] USPTO, “Trademarksand Patents in China: The Impact of Non-Market Factors on Filing Trends and IPSystems,” January 13. 2021.
http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO-TrademarkPatentsInChina.pdf.
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