【裁判要旨】
發(fā)明人與單位之間存在勞動(dòng)關(guān)系或者與《專利法實(shí)施細(xì)則》第十二條第二款所稱臨時(shí)工作單位之間存在工作關(guān)系，是認(rèn)定職務(wù)發(fā)明的前提，其判斷標(biāo)準(zhǔn)在于單位是否取得了對(duì)發(fā)明人包括完成涉案發(fā)明創(chuàng)造的創(chuàng)造性勞動(dòng)在內(nèi)的勞動(dòng)支配權(quán)。單位與發(fā)明人之間僅存在一般的合作關(guān)系，單位并不掌握對(duì)發(fā)明人的勞動(dòng)支配權(quán)的，該發(fā)明人的有關(guān)發(fā)明創(chuàng)造不屬于職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。
【案號(hào)】
一審：(2019)蘇05知初506號(hào)
二審：(2020)最高法知民終1258號(hào)
【案情】
原告：江蘇多維科技有限公司(以下簡稱多維公司)。
被告：無錫樂爾科技有限公司(以下簡稱樂爾公司)、白建民。
2012年8月4日，白建民作為申請人及發(fā)明人，向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交名稱為“用于銷售終端的讀出磁頭”的發(fā)明專利申請。2013年7月，申請人由白建民變更為樂爾公司。2014年8月13日上述專利申請獲得授權(quán)，專利號(hào)為ZL201210276305.6(以下簡稱訴爭專利)，專利權(quán)人為樂爾公司，發(fā)明人為白建民。
2019年6月，多維公司向江蘇省蘇州市中級(jí)人民法院提起訴訟，請求：1.確認(rèn)訴爭專利權(quán)歸多維公司所有;2.樂爾公司、白建民承擔(dān)本案維權(quán)費(fèi)用15000元，并承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。主要事實(shí)與理由：根據(jù)專利法第六條和《專利法實(shí)施細(xì)則》第十二條的規(guī)定，訴爭專利系白建民從多維公司離職一年內(nèi)做出的與在原單位承擔(dān)的本職工作有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造，屬于職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，故訴爭專利權(quán)應(yīng)歸多維公司所有。另外，本案的專利權(quán)權(quán)屬糾紛是由于樂爾公司、白建民將他人技術(shù)成果擅自申請專利引起的權(quán)屬糾紛，其本質(zhì)是侵害他人專利申請權(quán)的行為，參照專利法及相關(guān)司法解釋關(guān)于維權(quán)合理開支的規(guī)定，應(yīng)由樂爾公司、白建民承擔(dān)本案的維權(quán)費(fèi)用。
樂爾公司及白建民原審共同答辯稱：1.白建民是蘭州大學(xué)的教授，并非多維公司員工，多維公司不能作為白建民工作過的全職工作單位或者臨時(shí)工作單位。2.訴爭專利技術(shù)是蘭州大學(xué)以及白建民在與其他公司合作過程中所產(chǎn)生的，并非在多維公司形成。3.白建民和多維公司之間的合作關(guān)系是咨詢服務(wù)，兩者之間存在咨詢服務(wù)合同，白建民給多維公司提供的是咨詢服務(wù)。
多維公司為證明白建民自2011年5月至2012年6月期間在其公司任職并擔(dān)任新產(chǎn)品開發(fā)總監(jiān)職務(wù)，提交了在此時(shí)間段內(nèi)白建民個(gè)人社會(huì)保險(xiǎn)參保證明以及部分個(gè)人所得稅繳稅記錄、白建民的工作周報(bào)郵件記錄、費(fèi)用報(bào)銷記錄以及多維公司通訊錄和員工名冊郵件、公司內(nèi)部發(fā)放工資、參加會(huì)議等相關(guān)郵件等予以佐證。白建民否認(rèn)曾經(jīng)在多維公司任職，主張其曾與多維公司簽訂了一份咨詢服務(wù)合同，為多維公司提供培訓(xùn)、同高校及研究院所建立產(chǎn)學(xué)研合作、協(xié)助申請項(xiàng)目等相應(yīng)服務(wù);合同期限為自2011年5月1日起，為期1年。
【審判】
一審法院經(jīng)審理認(rèn)為：
首先，關(guān)于白建民的身份問題。雙方是否存在勞動(dòng)關(guān)系不應(yīng)僅僅以是否存在明確的勞動(dòng)合同為依據(jù)，而是應(yīng)結(jié)合在案證據(jù)綜合予以判定。本案中，多維公司提交了多封白建民在多維公司期間定期向相關(guān)人員報(bào)送的周報(bào)，內(nèi)容涉及正在研發(fā)內(nèi)容的進(jìn)度情況匯報(bào);其在多維公司部分郵件中甚至涉及人員任免的討論，多維公司內(nèi)部多個(gè)版本的通訊錄中均將白建民記載為新產(chǎn)品開發(fā)總監(jiān)。結(jié)合白建民在此期間確系在多維公司繳納社保以及扣繳個(gè)人所得稅等情況，上述證據(jù)相互印證，足以證明白建民在此時(shí)間段實(shí)際履職于多維公司，與多維公司間形成了事實(shí)上的勞動(dòng)關(guān)系。而白建民主張其與多維公司僅存在技術(shù)咨詢關(guān)系，顯然與白建民在上述諸多郵件中所呈現(xiàn)的履職狀態(tài)和內(nèi)容不相符。至于其在該時(shí)間段是否同時(shí)就職于蘭州大學(xué)，不影響對(duì)其與多維公司間勞動(dòng)關(guān)系的判斷。綜上，白建民在2011年5月至2012年6月期間實(shí)際任職于多維公司。
其次，關(guān)于訴爭專利技術(shù)與白建民在多維公司所任職工作的相關(guān)性。從訴爭專利授權(quán)文件的記載來看，其發(fā)明點(diǎn)即在于讀出磁頭芯片所采用的是磁電阻元件，代替?zhèn)鹘y(tǒng)的感應(yīng)線圈式讀出磁頭，以達(dá)到不受相對(duì)速度影響、抗干擾、厚度更薄的效果。而多維公司提交的2011年12月29日郵件中的“基于TMR的POS機(jī)閱讀頭”中提到了現(xiàn)有技術(shù)為感應(yīng)線圈，缺點(diǎn)是輸出信號(hào)與速度有關(guān)，劣勢為輸出波取決于速度，對(duì)外部磁場干擾敏感。而其解決方案分別對(duì)應(yīng)于訴爭專利所采取的相應(yīng)技術(shù)手段，并且基本覆蓋訴爭專利的發(fā)明點(diǎn)。
因此，訴爭專利屬于白建民與多維公司勞動(dòng)關(guān)系終止后一年內(nèi)所作出的與其在本單位工作相關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造，為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，應(yīng)判定歸多維公司所有。至于多維公司提出應(yīng)由樂爾公司、白建民承擔(dān)其維權(quán)費(fèi)用的主張，鑒于本案系權(quán)屬爭議，其主張?jiān)撡M(fèi)用并無法律依據(jù)，故依法不予支持。
一審法院判決：一、確認(rèn)訴爭專利權(quán)歸多維公司所有;二、駁回多維公司其他訴訟請求。
樂爾公司、白建民不服，向最高人民法院提起上訴。
最高法院經(jīng)審理予以改判，撤銷一審判決，駁回多維公司全部訴訟請求。
【評(píng)析】
根據(jù)專利法及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，關(guān)于職務(wù)發(fā)明的認(rèn)定，應(yīng)注意以下兩點(diǎn)：第一，適用專利法第六條關(guān)于職務(wù)發(fā)明規(guī)定的前提是發(fā)明人與單位之間存在勞動(dòng)關(guān)系或者臨時(shí)工作關(guān)系。職務(wù)發(fā)明的權(quán)屬應(yīng)歸于單位的根本原因在于，產(chǎn)生該職務(wù)發(fā)明的創(chuàng)造性勞動(dòng)的支配權(quán)屬于單位。由此，判斷發(fā)明人與單位之間是否存在職務(wù)發(fā)明所要求的勞動(dòng)關(guān)系或者臨時(shí)工作關(guān)系的關(guān)鍵，在于單位對(duì)發(fā)明人的創(chuàng)造性勞動(dòng)是否已取得支配權(quán)。如果單位與發(fā)明人之間的關(guān)系，僅僅是一般的合作關(guān)系，發(fā)明人并未讓渡對(duì)自己的勞動(dòng)支配權(quán)，則沒有理由將該不屬于單位支配的勞動(dòng)所創(chuàng)造出的技術(shù)成果歸屬于該單位。第二，個(gè)人與用人單位系平等的民事主體，在不涉及國家、社會(huì)公共利益的情況下，雙方之間形成何種關(guān)系應(yīng)遵循意思自治原則。因此，判斷發(fā)明人與單位之間工作關(guān)系的性質(zhì)，應(yīng)當(dāng)以約定優(yōu)先，在沒有約定的情況下，才需要根據(jù)雙方所實(shí)施的實(shí)際行為和結(jié)果進(jìn)行綜合判斷。
具體到本案中：
第一，關(guān)于白建民與多維公司之間的多重關(guān)系。2011年5月至2012年6月期間，白建民與多維公司之間的工作關(guān)系存在雙重約定。一是白建民系蘭州大學(xué)與多維公司簽訂技術(shù)開發(fā)(委托)合同中的聯(lián)系人，白建民作為蘭州大學(xué)的代表參與到蘭州大學(xué)與多維公司的技術(shù)開發(fā)合作項(xiàng)目中;二是白建民個(gè)人與多維公司之間簽訂有咨詢服務(wù)合同，基于該咨詢服務(wù)合同，白建民與多維公司之間形成另一工作關(guān)系。
第二，關(guān)于技術(shù)開發(fā)（委托）合同。根據(jù)技術(shù)開發(fā)(委托)合同的性質(zhì)以及內(nèi)容，由該合同所確定的白建民與多維公司之間的工作關(guān)系，顯然不屬于職務(wù)發(fā)明制度的調(diào)整范圍，故由技術(shù)開發(fā)(委托)合同所建立的白建民與多維公司之間的工作關(guān)系，以及基于該工作關(guān)系形成的相關(guān)技術(shù)成果，不能成為多維公司以職務(wù)發(fā)明為由主張?jiān)V爭專利權(quán)屬的法律和事實(shí)基礎(chǔ)。事實(shí)上，多維公司也未依據(jù)技術(shù)開發(fā)(委托)合同主張涉案專利的權(quán)屬，而是主張白建民系多維公司的員工，以職務(wù)發(fā)明為請求權(quán)基礎(chǔ)主張?jiān)V爭專利的權(quán)屬。
第三，關(guān)于咨詢服務(wù)合同。從咨詢服務(wù)合同的約定來看，白建民需要不定期為多維公司員工培訓(xùn)與磁性材料有關(guān)的專業(yè)知識(shí);協(xié)助多維公司與高校及研究院所建立產(chǎn)學(xué)研合作，企業(yè)內(nèi)部建立博士、碩士實(shí)習(xí)基地;協(xié)助多維公司申請國家及地方的科技局、發(fā)改委等項(xiàng)目。而多維公司需要為白建民提供開展上述工作所需的相關(guān)條件，向白建民支付每月不低于25000元及約定的公司期權(quán)，并且承擔(dān)白建民由于履行合同產(chǎn)生的差旅費(fèi)、交通費(fèi)、食宿費(fèi)等其它費(fèi)用。由此可見，咨詢服務(wù)合同中并未約定白建民從事多維公司的技術(shù)研發(fā)工作，咨詢服務(wù)合同所約定的白建民的工作內(nèi)容和性質(zhì)，僅是向多維公司提供技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)、技術(shù)合作和項(xiàng)目申請的中介服務(wù)。需注意的是：咨詢服務(wù)合同中明確約定，“合同執(zhí)行過程中，甲方如要求乙方提供額外服務(wù)，應(yīng)以書面形式提出，雙方應(yīng)當(dāng)另簽合同，同時(shí)明確相關(guān)內(nèi)容等事宜”，但本案中并沒有證據(jù)證明白建民具有將其與多維公司之間由咨詢服務(wù)合同所確定的工作關(guān)系的性質(zhì)，變更為職務(wù)發(fā)明意義上的勞動(dòng)關(guān)系或者臨時(shí)工作關(guān)系的意思表示。
第四，關(guān)于雙方實(shí)際實(shí)施的行為。一方面，在多維公司與相關(guān)案外人的合作中，白建民仍是以蘭州大學(xué)教師的身份參與溝通;在2010年7月20日至2012年6月19日期間申請的專利中，白建民作為發(fā)明人，其身份仍然為蘭州大學(xué)的教師;多維公司實(shí)際向白建民支付25000元/月的報(bào)酬、并給白建民報(bào)銷差旅費(fèi)等事實(shí)，這些都直接體現(xiàn)了雙方按照技術(shù)開發(fā)(委托)合同、咨詢服務(wù)合同履行各自義務(wù);另一方面，多維公司為白建民繳納社保、白建民在多維公司的通訊錄中被列為新產(chǎn)品開發(fā)總監(jiān)、在創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目建議書中被列為產(chǎn)品經(jīng)理、為白建民提供公司住房補(bǔ)助津貼以及白建民與多維公司之間存在周報(bào)往來等，雖然合同中沒有明確約定，但都系多維公司單方行為或者與白建民系蘭州大學(xué)方聯(lián)系人的工作身份有關(guān)。故根據(jù)雙方提交相關(guān)證據(jù)所顯示的雙方實(shí)際實(shí)施的行為來看，不足以認(rèn)定白建民與多維公司之間存在職務(wù)發(fā)明意義上的勞動(dòng)關(guān)系或者臨時(shí)工作關(guān)系。
綜上，白建民與多維公司之間工作關(guān)系的性質(zhì)應(yīng)當(dāng)以約定優(yōu)先，而根據(jù)約定，白建民與多維公司之間并不存在職務(wù)發(fā)明所要求的勞動(dòng)關(guān)系或者臨時(shí)工作關(guān)系。并且從雙方實(shí)際所實(shí)施的行為來看，也無法得出雙方就兩者之間的工作關(guān)系已變更為職務(wù)發(fā)明所要求的勞動(dòng)關(guān)系或者臨時(shí)工作關(guān)系。因此，多維公司以訴爭專利與白建民在多維公司所承擔(dān)的本職工作相關(guān)為由，主張?jiān)V爭專利系白建民的職務(wù)發(fā)明并要求將權(quán)屬歸于多維公司，缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，不予支持。
此外，最高法院在審理中還特別指出：
第一，關(guān)于樂爾公司主張確認(rèn)訴爭專利歸其所有的上訴請求。本案中，訴爭專利登記在樂爾公司名下，多維公司以訴爭專利系白建民在多維公司處工作期間的職務(wù)發(fā)明為由向原審法院提起訴訟，主張?jiān)V爭專利的權(quán)屬應(yīng)歸多維公司。根據(jù)訴審判一致的原則，本案僅需根據(jù)多維公司的訴訟請求及其所依據(jù)的請求權(quán)基礎(chǔ)，審查訴爭專利是否為白建民在多維公司處的職務(wù)發(fā)明。在現(xiàn)有證據(jù)已經(jīng)確認(rèn)白建民在多維公司所主張的期間內(nèi)，與多維公司不存在職務(wù)發(fā)明所要求的勞動(dòng)關(guān)系或者臨時(shí)工作關(guān)系的情況下，二審法院對(duì)訴爭專利并非屬于白建民在多維公司處的職務(wù)發(fā)明以及多維公司不享有訴爭專利權(quán)作出了認(rèn)定。因此，對(duì)于訴爭專利系基于何種事實(shí)和原因產(chǎn)生、訴爭專利是否另有實(shí)際權(quán)利人，已不屬于本案審理范圍。并且，在第三人未參加本案訴訟的情況下，二審法院亦無法對(duì)上述問題進(jìn)行審理并作出實(shí)體判斷，故對(duì)于樂爾公司、白建民請求二審法院確認(rèn)訴爭專利歸其所有的上訴請求不予理涉。
第二，一審法院忽略雙方事先約定的工作關(guān)系，直接根據(jù)雙方工作接觸和交流期間各自實(shí)施的實(shí)際行為認(rèn)定雙方存在事實(shí)上的勞動(dòng)關(guān)系，并進(jìn)而認(rèn)定訴爭專利屬于職務(wù)發(fā)明，權(quán)屬歸于多維公司，有所不當(dāng)。該裁判方法可能存在以下問題：在發(fā)明人與單位之間存在多重工作關(guān)系，且發(fā)明人具有多重工作身份的情況下，雙方各自實(shí)施的實(shí)際行為往往是多重工作關(guān)系、多重工作身份共同作用下的結(jié)果，如在判斷發(fā)明人與單位之間是否存在職務(wù)發(fā)明所要求的工作關(guān)系的過程中，不考慮發(fā)明人與單位之間的事先約定，則可能會(huì)導(dǎo)致基于其他事實(shí)和原因形成的技術(shù)成果被不當(dāng)?shù)貧w為主張職務(wù)發(fā)明的單位，由此損害發(fā)明人本人以及第三人的合法權(quán)益。
綜上所述，白建民、樂爾公司的上訴請求部分成立，應(yīng)予支持。一審判決認(rèn)定事實(shí)基本清楚，但最高法院結(jié)合二審中的新證據(jù)，對(duì)白建民與多維公司之間存在的工作關(guān)系的性質(zhì)予以重新認(rèn)定，并在此基礎(chǔ)上依法對(duì)原審判決予以改判。
(案例刊登于《人民司法》2021年第14期)
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