原標(biāo)題：以“JOYO FOTIE”商標(biāo)無效宣告行政訴訟案，探究不正當(dāng)手段注冊的審理標(biāo)準(zhǔn)

在本文所述案件中，卓越公司名下除11類7個商標(biāo)外，在其他類別僅申請7個商標(biāo)，北京知識產(chǎn)權(quán)法院據(jù)此認(rèn)定其構(gòu)成“其他不正當(dāng)手段取得”之情形，實體上是較早確立了不以使用為目的惡意商標(biāo)注冊申請的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)，即使在7-14個商標(biāo)的范圍內(nèi)也可以認(rèn)定為“其他不正當(dāng)手段取得”注冊的法定條件，明確惡意注冊的相對數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)。恰逢，在我國處于知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量大國到知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)量強(qiáng)國的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的時代背景下，對于如何認(rèn)定“惡意囤積、不使用注冊”的量化標(biāo)準(zhǔn)有典型的指導(dǎo)意義。

一、案情概要

1、評審階段

寧波方太廚具有限公司(以下簡稱：方太)創(chuàng)建于1995年，業(yè)務(wù)涉及廚房電器、集成廚房以及海外事業(yè)三大領(lǐng)域，其中“FOTILE方太”品牌專注于廚房電器，2005年“方太”商標(biāo)被國家工商總局商標(biāo)評審委員會在廚房爐灶、吸油煙機(jī)上認(rèn)定為“馳名商標(biāo)”，2021年3月浙江高院再次司法認(rèn)定為“馳名商標(biāo)”，在海內(nèi)外享有極高的知名度和美譽(yù)度。

2017年10月11日，寧波方太廚具有限公司(以下簡稱：方太公司)以卓越電器(深圳)有限公司(以下簡稱：卓越公司)注冊的第19638701號“”商標(biāo)(以下簡稱“爭議商標(biāo)”)涉嫌搶注并惡意混淆性使用為由，向國家知識產(chǎn)權(quán)局(原國家商標(biāo)評審委員會)提出無效宣告申請。申請理由為：第一、爭議商標(biāo)與方太在先注冊的第970812號“”、第1150881號“”、第5298880號“”及第5298882號“”引證商標(biāo)構(gòu)成近似(詳見表二)，爭議商標(biāo)違反《商標(biāo)法》第三十條;第二、卓越公司在不同類別惡意搶注一系列與方太馳名商標(biāo)等近似的商標(biāo)，包括“joyofotie”、“卓越方太”、“joyofotie卓越方太”等，并在銷售宣傳使用中進(jìn)行混淆性使用。

同時，提出四十四條一款“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”的情形對卓越公司名下的十余件商標(biāo)注冊的意圖提出質(zhì)疑，迫使卓越公司提交已經(jīng)投入使用的相應(yīng)證據(jù)。但卓越公司在答辯中并未提交任何使用證據(jù)。為國家知識產(chǎn)權(quán)局認(rèn)定爭議商標(biāo)近似和其他不正當(dāng)手段取得的惡意注冊奠定法律和事實基礎(chǔ)。

表二(爭議商標(biāo)與引證商標(biāo)對比)

經(jīng)審查，國家知識產(chǎn)權(quán)局于2018年9月12日以爭議商標(biāo)違反《商標(biāo)法》第三十條、四十四條第一款規(guī)定裁定爭議商標(biāo)無效。

2、行政訴訟階段

2018年12月6日，卓越公司不服國家知識產(chǎn)權(quán)局裁定，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，訴由為：第一、申請商標(biāo)與引證商標(biāo)在注冊形式字體本身不構(gòu)成近似;第二、訴爭商標(biāo)系正常經(jīng)營需要且已經(jīng)大量投入使用，不存在抄襲、摹仿他人注冊商標(biāo)之故意。

方太公司主要答辯理由為：

第一：就引證商標(biāo)“Fotile”商標(biāo)知名度強(qiáng)化舉證，并同時對“Fotile”本身的顯著性加以舉證。結(jié)合卓越公司的“卓越方太”申請記錄、網(wǎng)絡(luò)店鋪名稱使用“卓越方太”等證據(jù)，進(jìn)一步佐證爭議商標(biāo)中“Fotie”詞匯與中文詞匯“方太”的對應(yīng)關(guān)系。從而證明卓越公司摹仿和實際使用具有攀附方太公司“方太Fotile”商標(biāo)知名度的主觀故意。

第二：全面收集卓越公司實際使用商標(biāo)過程中惡意向方太引證商標(biāo)靠攏的客觀事實證據(jù)，并及時固定卓越公司在淘寶、官方網(wǎng)站以及其他宣傳平臺的宣傳使用證據(jù)。卓越公司實際使用過程中的主觀惡意增加了商標(biāo)近似判斷高度可能性，以及導(dǎo)致消費者混淆的可能性;同時也輔助證明了第四十四條“不正當(dāng)手段”主觀故意要件。

第三：洞察卓越公司提交的使用證據(jù)缺陷，突出其不當(dāng)手段注冊和囤積的惡意，包括：1、產(chǎn)品型號存在手寫為“方太”型號，使用標(biāo)識“卓越方太”作為淘寶掌柜名、www.joyofotie.com作為域名等刻意向方太馳名商標(biāo)靠攏，意圖構(gòu)成消費者的混淆。

2、卓越公司在不同類別惡意搶注一系列(共14件，見表三)，除在第11類部分電器上使用外，在其他類別的7個注冊的均沒有提交任何使用證據(jù)。

3、結(jié)合前述理由可以佐證卓越公司雖然只申請注冊了14個商標(biāo)，但方太的證據(jù)證明卓越公司存在惡意攀附方太馳名商標(biāo)的意圖，且在多個類別非以使用目的惡意注冊，擾亂商標(biāo)注冊秩序，損害社會公共利益，構(gòu)成商標(biāo)法四十四條第一款“以其他不正當(dāng)手段取得的”情形。

表三(卓越公司注冊的商標(biāo)列表)

二、法院裁判結(jié)果

1.北京知識產(chǎn)權(quán)法院采納方太公司及國家知識產(chǎn)權(quán)局答辯主張，認(rèn)定爭議商標(biāo)構(gòu)成《商標(biāo)法》第三十條以及第四十四條第一款“以其他不正當(dāng)手段取得注冊的”情形、作出維持國家知識產(chǎn)權(quán)局無效宣告裁定的判決[(2018)京73行初12368號];

2.北京市高級人民高院二審維持一審判決的行政判決[(2020)京行終1542號]。

三、案件的典型意義

1.2019年修訂《商標(biāo)法》第四條首次增加了“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請”條款，與2016年《商標(biāo)審查和審理標(biāo)準(zhǔn)》中“將缺乏使用意圖的大量商標(biāo)申請”和“申請多件與他人商標(biāo)相同或近似商標(biāo)”構(gòu)成《商標(biāo)法》四十四條第一款“以其他不正當(dāng)手段取得”的情形形成上位法與規(guī)章的呼應(yīng)。但司法實踐中對如何理解“大量、多件”沒有相關(guān)司法解釋和在先的司法判例。

本案中，卓越公司名下除11類7個商標(biāo)外，在其他類別僅申請7個商標(biāo)，北京知識產(chǎn)權(quán)法院據(jù)此認(rèn)定其構(gòu)成“其他不正當(dāng)手段取得”之情形，實體上是較早確立了不以使用為目的惡意商標(biāo)注冊申請的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)，即使在7-14個商標(biāo)的范圍內(nèi)也可以認(rèn)定為“其他不正當(dāng)手段取得”注冊的法定條件，明確惡意注冊的相對數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)。恰逢，在我國處于知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量大國到知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)量強(qiáng)國的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的時代背景下，對于如何認(rèn)定“惡意囤積、不使用注冊”的量化標(biāo)準(zhǔn)有典型的指導(dǎo)意義。也是貫徹落實黨中央、國務(wù)院《關(guān)于強(qiáng)化知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的意見》規(guī)制商標(biāo)惡意注冊的應(yīng)有之義。

2.商標(biāo)近似的判斷標(biāo)準(zhǔn)，不應(yīng)當(dāng)僅停留在標(biāo)識的物理要素比對，還需要考慮引證商標(biāo)的知名度和誠實信用的原則，本案中引證商標(biāo)“Fotile”基于“方太”馳名商標(biāo)的音譯，結(jié)合方太的證據(jù)足以為其賦予更強(qiáng)的顯著性和排他性，增加爭議商標(biāo)與引證商標(biāo)近似判定的考量因素。卓越公司在使用過程中惡意向方太知名商標(biāo)形式靠攏，實質(zhì)上是在刻意追求消費者的混淆的市場效果，該商標(biāo)權(quán)利不存在法律保護(hù)的正當(dāng)性，該案件是我國在強(qiáng)化知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)過程，貫徹《商標(biāo)法》第七條的誠實信用的原則和遏止惡意搶注的重要案例，該案件被廣東知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)會評選為2020年廣東知識產(chǎn)權(quán)推薦學(xué)習(xí)案例。

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