在外觀設計專利的附圖中，除了常見的“6+1”，即主視圖、后視圖、左視圖、右視圖、俯視圖、仰視圖以及立體圖外，通常我們還會看到使用狀態(tài)參考圖或者使用狀態(tài)圖。那么，在進行外觀設計專利侵權比對時，是否需要將使用狀態(tài)參考圖、使用狀態(tài)圖作為比對的對象呢?
筆者認為在侵權比對時，1、當涉案專利附圖中包含使用狀態(tài)參考圖時，大部分情況下我們無需將其作為比對對象;2、當涉案專利附圖中包含使用狀態(tài)圖時，我們需要將其作為比對對象，如果涉案侵權產品與該使用狀態(tài)圖不相同也不近似，則認為未落入涉案專利的保護范圍。
本文主要從相關法律依據、相關案例以及涉及使用狀態(tài)參考圖、使用狀態(tài)圖對外觀設計專利新申請的啟示三方面展開。
一、法律依據
在專利法體系中，并未明確外觀設計專利的使用狀態(tài)參考圖、使用狀態(tài)圖的定義、比對范圍、例外情況等，從《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》(以下簡稱《司法解釋二》)、《專利審查指南》和《北京市高級人民法院專利侵權判定指南》(以下簡稱《北高侵權判定指南》)可窺探出以下結論：
使用狀態(tài)參考圖在專利申請階段用于確認產品分類，不作為確定外觀設計保護范圍的依據，因此在侵權比對時，不作為比對對象;而使用狀態(tài)圖是變化狀態(tài)產品的使用狀態(tài)視圖，應當作為確定外觀設計保護范圍的依據，相應地，在侵權比對時應與涉嫌侵權的產品進行比對。
《專利法》
第六十四條第二款：外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該產品的外觀設計為準，簡要說明可以用于解釋圖片或者照片所表示的該產品的外觀設計。
《專利法實施細則》
第二十七條第二款：申請人應當就每件外觀設計產品所需要保護的內容提交有關圖片或者照片。
第二十八條第一款：外觀設計的簡要說明應當寫明外觀設計產品的名稱、用途，外觀設計的設計要點，并指定一幅最能表明設計要點的圖片或者照片。省略視圖或者請求保護色彩的，應當在簡要說明中寫明。
《司法解釋(二)》
第十七條：對于變化狀態(tài)產品的外觀設計專利，被訴侵權設計與變化狀態(tài)圖所示各種使用狀態(tài)下的外觀設計均相同或者近似的，人民法院應當認定被訴侵權設計落入專利權的保護范圍;被訴侵權設計缺少其一種使用狀態(tài)下的外觀設計或者與之不相同也不近似的，人民法院應當認定被訴侵權設計未落入專利權的保護范圍。
《專利審查指南(2010)》
第一部分第三章4.2外觀設計圖片或者照片：申請人可以提交參考圖，參考圖通常用于表明使用外觀設計的產品的用途、使用方法或者使用場所等。
第四部分第五章5.根據專利法第二十三條第一款的審查：對比設計所公告的專利文件含有使用狀態(tài)參考圖，即使該使用狀態(tài)參考圖中包含有不要求保護的外觀設計，也可以將其與涉案專利進行比較，判斷是否為相同或者實質相同的外觀設計。
第四部分第五章5.2.5.2變化狀態(tài)產品：變化狀態(tài)產品，是指在銷售和使用時呈現不同狀態(tài)的產品。對于對比設計而言，所述產品在不同狀態(tài)下的外觀設計均可用作與涉案專利進行比較的對象。對于涉案專利而言，應當以其使用狀態(tài)所示的外觀設計作為與對比設計進行比較的對象，其判斷結論取決于對產品各種使用狀態(tài)的外觀設計的綜合考慮。
《北高侵權判定指南》
第64條：在確定外觀設計專利權保護范圍時，應當區(qū)分使用狀態(tài)參考圖與變化狀態(tài)產品的使用狀態(tài)視圖。使用狀態(tài)參考圖是國務院專利行政部門在審查過程中對在簡要說明中未寫明外觀設計產品使用方法、用途或功能的新開發(fā)的產品，或者在一些使用方法、用途或功能不明確的產品無法進行分類時，為了便于對該產品正確分類而要求專利申請人提供的視圖。使用狀態(tài)參考圖不能用于確定外觀設計的保護范圍，但是可以作為確定產品類別的因素。
二、案例及分析
在侵權比對時，使用狀態(tài)參考圖不作為比對對象，是否有例外情況呢?如果有，在何種情況下才能比對使用狀態(tài)參考圖呢?具體參見以下5個與使用狀態(tài)參考圖、使用狀態(tài)圖相關的案例。
案例1：不應考慮使用狀態(tài)參考圖
案號：(2010)粵高法民三終字第152號
原告黃某是“沙發(fā)(827)”外觀設計專利(以下簡稱“涉案專利1”，專利號：200630076245.9)的專利權人，其認為被告溫某制造、銷售的沙發(fā)床(以下簡稱“涉案侵權產品1”)侵害了涉案專利1的專利權，于是，黃某將溫某訴至佛山市中級人民法院。
圖1 涉案專利1附圖及簡要說明
一審法院經比對認為，“涉案侵權產品1與涉案專利1采用了一樣的設計風格，均設有上部頭枕、中部靠背、下部坐墊三個部分，其中頭枕為左右對稱各一個，下部坐墊分兩層，兩者在外觀上具有高度相似性。據此認定涉案侵權產品1落入涉案專利1的保護范圍。”
被告溫某不服一審判決，上訴至廣東省高級人民法院，溫某認為，“從使用狀態(tài)上看，涉案侵權產品1并不具備涉案專利1產品使用狀態(tài)參考圖1的使用功能，所以在使用狀態(tài)上是可以區(qū)別于涉案專利1產品的。”
對此，二審法院認為，“外觀設計專利權的保護范圍以表現在圖片或者照片中的產品外觀為準，但使用狀態(tài)參考圖通常用于表明使用外觀設計的產品的用途、使用方法或使用場所等，不是判定外觀設計專利權保護范圍的依據。”并據此駁回上訴，維持一審判決。
案例2：不應考慮使用狀態(tài)參考圖
案號：(2014)粵高法民三終字第135號
原告廣東雅潔公司是“鎖面板(J1051)”外觀設計專利(以下簡稱“涉案專利2”，專利號：201030212253.8)的獨占實施許可合同的被許可人，其認為被告廣東亞太公司制造、銷售、許諾銷售的智能鎖(以下簡稱“涉案侵權產品2”)侵害了涉案專利2的專利權，于是，雅潔公司將亞太公司訴至廣州市中級人民法院。
圖2 涉案專利2附圖及簡要說明
一審法院基于涉案侵權產品2與涉案專利2存在包括門把手安裝在面板的位置不同等諸多區(qū)別，認定兩者在整體視覺效果上有實質性差異，不構成相同或近似。據此一審法院駁回雅潔公司的訴求。
雅潔公司不服，向廣東省高級人民法院上訴，上訴理由包括“外觀設計的保護范圍以圖片中表示的內容為準，而這里指的圖片至少不包括使用狀態(tài)參考圖。在外觀設計中，使用狀態(tài)參考圖僅僅用于理解外觀設計的內容。而涉案專利設計中并未包括門把手，更未包括涉案外觀設計的面板如何與門把手配合使用”。
二審法院認為：“涉案專利2外觀設計圖片中的主視圖、俯視圖、仰視圖、右視圖、開啟狀態(tài)主視圖、開啟狀態(tài)俯視圖、開啟狀態(tài)仰視圖、開啟狀態(tài)右視圖，以上八福圖片中所表示的產品外觀設計為涉案專利2的保護范圍，而使用狀態(tài)參考圖等參考圖通常用于表明產品的用途、使用方法或者使用場所等，并不作為確定專利保護范圍的依據。原審法院將使用狀態(tài)參考圖及開啟使用狀態(tài)參考圖也作為涉案專利的保護范圍，進而確定涉案專利2的把手裝在面板較薄部分不當，本院予以糾正。”因本案還存在其他區(qū)別，二審法院駁回雅潔的上訴請求，維持一審判決。
案例3：不應將外觀設計專利的使用狀態(tài)參考圖一概排除
案號：(2018)最高法民再8號
原告華捷盛公司是“電動伸縮門”外觀設計專利(以下簡稱“涉案專利3”，專利號：200930005896.2)的獨占實施許可合同的被許可人，其認為被告鼎盛公司制造、銷售、許諾銷售的電動伸縮門(以下簡稱“涉案侵權產品3”)侵害了涉案專利3的專利權，于是，華捷盛公司將鼎盛公司訴至廣州知識產權法院。
華捷盛公司向法院提交鼎盛公司侵權的證據中沒有涉案侵權產品3實物，僅有兩類涉案侵權產品3實物的圖片，第一類圖片為來自于鼎盛公司官網公開的兩款伸縮門產品圖片;第二類圖片為鼎盛公司產品宣傳冊中的插圖，該宣傳冊中的插圖與鼎盛公司官網公開的兩款伸縮門產品圖片內容幾乎相同。同時，鼎盛公司的兩款產品圖片展示的僅是伸縮門產品伸展開狀態(tài)的情形，即相當于涉案專利3的使用狀態(tài)參考圖展示的情形。
圖3 涉案專利3附圖及簡要說明
一審法院沒有拒絕使用涉案專利3的使用狀態(tài)參考圖進行侵權比對和侵權判斷，并認定鼎盛公司的第一款產品與涉案專利3既不相同也不近似，故不構成外觀設計專利侵權;盡管第二款產品與涉案專利3使用狀態(tài)參考圖相比構成近似，但是“仍不足以推定其整體外觀與涉案專利3相近似，落入涉案專利權的保護范圍”。據此一審法院駁回華捷盛公司的訴訟請求。
華捷盛公司不服，向廣東省高級人民法院提起上訴。
二審法院認為：“涉案專利3的使用狀態(tài)參考圖1和使用狀態(tài)參考圖2不屬于確定其保護范圍的依據，在此基礎上，將被訴侵權產品3的外觀設計與由涉案專利3的主視圖、后視圖、左視圖、右視圖和立體圖進行比對，來判斷二者是否相同或相近似”?？梢?，二審法院認為外觀設計專利權保護范圍僅限于產品六面視圖和立體圖展示的外觀設計內容，并將使用狀態(tài)參考圖直接排除于判斷外觀設計專利侵權的比對基礎之外。
因“以現有的涉案侵權產品3圖片與涉案專利3進行比對，都不能認定涉案侵權產品3與涉案專利3外觀設計相同或者近似，即現有證據無法證明涉案侵權產品3落入涉案專利3保護范圍。”二審法院據此判決：駁回上訴，維持原判。
華捷盛公司不服，向最高人民法院(以下簡稱“最高院”)申請了再審。
最高院認為，在確定外觀設計專利權的保護范圍時，不應將外觀設計專利的使用狀態(tài)參考圖一概排除，在一些情況下應考慮使用狀態(tài)參考圖對外觀設計專利權保護范圍的影響，其具體理由如下：
第一、最高院從《專利審查指南》出發(fā)，指出該指南中并沒有明確限定外觀設計專利的使用狀態(tài)參考圖不會對確定外觀設計專利權的保護范圍產生影響。同時，最高院還指出，“在侵權訴訟中不宜僅以外觀設計產品的圖片、照片的名稱為‘參考圖’為由，一概不考慮‘參考圖’對外觀設計專利權的保護范圍的影響。”
第二、最高院從涉案專利3的簡要說明中也找出了可以使用“使用狀態(tài)參考圖”作為確定涉案專利權保護范圍的依據。最高院指出，“涉案專利3的簡要說明明確記載‘1.本外觀設計仰視圖在正常狀態(tài)及使用狀態(tài)均不可見，故省略。2.本外觀設計俯視圖在正常狀態(tài)不可見，故省略。’表明涉案專利產品具有‘正常狀態(tài)’和‘使用狀態(tài)’兩種不同的形態(tài)。而在涉案設計專利的全部7張圖片中，主視圖、后視圖、左視圖、右視圖、立體圖顯示的是電動伸縮門在收縮狀態(tài)下的外觀設計，僅有狀態(tài)參考圖1、2顯示電動伸縮門在展開狀態(tài)下的外觀設計。一般消費者結合簡要說明，使用狀態(tài)參考圖1、2和其他圖片，以及涉案專利3名稱中的“電動伸縮門”，可以清楚地理解涉案專利3產品為狀態(tài)可以變化的產品，使用狀態(tài)參考圖1、2表示的即為展開狀態(tài)下的產品外觀設計”?；诖?，最高院得出結論，“在使用簡要說明解釋圖片所表示的產品外觀設計的基礎上，在確定涉案專利權的保護范圍時應當考慮使用狀態(tài)參考圖1、2中的內容。”最高院最終認定第二款產品落入涉案專利3的保護范圍，認定侵權成立，據此撤銷一審、二審判決。
案例4：應當考慮使用狀態(tài)圖
案號：(2016)京73民初219號
原告奧飛娛樂公司是“玩具刀(疾影)”外觀設計專利(以下簡稱“涉案專利4”，專利號：201030140981.2)的專利權人，其認為被告蒲運連銷售、許諾銷售的玩具刀(以下簡稱“涉案侵權產品4”)侵害了涉案專利的專利權，于是，奧飛公司將蒲運連訴至北京知識產權法院。
圖4 涉案專利4附圖及簡要說明
一審法院認為：對于變化狀態(tài)產品的外觀設計專利，其使用狀態(tài)圖可以限定其專利權保護范圍。而其使用狀態(tài)圖與其他視圖結合用于確定此類外觀設計專利權的保護范圍，實際上是對其保護范圍進行了限縮，只有涉案侵權產品與此類外觀設計專利的各視圖(包括使用狀態(tài)圖)均相同或相近似，才能認為涉案侵權產品落入此類外觀設計專利權保護范圍。本案中，涉案侵權產品4和涉案專利4產品均為玩具類產品,屬于相同種類的產品。涉案專利4屬于變化狀態(tài)產品的外觀設計專利，其專利權保護范圍應當由各視圖(包括使用狀態(tài)圖)共同限定，只有涉案侵權產品4與涉案專利4的各視圖(包括使用狀態(tài)圖)均相同或相近似，才能認為涉案侵權產品4落入涉案專利4保護范圍。
涉案侵權產品4是一武器刀型設計，其刀刃與刀身不可拆分，刀柄不可折疊，亦即其外觀形態(tài)不可變化。涉案侵權產品4與涉案專利4相對比，其與涉案專利4使用狀態(tài)圖呈現的手槍型設計區(qū)別明顯，并未構成相同或者相近似的設計。據此法院認定涉案侵權產品4并未落入涉案專利4的保護范圍，并未侵害涉案專利權。
案例5：應當考慮使用狀態(tài)圖
案號：(2018)蘇01民初448號
原告璞尚公司是“兒童太陽鏡(PK2007)”外觀設計專利(以下簡稱“涉案專利5”，專利號：201530332284.X)的專利權人，其認為被告華影公司制造、銷售的小兔牙眼鏡(以下簡稱“涉案侵權產品5”)侵害了涉案專利的專利權，于是，璞尚公司將華影公司訴至北京知識產權法院。
圖5 涉案專利5附圖及簡要說明
一審法院認為：從原告外觀設計圖片來看，外觀設計專利圖片不僅包括主視圖、仰視圖、俯視圖、后視圖、左視圖、右視圖，還包括了使用狀態(tài)下變化狀態(tài)圖1、變化狀態(tài)圖2.因此，對具有變化狀態(tài)產品比對時，應將各種變化狀態(tài)下的外觀設計均應進行比對。涉案侵權產品5的鏡架、鏡腿均不能折疊，因而不具有原告涉案專利5圖片或照片中所記載的變化狀態(tài)圖1和變化狀態(tài)圖2的設計特征。涉案侵權的小兔牙眼鏡的外觀設計特征因缺少涉案專利5所要求的變化狀態(tài)特征而未落入外觀設計專利保護范圍，因此不構成侵權。
通過上述5個案例，可以得到以下結論：
1、當涉案專利包含使用狀態(tài)參考圖時，絕大多數法院在進行侵權比對時，不會將涉案專利的使用狀態(tài)參考圖作為確定專利保護范圍的依據，即不比對涉案侵權產品與涉案專利的使用狀態(tài)參考圖;
2、當涉案專利包含使用狀態(tài)參考圖時，如果涉案專利的簡要說明可以明確涉案專利產品存在使用狀態(tài)，此時，使用狀態(tài)參考圖可以作為確定專利保護范圍的依據，進而可以比對涉案侵權產品與涉案專利的使用狀態(tài)參考圖;
3、當涉案專利包含使用狀態(tài)圖時，法院會將涉案專利的使用狀態(tài)圖作為確定專利保護范圍的依據，即除了比對涉案侵權產品與涉案專利的六視圖外，還要比對涉案侵權產品與涉案專利的使用狀態(tài)圖。
三、關于涉及使用狀態(tài)參考圖、使用狀態(tài)圖的外觀設計專利新申請的啟示
1、關于涉及使用狀態(tài)參考圖的情形
根據專利侵權司法實踐中的案例，如本文的案例1、2、3.由于在進行侵權比對時，絕大部分情況下未考慮使用狀態(tài)參考圖，因此，筆者建議：(1)在“6+1”視圖可以清楚表示產品的用途或者使用方法或者使用場所時，無需增加使用狀態(tài)參考圖;(2)當使用狀態(tài)下的視圖不存在除“6+1”視圖已經公開的保護要點，且“6+1”視圖無法清楚表示產品的用途或者使用方法或者使用場所時，可以考慮增加使用狀態(tài)參考圖，但此時應注意在簡要說明中明確表達產品存在變化狀態(tài)(可參考案例3);(3)當使用狀態(tài)下的視圖存在除“6+1”視圖已公開的設計特征以外，還有其他值得保護的設計要點，則建議針對該使用狀態(tài)下的視圖提交單獨的外觀設計申請(且與本專利同日提交申請)。
2、關于涉及使用狀態(tài)圖的情形
根據專利侵權司法實踐中的案例，如本文的案例4、5.由于在進行侵權比對時，需要比對全部的使用狀態(tài)圖，那么，使用狀態(tài)圖越多越不利于專利維權。換言之，使用狀態(tài)圖越多，外觀設計專利的保護范圍越小。因此，如果專利產品存在多種使用狀態(tài)，且部分或全部使用狀態(tài)下的視圖(如使用狀態(tài)1、2)均具有獨立的保護價值，我們在進行專利申請布局規(guī)劃時，除了將這些具有獨立保護價值的變化狀態(tài)視圖均作為使用狀態(tài)圖(即使用狀態(tài)圖1、2)與“6+1”視圖作為一件專利申請(以下簡稱本專利)提出之外，為了獲得更大的保護范圍，我們還建議將具有獨立保護價值的使用狀態(tài)圖與“6+1”視圖分別作為單獨的外觀設計與本專利同日提交專利申請。根據上述情形，即形成3個專利申請：
專利1：包括“6+1”視圖、使用狀態(tài)圖1、使用狀態(tài)圖2.即本專利;
專利2：包括“6+1”視圖、使用狀態(tài)圖1;
專利3：包括“6+1”視圖、使用狀態(tài)圖2.
我們在申請外觀設計專利時，需要多方面考量是否需要增加使用狀態(tài)圖。從專利保護的角度看，假如一件外觀設計專利中有多個使用狀態(tài)圖，那么在維權時侵權產品很可能與某個或某幾個使用狀態(tài)圖不相同也不近似，根據司法實踐中的案例來看，只要侵權產品缺少一個使用狀態(tài)，則判定不落入專利保護范圍，此時，該專利的保護價值就大打折扣了，因此筆者建議針對具有獨立保護價值的專利可參考上文的布局思路。從企業(yè)管理的角度看，重要外觀設計單獨申請專利，會導致類似專利的申請數量變多，一方面增加了申請人的經濟負擔，另一方面可能會被國家知識產權局認定為“非正常申請”。因此，申請人布局外觀設計專利時應從多個維度綜合考慮。
四、小結
在外觀設計專利侵權判定中，我們除了重點關注“6+1”視圖外，還應關注其他視圖，例如使用狀態(tài)參考圖和使用狀態(tài)圖。根據當前的法律規(guī)定以及司法實踐，當涉及使用狀態(tài)參考圖時，大部分情況下我們無需將其作為比對對象;當涉及使用狀態(tài)圖時，應當將其作為比對對象。
在外觀設計專利申請中，當專利產品存在多個使用狀態(tài)時，何時提交使用狀態(tài)參考圖，何時提交使用狀態(tài)圖呢?我們的建議是：1、當使用狀態(tài)下的視圖不存在除“6+1”視圖已經公開的保護要點，并且“6+1”視圖無法清楚表示產品的用途或者使用方法或者使用場所時，可考慮增加使用狀態(tài)參考圖，但應注意在簡要說明中明確表達產品存在變化狀態(tài);2、當使用狀態(tài)下的視圖存在除“6+1”視圖已公開的其他值得保護的設計要點，則建議針對該使用狀態(tài)下的視圖同日提交單獨的外觀設計申請。
(原標題：外觀專利侵權比對時是否需考慮使用狀態(tài)參考圖或使用狀態(tài)圖以及對專利申請的啟示)
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