實際操作專利規(guī)避的幾個必要步驟
故事的由來，是這個樣子滴。
一個長期服務的老客戶，我之前就幫他們規(guī)避過一些國外的專利，突破了國外競爭對手的專利堵截。這次，作為研發(fā)總負責的老板，匆匆忙忙把我叫來，要申請一個顛覆整個行業(yè)的技術效果的發(fā)明專利。這個機器他們已經(jīng)試驗了一個多月，有各種配件的變形以及最終產(chǎn)品的效果的照片比較，我很快就理解了技術方案，回去招呼大家開始寫。
我們的專利撰寫程序是非常嚴格的，審核初稿的時候必須提供檢索到的對比文件，所以發(fā)明授權率穩(wěn)定在75%。結(jié)果，負責撰寫的專利代理師迅速檢索到了一篇非常接近的英文PCT，發(fā)送給我。
我的判斷是，這篇對比文件毫無疑問破壞了創(chuàng)造性，于是終止撰寫，并將這篇英文PCT發(fā)給客戶。
客戶并不只是申請專利而已，該產(chǎn)品已經(jīng)在設計，準備銷售了，必須考慮這個PCT的威脅。
于是，我的表演時間到了！
必要步驟一：翻譯
先把這篇英文PCT翻譯成中文，以中文去思考規(guī)避設計，不能拿著一篇英文專利在中國招搖撞騙。
必要步驟二：判斷專利穩(wěn)定性
如果是規(guī)避已經(jīng)授權的發(fā)明專利，不用花太多時間去考慮專利穩(wěn)定性，直接按照權利要求1的保護范圍進行規(guī)避即可，工作量少些。雖然據(jù)我估算，即便是授權的發(fā)明專利，依然有10%的可能性被無效掉。
如果是實用新型和外觀設計專利，反而工作量更大，因為需要花費更多時間考慮權利穩(wěn)定性。有的實用新型的權利要求1保護范圍稍微寫得大了一些，這會使得規(guī)避設計很糾結(jié)。直接按照權利要求1的保護范圍去規(guī)避，由于保護范圍太大，規(guī)避難度太大，會給企業(yè)的實際生產(chǎn)增加太多成本。
但如果考慮權利要求1可能被無效掉，那么就需要先確認一下權利要求能夠被無效掉多少條，相當于增加了一份無效宣告分析的工作量。這也就是我寫了那篇《專利禁忌魔法之四大邪術（四）極限潛水術》的原因，保護范圍不確定的專利，最難進行規(guī)避設計。
這件專利是申請不到一年的英文PCT，當然并沒有在任何國家授權。但我可以確定的兩件事情是，①它肯定會進入中國，這篇專利恰恰就是該客戶在國際上唯一的競爭對手，中國市場對它來說是至關重要的；以及②它的最大保護范圍頂多就是權利要求1的范圍，只要能夠規(guī)避開權利要求1，就可以確保不侵權。據(jù)我判斷，權利要求1的授權可能性也比較高，這確實是一個行業(yè)內(nèi)原創(chuàng)的技術方案，與我的客戶不謀而合。
當然，規(guī)避權1的難度相當大，歐美頂級公司的專利質(zhì)量都特別特別好，權利要求1常常寫的無限大，充滿了膠原蛋白（功能性限定），而實施例和從權卻寫得極其具體，恨不得有幾個螺絲釘都告訴你清清楚楚。
必要步驟三：確認我方目的
其實，針對該案例來說，規(guī)避設計僅僅是一個很重要，但非常不緊急的事情。因為歐美頂級公司的操作習慣大多是把發(fā)明申請拖延到期限的最后一天才進行下一個步驟，盡可能延遲自己的發(fā)明專利授權，讓自己的專利的懸而未決的狀態(tài)持續(xù)的時間越長越開心，根本就不希望盡早授權。因此，作為一個申請不久的PCT，30個月時間考慮進入國家階段，再經(jīng)過2年的國內(nèi)實質(zhì)審查，意味著通常情況下這個專利可能在四五年之后（例如2023年）才會在中國或者其他國家獲得授權。
作為一個有檔次的企業(yè)，我的客戶自然不會等待那么久之后才去規(guī)避，因為他們現(xiàn)在就打算賣這個產(chǎn)品了。他們的產(chǎn)品幾乎是與這個競爭對手的同類高端產(chǎn)品同時期出現(xiàn)在國際市場，為中國人長臉。
規(guī)避的目的自然是，改變我方產(chǎn)品的技術方案，確保我方產(chǎn)品不會落入對方專利的保護范圍，以避免在市場上受到對方專利的威脅。但是在規(guī)避設計的過程中，必然會產(chǎn)生新的技術方案，這個新的技術方案常常是一種截然不同的創(chuàng)新，一般可以申請新的發(fā)明專利。
因此，確認我方目的是兩個，①規(guī)避：確保產(chǎn)品規(guī)避侵權，②授權：確保我方新申請發(fā)明能夠授權。
必要步驟四：對技術人員和老板的宣講
我很明確地知道，客戶的老板和工程師，肯定不會非常詳細地讀過這篇專利的中文譯文（都忙得要死，根本沒空看，也看不懂）。所以我要先花15分鐘，把這篇專利的權利要求1和說明書公開的技術內(nèi)容做個概述，再闡述我們面對的兩個問題：①規(guī)避：產(chǎn)品規(guī)避侵權，②授權：自己申請專利能授權，以明確本次會談的目的。
在與客戶的面談過程中，我打開了電腦，連接了投影儀，要求在座各位先聽我講15分鐘，然后再開始討論問題，確保話題在我的控制之下。
針對第①個問題（規(guī)避），我總結(jié)了權利要求1的四個必要技術特征（1）（2）（3）（4），并且把它們分成了兩類，第一類是我認為絕無可能更改或者取消的技術特征（1）和（3），因為這兩個技術特征是同類產(chǎn)品的通用結(jié)構，第二類是可以作出修改或者取消的技術特征（2）和（4）。此外，由于這四個技術特征是非常明顯的功能性限定，所以我還將這四個技術特征在說明書中的實施例列了出來。例如，技術特征（2）是驅(qū)動裝置，實施例中分別采用了氣缸與伺服電機，技術特征（4）是取件裝置，實施例中分別采用了機械手和吸盤。
然后，我對在座各位說，規(guī)避侵權有兩個方向：第一，取消技術特征（2）或者（4）中的一個，這兩個技術特征只要缺少任意一個，肯定可以規(guī)避侵權。但是，這個可能性很小很小。第二，技術特征（2）或者（4）中的實施例，我們可以不采用任意一個實施例。依照專利司法解釋中關于功能性限定的條款，功能性限定的實際保護范圍以實施例中的具體結(jié)構為保護范圍，而不是以權利要求中的功能性限定為保護范圍。但這種規(guī)避方式并不穩(wěn)妥，還是存在侵權風險。
針對第②個問題（授權），我將專利說明書中公開的各種比較重要的技術特征總結(jié)了8個，對在座各位說，要想自己的發(fā)明專利授權，就必須盡可能不采用這篇專利中已經(jīng)公開的這8個技術特征，并且要增加在這篇專利中并不存在的技術特征。
必要步驟五：新技術方案的提出、否決與確認
前四個步驟都是我一個人搞定的，這是基于我對客戶和客戶所在行業(yè)的理解與經(jīng)驗，而步驟五出現(xiàn)了客戶的參與。我要說，真正的專利規(guī)避肯定不是專利代理師完成的，如果有哪個專利代理師天真地向你吹牛說，我能幫你做規(guī)避設計，他是實實在在的天真（也就是根本不懂專利規(guī)避）。
舉個栗子，假如權利要求1包含了一個必要技術特征“轉(zhuǎn)動軸是傾斜的”，以專利代理師的角度會說，把轉(zhuǎn)動軸改成水平的，就能規(guī)避侵權。但以技術人員的角度可能說，如果轉(zhuǎn)動軸是水平的，這個機器就沒法用了。所以，規(guī)避設計必須受到技術原理的限制，而技術原理掌握在技術人員腦中，專利代理師一般不懂。就算專利代理師做過某技術領域的工程師，但也不可能懂得其他技術領域的技術原理。
專利規(guī)避的第一公理：專利規(guī)避是由技術人員完成的，專利代理師只是確認是否可以規(guī)避。
在我宣講完畢之后，客戶提出了很多種規(guī)避技術方案，我一一否決。
終于，客戶提出了一個我看起來也覺得可以規(guī)避的技術方案，但我認為其實依然有風險。如果對方的專利代理師是個訴訟實操經(jīng)驗很豐富的專家的話，風險還是有的。只是，這種概率比較低，因為，僅僅具有豐富的訴訟經(jīng)驗還不夠，還必須有充分的本技術領域的技術經(jīng)驗，才能看得出來侵權風險。我明確告知了客戶，這種規(guī)避方式還有侵權漏洞，并提出了我對該種漏洞的法律解決方案，從訴訟實踐的角度給專利權人增加難題，使之無法舉證，從而間接地規(guī)避了侵權。
最終，由于客戶提出了新的規(guī)避設計的技術方案，該技術方案本質(zhì)上是截然不同的技術思路，第②個問題（授權）竟然迎刃而解，不需要額外討論了。以這個規(guī)避設計的技術方案去申請發(fā)明，我認為授權率是100%。
總結(jié)
步驟一很費時間，步驟二和步驟三，只花了我的時間1小時（因為我輕車熟路，很有經(jīng)驗），步驟四和步驟五與客戶在一起花了2小時，一個價值上億甚至更多的商業(yè)問題，就解決了。
在總結(jié)中我還要指出一些專利規(guī)避的難點問題。
1、產(chǎn)品是否侵權，或者專利是否有效的判斷，不是一個有確切答案的科學判斷，沒有人能夠保證一定侵權或者一定不侵權，明顯風牛馬不相及的產(chǎn)品和專利不需要規(guī)避設計，不是本篇文章的討論范圍。也就是說，任何規(guī)避設計方案只是一個相對的規(guī)避可能性，而不具有絕對性。所以，不要過于自信，給客戶打包票。
2、無效宣告（判斷專利有效性）和侵權訴訟的實踐經(jīng)驗，對于專利規(guī)避設計應該是必備基礎。我個人覺得，在沒有做過無效宣告和侵權訴訟實踐之前考慮的專利規(guī)避，與我現(xiàn)在考慮的專利規(guī)避，不是一個思路。
3、溝通能力是個關鍵能力，尤其是現(xiàn)場互動的能力，整個場面我hold住。不能想象，規(guī)避設計用email或者微信、QQ、電話來回溝通技術方案，這樣做事情，雙方都要崩潰了，時間會拖延到無限長也搞不定。但現(xiàn)場溝通需要更快速的反應和更充分的經(jīng)驗，對專利代理師的專業(yè)素質(zhì)要求更高，現(xiàn)場沒有太多思考時間。
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