最近，從國知局實用新型審查部流傳出了關(guān)于打擊低質(zhì)量申請以及同日申請專利政策調(diào)整的實用新型審查新趨勢，大概意思是：“由于當前同日申請數(shù)量太多，客觀上增加了專利申請的數(shù)量，一種方案審查兩次的審查程序嚴重消耗了審查資源，因此同日申請的實用新型授權(quán)后，同日申請的發(fā)明將在4年后再進入實質(zhì)審查。”
注：以上內(nèi)容，是來自去年實用新型審查部老師的一個課件里面內(nèi)容，最近又被頻繁轉(zhuǎn)發(fā)，鏈接如下：
實用新型審查趨勢：授權(quán)率75%左右！打擊低質(zhì)量專利申請
雖然尚沒有正式官方文件出臺，但是國知局內(nèi)部應(yīng)該是已經(jīng)按照以上操作方式在執(zhí)行，代理機構(gòu)首當其沖地感受到了該政策的直接不良影響，不少客戶在最近兩三年所申報兩報案件中的發(fā)明專利申請遲遲收不到審查意見通知書，依目前形勢來看專利授權(quán)仍然遙遙無期。如果您的兩報申請中發(fā)明專利申請遲遲收不到審查意見，可能就是因為上述操作的影響。那么問題來了，同日申請專利政策調(diào)整之后，以后到底還能不能“一案兩報”呢？
上圖中兩報專利申請中的發(fā)明申請快三年還在等待提案
在了解能不能之前，我們需要先簡單了解什么是“一案兩報”。發(fā)明和實用新型是我國專利制度中重要的兩種專利類型，根據(jù)《專利法》第2條的規(guī)定，發(fā)明是指對產(chǎn)品、方法或者其改進所提出的新的技術(shù)方案，實用新型是指對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實用的新的技術(shù)方案。可見，如果申請人希望對產(chǎn)品進行專利保護，那么既可以選擇申請發(fā)明專利，也可以選擇申請實用新型專利。
而根據(jù)專利法的規(guī)定，發(fā)明和實用新型對于產(chǎn)品的保護區(qū)別主要體現(xiàn)在發(fā)明創(chuàng)造的高度、審查流程和保護期限上，其中發(fā)明的要求是“具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步”，而實用新型僅要求“具有實質(zhì)性特點和進步”，也即專利法對于發(fā)明的創(chuàng)造高度要求更高；實用新型初審合格后即授權(quán)，而發(fā)明除了初審之后還具有較長的實審過程；實用新型的保護期限僅為10年，而發(fā)明具有長達20年的保護期限。
因此，基于上面這些區(qū)別，當申請人在對產(chǎn)品進行專利保護規(guī)劃時，就可以根據(jù)待保護產(chǎn)品的創(chuàng)造高度、生命周期以及企業(yè)的市場策略等因素來選擇保護期限較短但審查周期也較短的實用新型或者選擇保護期限更長且權(quán)利更為穩(wěn)定的發(fā)明，從而實現(xiàn)最為匹配的產(chǎn)品專利保護。但是在某些情況下，申請人既希望能夠盡快獲得專利授權(quán)和專利保護，又希望能夠擁有較長的保護期限和較強的保護力度，同時在申請或維權(quán)時獲得“雙保險”，那么此時就可以考慮采取“一案兩報”的申請策略，即對一個產(chǎn)品技術(shù)方案同時申報發(fā)明和實用新型兩件專利申請的申請策略。
在我國專利法中，涉及上述申請策略的條款包括《專利法》第9條（下稱法9條）和《專利法實施細則》第41條（下稱細則41條），其中法9條規(guī)定了避免重復授權(quán)的原則并對同一申請人同日申請發(fā)明和實用新型的情形設(shè)定了特例，而細則41條則對申請時需提交同日申請聲明以及在審查過程中可以通過放棄實用新型專利權(quán)獲得發(fā)明授權(quán)等的操作方式進行了細化規(guī)定。
由此在一案兩報的常規(guī)操作中，申請人會選擇在同一天就同一個產(chǎn)品技術(shù)方案同時遞交發(fā)明專利申請和實用新型專利申請并且在二者的請求書中進行同日申請聲明，隨后滿足授權(quán)條件的實用新型專利申請通常會在較短時間內(nèi)被授予專利權(quán)，此時企業(yè)可以就已獲得的實用新型專利權(quán)行使權(quán)利，盡早上市專利產(chǎn)品并占領(lǐng)市場。之后，在相對較晚的發(fā)明專利申請授權(quán)之前，申請人還可以結(jié)合產(chǎn)品的市場情況以及企業(yè)的市場策略和專利戰(zhàn)略，選擇放棄實用新型專利權(quán)來獲得發(fā)明專利權(quán)，或者放棄發(fā)明專利權(quán)而繼續(xù)維持實用新型專利權(quán)，又或者通過修改發(fā)明專利申請文件使之與實用新型專利權(quán)不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造而保留兩項專利權(quán)。總之，“一案兩報”的申請策略能夠比較好地解決申請人想要盡早獲得專利保護與發(fā)明專利申請審查期限較長且授權(quán)難度較大之間的矛盾，確保了申請人通常能夠獲得至少一項專利權(quán)，為企業(yè)提供了多層次的保護方式。
但是，隨著上述審查新形勢的推行，若申請人還想對產(chǎn)品保護采取一案兩報的申請策略時，勢必會遇到發(fā)明專利申請延后審查和延后獲得審查結(jié)果的情形，這自然會在一定程度上影響申請人的知識產(chǎn)權(quán)規(guī)劃。所以，針對仍然存在一案兩報申請需求的申請人，筆者認為可能可以考慮采取以下的申請策略來規(guī)避：
1）同日申請保護范圍不同的“一案兩報”申請策略
在本策略下，可以對一件產(chǎn)品技術(shù)方案撰寫權(quán)利要求書保護范圍不同的發(fā)明專利申請和實用新型專利申請并進行同日遞交，遞交的同時須不進行同日申請的聲明來避免國知局對發(fā)明專利申請的延后審查。
由于該發(fā)明專利申請和實用新型專利申請的保護范圍不相同，因此遞交的兩件專利申請并不屬于法九條規(guī)定的同樣的發(fā)明創(chuàng)造；又由于二者的申請日是同一天，因此較早授權(quán)公開的實用新型專利也不會構(gòu)成發(fā)明專利申請的現(xiàn)有技術(shù)或抵觸申請，由此能夠規(guī)避《專利法》第22條中三性的問題；并且，由于二者具有不同的保護范圍，如果發(fā)明專利申請能夠獲得授權(quán)，申請人也無需放棄實用新型專利權(quán)。
但是，本策略存在兩個需要關(guān)注的問題：
其一是，二者保護范圍的區(qū)別化如何處理？筆者認為優(yōu)選的方式是使發(fā)明專利申請的保護范圍略大于實用新型專利申請的保護范圍，如此可以較好地增強通常會直接授權(quán)的實用新型專利的穩(wěn)定性；而且，還可以考慮在實用新型專利申請的獨立權(quán)利要求中記載至少一個發(fā)明專利申請中沒有記載且不會明顯縮小實用新型保護范圍的技術(shù)特征，盡可能避免發(fā)明專利申請修改后的權(quán)利要求可能與實用新型專利具有相同保護范圍而無法通過法九條來解決的問題。
其二是，國知局會不會對此同樣認定為屬于變型的“一案兩報”而同樣采取延后發(fā)明專利申請審查的處理方式？對于該問題，可能就需要一些實操經(jīng)驗或者官方解釋來解答了。
2）不同日申請保護范圍不同的“一案兩報”申請策略
根據(jù)《專利法》第34條的規(guī)定，國務(wù)院專利行政部門收到發(fā)明專利申請后，經(jīng)初步審查認為符合本法要求的，自申請日起滿18個月即行公布。而發(fā)明專利申請在公布之后才能進入實審并獲得審查結(jié)果，可見我國發(fā)明采取的是早期公開延遲審查的審查制度。為了盡早獲得發(fā)明專利申請的審查結(jié)果，申請人可以提交提前公開的請求。對于要求提前公開的發(fā)明專利申請，該申請經(jīng)初步審查合格后即可進入公開程序，一般自申請日起4-10個月即可公布。
基于上面的審查制度，在本策略下，申請人可以先提交發(fā)明專利申請，然后在發(fā)明專利申請公布之前的時間段內(nèi)調(diào)整實用新型的保護范圍后再提交實用新型專利申請，遞交實用新型專利申請時須不要求在先發(fā)明專利申請的優(yōu)先權(quán)來避免在先申請的視為撤回。
由于該發(fā)明專利申請和實用新型專利申請的申請時間不相同也未進行同日申報聲明，因此不存在法九條和同日發(fā)明申請延后審查的問題。但是，本策略也存在需注意的兩點：
其一是，需密切關(guān)注在先發(fā)明專利申請的公布時間，盡早遞交實用新型專利申請，避免打時間差不成而導致的操作失誤；
其二是，因在先的發(fā)明專利申請可能構(gòu)成在后的實用新型專利申請的抵觸申請而破壞其新穎性和穩(wěn)定性，因此需要適當調(diào)整在后申請的實用新型專利申請的保護范圍，使其相對于在先的發(fā)明專利申請具有新穎性，例如增加在先的發(fā)明專利申請未記載的技術(shù)方案或者技術(shù)特征。
在目前越來越多變甚至嚴苛的審查趨勢下，如何積極應(yīng)對并策劃合理的申請策略來幫助申請人更好地保護其創(chuàng)新成果并實現(xiàn)其知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，是專利服務(wù)機構(gòu)和專利代理師都需要面對和思考的問題。“一案兩報”申請策略最初是為了解決20世紀90年代申請量持續(xù)增加與審查力量嚴重不足的問題而產(chǎn)生的處理方式，未來它可能也需要進一步的調(diào)整來匹配不斷發(fā)展的中國知識產(chǎn)權(quán)大環(huán)境，但現(xiàn)階段它還是企業(yè)實施專利戰(zhàn)略的重要手段之一，所以“一案兩報”也不是不能報，還是要看怎么報！
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