案情簡介：上訴人楚雄彝族自治州彝族醫(yī)藥研究所(以下簡稱彝族醫(yī)藥研究所)因與被上訴人楊本雷專利權權屬糾紛一案，不服云南省昆明市中級人民法院于2020年12月3日作出的(2020)云01知民初31號民事判決，向最高人民法院提起上訴。
最高人民法院認為：本案為專利權權屬糾紛，因訴爭專利的申請日在2009年10月1日之后、2021年6月1日前，故本案應適用2008年修正的專利法。根據當事人的訴辯主張，本案二審的爭議焦點問題是訴爭專利是否為職務發(fā)明創(chuàng)造及彝族醫(yī)藥研究所是否應為訴爭專利的專利權人。
專利法第六條規(guī)定，執(zhí)行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務發(fā)明創(chuàng)造。職務發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權利屬于該單位。《中華人民共和國專利法實施細則》(以下簡稱專利法實施細則)第十二條規(guī)定，專利法第六條所稱執(zhí)行本單位的任務所完成的職務發(fā)明創(chuàng)造，是指：(一)在本職工作中作出的發(fā)明創(chuàng)造;(二)履行本單位交付的本職工作之外的任務所作出的發(fā)明創(chuàng)造;(三)退休、調離原單位后或者勞動、人事關系終止后一年內作出的，與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發(fā)明創(chuàng)造。專利法第六條所稱本單位，包括臨時工作單位;專利法第六條所稱本單位的物質技術條件，是指本單位的資金、設備、零部件、原材料或者不對外公開的技術資料等。根據上述規(guī)定，發(fā)明創(chuàng)造的形成過程屬于“執(zhí)行本單位的任務”或“主要是利用本單位的物質技術條件”兩種情形之一的，即應認定為職務發(fā)明創(chuàng)造，本院分別針對該兩種情形，就訴爭專利是否屬于職務發(fā)明創(chuàng)造作如下分析和認定：
(一)關于訴爭專利是否為“執(zhí)行本單位的任務”完成的發(fā)明創(chuàng)造
根據專利法實施細則的規(guī)定，單位在職人員“執(zhí)行本單位的任務”所完成的職務發(fā)明創(chuàng)造，是指該在職人員“在本職工作中作出的發(fā)明創(chuàng)造”和“履行本單位交付的本職工作之外的任務所作出的發(fā)明創(chuàng)造”這兩種較為具體的情形。如果訴爭專利的發(fā)明人并非普通在職人員，而是可以調動單位所有資源的單位負責人，則訴爭專利是否為該負責人“執(zhí)行本單位的任務”所完成的職務發(fā)明創(chuàng)造，還應結合該負責人的日常工作內容、知識背景以及該單位的根本性質和主營業(yè)務等與訴爭專利的關聯性予以綜合判斷。
本案中，訴爭專利說明書明確記載：“發(fā)明人通過8年來的臨床用藥進行觀察，共通過110例失眠癥患者進行臨床觀察，該藥治療總有效率90%”。在訴爭專利申請日前的8年內，楊本雷均在楚雄州中醫(yī)院及其“加掛牌子”的彝族醫(yī)藥研究所工作，其對患者臨床用藥進行觀察的行為既是其履行本職工作的行為，又是完成訴爭專利的中藥復方產品研發(fā)的重要環(huán)節(jié)。另外，根據已查明的事實，彝族醫(yī)藥研究所的宗旨和業(yè)務范圍包括開展彝族醫(yī)藥研究，彝族醫(yī)藥知識和彝族藥單方驗方收集、整理、開發(fā)?？梢?，研究開發(fā)彝族醫(yī)藥是彝族醫(yī)藥研究所的核心工作內容。楊本雷作為具有研發(fā)能力的研究所所長，不能因其亦承擔研究所的管理職責，就否定其研究人員的身份。況且，雖然楊本雷強調其承擔的是研究所的管理職責，但現有證據已經顯示其參與了該研究所的研發(fā)工作。綜合以上因素，楊本雷在彝族醫(yī)藥研究所工作期間完成的彝族醫(yī)藥領域的發(fā)明創(chuàng)造，與其本職工作具有高度關聯性，訴爭專利應認定為楊本雷在本職工作中作出的發(fā)明創(chuàng)造。
(二)關于訴爭專利是否為“主要是利用本單位的物質技術條件”完成的發(fā)明創(chuàng)造
從是否“主要是利用本單位的物質技術條件”來看，訴爭專利亦應認定為職務發(fā)明，理由如下：
對于是否“主要是利用本單位的物質技術條件”完成的發(fā)明創(chuàng)造，應當根據該發(fā)明創(chuàng)造所屬技術領域的研發(fā)特點，具體分析形成該發(fā)明創(chuàng)造所需利用的物質技術條件的類型、范圍及特點，進而對發(fā)明創(chuàng)造所利用的物質技術條件的來源以及是否構成職務發(fā)明創(chuàng)造作出準確認定。例如，對于機械領域的發(fā)明創(chuàng)造，在發(fā)明創(chuàng)造完成后僅利用單位的物質技術條件對設備進行驗證、測試，通常不屬于主要利用單位的物質技術條件的行為。而對于中藥復方產品的發(fā)明創(chuàng)造，由于中藥的配伍關系比較復雜，獲得臨床數據等藥效數據通常是完成中藥復方產品發(fā)明創(chuàng)造過程中的重要環(huán)節(jié)。如果專利申請人以臨床數據作為證實中藥復方產品技術效果的主要依據，更可說明臨床數據在該產品發(fā)明創(chuàng)造過程中難以或缺的作用。因此，獲得臨床數據過程中利用的物質技術條件通常在完成此類發(fā)明創(chuàng)造的過程中起到重要作用。是否依賴于本單位而獲得發(fā)明創(chuàng)造所需的臨床數據，是判斷中藥復方產品的發(fā)明創(chuàng)造是否為“主要是利用本單位的物質技術條件”完成的發(fā)明創(chuàng)造的重要考量因素。如果在案證據能夠證明發(fā)明人主要是利用本單位的物質技術條件獲取中藥復方產品的臨床數據，且該臨床數據是專利申請文件中證實產品技術效果的主要依據，在無相反證據證明完成發(fā)明創(chuàng)造主要依賴于其他物質技術條件的情況下，應認定中藥復方產品的發(fā)明創(chuàng)造為職務發(fā)明創(chuàng)造。
根據本院已查明的事實，對于訴爭專利是否構成“主要是利用本單位的物質技術條件”的發(fā)明創(chuàng)造，本院認為：其一，根據訴爭專利說明書記載的內容，發(fā)明人通過8年來對110例失眠癥患者的臨床用藥觀察，獲取了藥效數據。在訴爭專利申請日前的8年內，楊本雷均在楚雄州中醫(yī)院及其“加掛牌子”的彝族醫(yī)藥研究所工作，并且具有主任醫(yī)師的身份。在沒有相反證據的情況下，可以合理認定訴爭專利說明書記載的臨床實驗數據均是在楚雄州中醫(yī)院及彝族醫(yī)藥研究所獲得的，系利用了單位的物質技術條件。其二，要完成訴爭專利說明書記載的110例失眠癥患者的臨床觀察，必然需要支出資金購買一定數量的原料藥。彝族醫(yī)藥研究所舉證證明了其在訴爭專利申請前后采購過酸棗仁、柏子仁、紅景天、佛手等訴爭專利的中藥成分，而楊本雷未舉證證明其為訴爭專利的研發(fā)支出過任何資金購買原料藥。其三，生效刑事裁定認定，楊本雷以非法占有為目的，伙同他人將彝族醫(yī)藥研究所的部分專業(yè)制劑設備、動植物藥等轉移到自己操縱注冊后實際控制的公司名下，其因非法轉移本應屬于彝族醫(yī)藥研究所的財產而具備了進行中醫(yī)藥研發(fā)的物質技術條件，導致彝族醫(yī)藥研究所對楊本雷控制相關財產期間內的研發(fā)內容難以舉證。因此，楊本雷主要利用了彝族醫(yī)藥研究所的物質技術條件完成訴爭專利這一事實具有高度可能性，即使不考慮楊本雷的本職工作與發(fā)明創(chuàng)造的關聯性，也可因“主要是利用本單位的物質技術條件”而認定訴爭專利是職務發(fā)明創(chuàng)造。
另外，訴爭專利證書雖還記載有另一發(fā)明人楊舒雅，但鑒于專利行政部門在授予專利權時，并不對申請文件上記載的發(fā)明人是否為對發(fā)明創(chuàng)造起到實質性貢獻的實際發(fā)明人進行實質性審查，且楊舒雅既非訴爭專利的申請人，也并非訴爭專利的專利權人，再考慮到楊舒雅與楊本雷之間的父女親屬關系，以及楊舒雅2014年至2019年期間在楚雄州中醫(yī)院從事管理崗位工作的情況，本院認為，楊舒雅是否為實際發(fā)明人不影響本院對于訴爭專利權屬的認定。因此，訴爭專利應歸屬于彝族醫(yī)藥研究所所有。
......
二審判決：一、撤銷云南省昆明市中級人民法院(2020)云01知民初31號民事判決;二、確認201710157080.5號“一種治療失眠的藥物組合物及其制備方法、制劑與應用”發(fā)明專利權屬于楚雄彝族自治州彝族醫(yī)藥研究所所有;三、駁回楚雄彝族自治州彝族醫(yī)藥研究所的其他訴訟請求。
參考案例：(2021)最高法知民終403號
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