隨著科技創(chuàng)新的日新月異，企業(yè)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的重視程度不斷提升，全球范圍內(nèi)的創(chuàng)新主體紛紛加強(qiáng)專利申請布局，而海外專利布局已成為國內(nèi)申請人知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃的關(guān)鍵一環(huán)。在眾多國內(nèi)申請人選擇的海外專利布局國家中，美國赫然位居前列。美國專利申請?bào)w系中的信息披露聲明(Information Disclosure Statement, 簡稱IDS)制度，作為一項(xiàng)獨(dú)特且至關(guān)重要的環(huán)節(jié)，引起了申請人的廣泛關(guān)注。鑒于美國專利商標(biāo)局最新發(fā)布的通知，自2025年1月19日起，信息披露聲明(IDS)的提交將采用全新的收費(fèi)模式。本文旨在解析這一新規(guī)，幫助申請人全面理解此次調(diào)整，確保美國專利申請的順利推進(jìn)。
一、履行信息披露聲明（IDS）義務(wù)的重要性
專利申請的本質(zhì)與公共利益密切相關(guān)。為了更好地維護(hù)公共利益并確保最有效的專利審查，《美國專利法實(shí)施條例》第37 CFR§1.56規(guī)定，與專利申請的遞交和審查相關(guān)的每個(gè)人都負(fù)有向美國專利商標(biāo)局提供其已知的、與該專利申請的可專利性實(shí)質(zhì)相關(guān)的所有信息的義務(wù)，即遞交信息披露聲明(IDS)的義務(wù)。
履行信息披露聲明(IDS)義務(wù)對(duì)于保護(hù)專利權(quán)益至關(guān)重要。如果申請人在申請過程中對(duì)專利局或企圖對(duì)專利局有欺騙行為，故意違反信息披露義務(wù)，則不授予專利。
二、當(dāng)前實(shí)踐與規(guī)則更新
在實(shí)際準(zhǔn)備遞交信息披露聲明(IDS)的過程中，所需提交的對(duì)比文件大多源自具有相同優(yōu)先權(quán)的同族申請?jiān)谧珜懞蛯彶檫^程中產(chǎn)生的現(xiàn)有技術(shù)，例如，美國以外的其他國家和地區(qū)的同族申請?jiān)趯彶檫^程中引用的對(duì)比文件，申請人提交給專利局的對(duì)比文件，以及在申請文件(如背景技術(shù))中提到的對(duì)比文件[1]。
截至目前，美國專利商標(biāo)局對(duì)于提交信息披露聲明(IDS)的收費(fèi)政策保持不變，即，在規(guī)定的期限內(nèi)提交新獲知的現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)則無需繳納官費(fèi)，與對(duì)比文件數(shù)量無關(guān)。故，依據(jù)當(dāng)前實(shí)踐，大多數(shù)申請人傾向于提交所有已知的現(xiàn)有技術(shù)文件，力求詳盡無遺。然而，美國專利商標(biāo)局在今年年末發(fā)布的公報(bào)中表示，實(shí)際上，這些IDS文件中包含了許多與本專利相關(guān)度較低或是重復(fù)的內(nèi)容。鑒于大量涌入的IDS文件給審查員的工作帶來了沉重的負(fù)擔(dān)，美國專利商標(biāo)局決定自2025年1月19日起，將在原有的規(guī)則上，根據(jù)申請人提交的對(duì)比文件數(shù)量實(shí)施分級(jí)收費(fèi)制度[2]。
根據(jù)美國專利商標(biāo)局公布的數(shù)據(jù)，約87%的專利申請中所包含的對(duì)比文件數(shù)量不超過50項(xiàng)。在剩余13%的專利申請中，大約有5%的專利申請含有51至100項(xiàng)對(duì)比文件，4%的專利申請則包含101至200項(xiàng)對(duì)比文件，而僅有4%的申請，其對(duì)比文件數(shù)量龐大，超過了200項(xiàng)[2]。
由此可見，在實(shí)際申請過程中，大部分專利申請能將對(duì)比文件數(shù)量控制在50項(xiàng)以內(nèi)。但仍有部分申請因技術(shù)領(lǐng)域復(fù)雜、市場競爭激烈、同族申請眾多等原因，而產(chǎn)生大量對(duì)比文件。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，越來越多的專利申請涉及多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域的交叉融合。例如，信息技術(shù)、生物技術(shù)、材料科學(xué)等領(lǐng)域的交叉融合已逐漸成為常態(tài)。在審查這類專利申請時(shí)，審查員可能需要同時(shí)引用多個(gè)不同領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)，以全面評(píng)估其創(chuàng)新性和實(shí)用性。
三、應(yīng)對(duì)策略
面對(duì)這一新變化，如出于控制費(fèi)用的目的，申請人則需審慎評(píng)估當(dāng)前已知的現(xiàn)有技術(shù)文件是否有必要提交IDS。
1.母案中的對(duì)比文件無需重復(fù)遞交
當(dāng)前，有許多申請人選擇在美國專利申請母案授權(quán)后再繼續(xù)遞交美國分續(xù)案。秉著應(yīng)交盡交的原則，這些申請人還會(huì)選擇將母案遞交過的IDS以及美國審查員在審查意見中提到的對(duì)比文件，再次向美國專利商標(biāo)局進(jìn)行遞交。
此次公報(bào)中，美國專利商標(biāo)局就此特意強(qiáng)調(diào)，針對(duì)分續(xù)案，申請人無需再將母案中已被考慮的IDS文件重復(fù)遞交。母案中已遞交過的對(duì)比文件與美國審查員在審查意見中引用的對(duì)比文件在分續(xù)案中都會(huì)自動(dòng)被審查員考慮，且不會(huì)被計(jì)算在分續(xù)案遞交的IDS文件數(shù)量中。這一利好消息將大大減輕美國分續(xù)案的信息披露聲明(IDS)工作。
2.排查對(duì)比文件同族
在專利的全球布局策略中，許多申請人會(huì)針對(duì)同一發(fā)明或創(chuàng)新方案，進(jìn)入不同的國家或地區(qū)。因此，各個(gè)國家或地區(qū)審查員引用的對(duì)比文件，往往可能源自基于同一發(fā)明構(gòu)思的同族專利申請。本著應(yīng)交盡交的原則，多數(shù)申請人通常不會(huì)考慮新引用的對(duì)比文件之前是否已經(jīng)交過其同族專利。然而，隨著新規(guī)則的出臺(tái)，適當(dāng)?shù)呐挪楣ぷ骺蔀樯暾埲斯?jié)省一定的費(fèi)用。
以一件PCT國際專利申請為例，該申請同時(shí)進(jìn)入了美國、韓國和日本。在韓國的首次審查意見中，審查員引用了對(duì)比文件A，代理機(jī)構(gòu)據(jù)此就同族美國專利申請?zhí)峤涣薎DS請求。隨后，在日本收到的審查意見中，審查員又引用了對(duì)比文件B。經(jīng)核查，對(duì)比文件B與對(duì)比文件A實(shí)為同族申請，兩者涉及的創(chuàng)新方案高度相似。在此情況下，申請人可選擇不再重復(fù)提交對(duì)比文件B。
從上述事例中可以看出，在專利申請過程中，可能會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)新引用的現(xiàn)有技術(shù)與先前提交對(duì)比文件為同族的情況，及時(shí)進(jìn)行排查此類情況減少重復(fù)遞交，可以有效地控制信息披露聲明(IDS)可能產(chǎn)生的費(fèi)用。
3.按對(duì)比文件類別進(jìn)行判斷
在部分國家或地區(qū)專利局發(fā)出的檢索報(bào)告或?qū)＠麑彶橐庖姷戎?，審查員會(huì)對(duì)所引用的現(xiàn)有技術(shù)文件會(huì)進(jìn)行分類處理。
具體而言，對(duì)比文件通常被劃分為X、Y、A、PX等幾個(gè)類別。例如，X類文件單獨(dú)即可影響權(quán)利要求的新穎性或創(chuàng)造性;Y類文件則需與其他Y類文件組合后，才能對(duì)權(quán)利要求的創(chuàng)造性產(chǎn)生影響;A類文件為背景技術(shù)文件，主要反映權(quán)利要求的部分技術(shù)特征或相關(guān)現(xiàn)有技術(shù);而PX類文件則特指該申請的優(yōu)先權(quán)文件本身。
當(dāng)面臨遞交的對(duì)比文件數(shù)量即將達(dá)到需支付額外費(fèi)用的臨界點(diǎn)時(shí)，出于對(duì)費(fèi)用的考慮，申請人可以以此為參考，在與代理律師充分評(píng)估后，基于實(shí)際情況，選擇優(yōu)先遞交會(huì)對(duì)權(quán)利要求的創(chuàng)造性產(chǎn)生較大影響對(duì)比文件。
四、結(jié)語
隨著2025年IDS新規(guī)的即將實(shí)施，申請人需清楚盲目地遞交全部現(xiàn)有技術(shù)文件已不再是最佳的選擇，通過審慎評(píng)估現(xiàn)有技術(shù)文件的相關(guān)性、合理利用審查員的分類標(biāo)準(zhǔn)、有效排查同族對(duì)比文件以及放棄在分續(xù)案中重復(fù)遞交母案中的對(duì)比文件，可以確保申請人在充分履行信息披露聲明(IDS)義務(wù)的同時(shí)，有效地節(jié)省成本，提高流程效率。
總之，美國專利申請中的信息披露聲明(IDS)流程雖復(fù)雜，但只要我們緊跟規(guī)則變化，深入理解其實(shí)質(zhì)要求，采取科學(xué)合理的應(yīng)對(duì)策略，便能夠順利跨越這一障礙，為專利的成功申請與未來的法律保護(hù)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。希望本文能夠?yàn)槟诿绹鴮＠暾堉械腎DS流程操作提供有益的參考和幫助。
注釋：
[1]https://www.ecfr.gov/current/title-37/chapter-I/subchapter-A/part-1/subpart-B/subject-group-ECFRd0f79bc8d99d445/section-1.56.
[2] https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-11-20/pdf/2024-26821.pdf.
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