注：本文適合發(fā)明人、申請(qǐng)人，尤其是化學(xué)、材料、醫(yī)藥等領(lǐng)域的發(fā)明人、申請(qǐng)人閱讀。
在專利提交申請(qǐng)之前，專利的內(nèi)容就像橡皮泥一樣，可以任意的添加材料、揉捏塑形。當(dāng)一旦將它提交申請(qǐng)之后，瞬間便固化了。許多申請(qǐng)人并不太了解這種“固化”。
這種固化的結(jié)果便是，修改專利文本的余地大大縮小。在申請(qǐng)日之后，如果申請(qǐng)人在原有專利基礎(chǔ)上有了進(jìn)一步的改進(jìn)，或者是得到了新的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，是不被允許補(bǔ)充到原專利文本的。道理很簡(jiǎn)單，這意味著將申請(qǐng)日之后作出改進(jìn)的新方案(或是申請(qǐng)日之后被驗(yàn)證的方案)的保護(hù)日期提前，這對(duì)其他人并不公平。除此之外，其它的修改，如果是加入了不能從原說明書和權(quán)利要求書中直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容，也不被允許。通俗而言，不能再加入“新”的內(nèi)容?；蛘哒f，不應(yīng)幻想著在審查員指出專利不具備創(chuàng)造性的時(shí)候，再完善原專利文本的內(nèi)容。
就這樣，一經(jīng)申請(qǐng)便“固定”的技術(shù)方案，就像破殼的小鳥，需要面對(duì)未來的不確定性。
檢索!
審查員在拿到專利文本時(shí)，會(huì)檢索在申請(qǐng)日之前已經(jīng)公開的任何現(xiàn)有技術(shù)，找到合適的對(duì)比文件，評(píng)價(jià)專利的創(chuàng)造性。不確定之處在于，沒有人可以預(yù)見審查員會(huì)檢索到什么對(duì)比文件。事實(shí)上，如果同一篇專利被兩個(gè)審查員做平行審查，這兩個(gè)審查員檢索到的對(duì)比文件大概率是不一樣的，甚至審查結(jié)論也可能相反。這就是檢索和創(chuàng)造性判斷具有主觀性的一面。
專利申請(qǐng)后，需要面對(duì)未知的風(fēng)險(xiǎn)，命運(yùn)不再完全被自己掌握。然而，前景并非這么黯淡。
顯然，我們需要在申請(qǐng)之前做點(diǎn)什么。讓這個(gè)“捏好的橡皮泥”可以更自如的應(yīng)對(duì)不同對(duì)比文件的“洗禮”。
無論是企業(yè)的專利工程師還是專利代理師在拿到發(fā)明人撰寫的技術(shù)交底書，在溝通、理解交底書內(nèi)容后，都會(huì)進(jìn)行檢索，給出一定的檢索意見。須知，這種意見并非結(jié)論性的，它的目的是促使挖掘出更多的創(chuàng)新點(diǎn)，進(jìn)一步完善交底書。
發(fā)明人提供的交底書普遍存在以下幾個(gè)問題，關(guān)乎到是否容易通過創(chuàng)造性的審查。
第一，沒有將自己檢索到的最接近的現(xiàn)有技術(shù)告知代理師。
如上所述，不同人對(duì)同一主題的檢索結(jié)果不可能完全一樣。更何況，發(fā)明人往往是技術(shù)領(lǐng)域的專家，知曉一些在網(wǎng)絡(luò)上難以檢索到的現(xiàn)有技術(shù)。如果發(fā)明人知曉與本發(fā)明最相似的現(xiàn)有技術(shù)，應(yīng)將它連同交底書一起提交給代理師，以供他作更全面的分析。
第二，沒有體現(xiàn)發(fā)明構(gòu)思。
發(fā)明構(gòu)思是一篇專利的靈魂。比如，本發(fā)明的出發(fā)點(diǎn)或初衷是什么，為什么要做本專利技術(shù)，在此之前別人或申請(qǐng)人是怎么做的(即發(fā)明人了解的現(xiàn)有技術(shù))，技術(shù)問題是怎么發(fā)現(xiàn)的，為什么會(huì)產(chǎn)生這樣的技術(shù)問題，是怎么一步步解決的，研發(fā)過程中有哪些放棄采納的方案，改進(jìn)的思路是什么。
有了對(duì)發(fā)明構(gòu)思的把握，代理師才能掌控全局。
第三，交底書有詳細(xì)的技術(shù)方案，但只對(duì)技術(shù)效果籠統(tǒng)的描述。
技術(shù)方案是技術(shù)手段的集合：技術(shù)方案A=手段a+手段b+手段c…。交底書中應(yīng)指明哪些是自認(rèn)為創(chuàng)新的、關(guān)鍵的手段(比如關(guān)鍵組分、關(guān)鍵步驟、關(guān)鍵參數(shù))，這樣代理師就會(huì)重點(diǎn)關(guān)注。
如果技術(shù)效果籠統(tǒng)的描述為技術(shù)方案A整體上的效果，比如產(chǎn)率高、成本低等。無法將具體的手段a、b、c與技術(shù)效果關(guān)聯(lián)，也就是說，不知道效果是因?yàn)椴捎昧耸裁淳唧w手段帶來的，不知道各具體手段的作用到底是什么。這樣一來，由于缺乏技術(shù)手段和效果的關(guān)聯(lián)，便無法確定關(guān)鍵技術(shù)手段。代理師在撰寫的時(shí)候無的放矢，抓不住重點(diǎn)。如果審查員檢索到的對(duì)比文件和本專利的區(qū)別在于：沒有采用手段b。由于原專利沒有記載手段b的作用，在答復(fù)審查意見時(shí)再強(qiáng)調(diào)手段b的效果，基本上不會(huì)被采納。
交底書的撰寫應(yīng)有助于在重要技術(shù)手段和性能/效果之間建立起因果關(guān)系映射：
交底書中應(yīng)重點(diǎn)描述創(chuàng)新點(diǎn)(自認(rèn)為的)，即和現(xiàn)有技術(shù)的不同之處及該不同帶來的效果及優(yōu)勢(shì)。盡可能的將技術(shù)方案所有的創(chuàng)新點(diǎn)列出，對(duì)重要手段的作用、效果進(jìn)行說明。一方面，這些作為后備部隊(duì)，在關(guān)鍵時(shí)刻說不定可以代替主力部隊(duì)進(jìn)行絕地反擊。另一方面，可以方便代理師更好的進(jìn)行專利布局。
第四，沒有體現(xiàn)發(fā)明的難點(diǎn)和預(yù)料不到之處。
發(fā)明的難點(diǎn)和預(yù)料不到之處往往體現(xiàn)發(fā)明的精髓和創(chuàng)造性高度。但發(fā)明人往往忽略這點(diǎn)。發(fā)明的難點(diǎn)可以通過描述他人為解決相關(guān)技術(shù)問題遇到的困難，自己在研發(fā)過程中遇到的失敗來體現(xiàn)。預(yù)料不到之處可以通過與現(xiàn)有技術(shù)或研發(fā)過程中較差的方案達(dá)到的效果進(jìn)行對(duì)比來體現(xiàn)，比如通過對(duì)比體現(xiàn)組分間的協(xié)同作用。
第五，沒有對(duì)比實(shí)驗(yàn)，無法驗(yàn)證是什么技術(shù)手段帶來實(shí)施例的技術(shù)效果。
對(duì)于化學(xué)類的發(fā)明，不僅需要有效果的描述，而且應(yīng)該通過實(shí)驗(yàn)來驗(yàn)證這些效果。
如果實(shí)施例中只給出了技術(shù)方案A(手段a+手段b+手段c)的效果實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，由此并無法證明其中單一的具體手段b的作用是什么。這時(shí)只有給出對(duì)比實(shí)驗(yàn)(手段a+手段c)，通過效果的對(duì)比，才能說明手段b的作用。
綜上，整篇專利應(yīng)該對(duì)自己做出的新發(fā)現(xiàn)、創(chuàng)新的貢獻(xiàn)進(jìn)行完整的說明，包括：通過采用哪些創(chuàng)新的手段，達(dá)到更好的效果，二者的關(guān)聯(lián)或因果關(guān)系是什么，并通過實(shí)驗(yàn)來驗(yàn)證該效果。
未雨綢繆，是專利申請(qǐng)前的總策略。
雖然專利一經(jīng)申請(qǐng)，便“固化”了，但在申請(qǐng)日之后，如果申請(qǐng)人針對(duì)原技術(shù)方案獲得了新的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，這些實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)有助于之前的專利獲得授權(quán)，也存在一些可能使這些數(shù)據(jù)被采納(注意：這些數(shù)據(jù)已不能夠補(bǔ)充到原始申請(qǐng)中)。方法有兩個(gè)。
第一個(gè)方法是在十二個(gè)月內(nèi)通過優(yōu)先權(quán)的方式，提交一新申請(qǐng)，要求在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，將這些新數(shù)據(jù)補(bǔ)充到新申請(qǐng)中。
但國(guó)內(nèi)在能否享有優(yōu)先權(quán)的判斷上較為嚴(yán)格，技術(shù)方案基本上不能修改，只能加入一些“補(bǔ)強(qiáng)”的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。新增的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)如果是對(duì)在先申請(qǐng)技術(shù)效果的進(jìn)一步豐富、完善，并未產(chǎn)生新效果，一般不影響優(yōu)先權(quán)成立。如果新增的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)所證明的效果未記載在在先申請(qǐng)中，一般不能享有優(yōu)先權(quán)。這意味著，在先申請(qǐng)中效果的描述要有一定的“預(yù)見性”。
第二個(gè)方法是在答復(fù)審查意見的時(shí)候，在意見陳述書中補(bǔ)交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。
但是補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)是作為證據(jù)提交的，審查員會(huì)首先審查其真實(shí)性、合法性和關(guān)聯(lián)性(主要是是否可信)。補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)被采納還有一個(gè)前提條件，就是原申請(qǐng)需明確記載或隱含公開補(bǔ)交數(shù)據(jù)擬證明的事實(shí)。也即原始申請(qǐng)應(yīng)有相關(guān)的效果描述。如果補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)所證明的效果在原始申請(qǐng)中只字未提，那也不可能被采納。
例如，本申請(qǐng)的化合物A和最接近的現(xiàn)有技術(shù)化合物A’屬于同類型化合物，補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)證明A相對(duì)于A’有更優(yōu)異的××效果。如果原申請(qǐng)中記載了“A相比同類型其它化合物具有更優(yōu)異的××效果”，則補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以被接受。(注：可參考最高法院的判例：（2021）最高法知行終832號(hào))
即使有這兩種補(bǔ)救方法，仍存在不被審查員接受的風(fēng)險(xiǎn)。所以，在多數(shù)情形下(除非是策略性的搶先“占位”)，最佳策略是在專利申請(qǐng)之前便將技術(shù)方案和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)完善好，使其有能力應(yīng)對(duì)更多的、不同方向的挑戰(zhàn)，而非期望審查員能夠在將來接受補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。沒有人可以做到萬事俱備，但也不能只依賴于“東風(fēng)”。
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