【案情介紹】
涉案專利名稱為“用于序列操縱的系統(tǒng)、方法和優(yōu)化的指導(dǎo)組合物的工程化”(專利號:ZL201380070567.X)，專利權(quán)人為布羅德研究所有限公司、麻省理工學院、哈佛大學校長及研究員協(xié)會，無效宣告請求人為株式會社圖爾金。
本案涉及的CRISPR/Cas9技術(shù)被稱為“基因魔剪”，曾在2020年獲諾貝爾化學獎。本案是通過《專利合作條約》(PCT)途徑進入中國的專利申請，在先申請的四個申請人中僅兩人向在后申請人作出權(quán)利轉(zhuǎn)讓。本案爭議焦點在于在后申請人是否有權(quán)要求優(yōu)先權(quán)。
經(jīng)審理，國家知識產(chǎn)權(quán)局作出第563732號無效宣告請求審查決定，宣告專利權(quán)部分無效。
【典型意義】
對于經(jīng)PCT途徑進入中國的專利申請，當前后申請人不一致時，我國《專利審查指南》規(guī)定有權(quán)要求優(yōu)先權(quán)的情形包括：在后申請人是在先申請人之一，在后申請人由于在先申請人的轉(zhuǎn)讓、贈與或其他方式形成權(quán)利轉(zhuǎn)移。本案從優(yōu)先權(quán)性質(zhì)出發(fā)，對上述規(guī)定作出了合理的解釋與適用，即優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓可以視為是基于申請權(quán)的“使用許可”。當在先申請存在多個申請人時，其中部分申請人作出優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓并未剝奪其他申請人轉(zhuǎn)讓的權(quán)利，這種理解符合鼓勵發(fā)明創(chuàng)造的立法宗旨。決定認定，本案情形滿足“在后申請人是在先申請人之一”的法定條件，在后申請人有權(quán)要求優(yōu)先權(quán)。
【十大案件】評析“用于序列操縱的系統(tǒng)、方法和優(yōu)化的指導(dǎo)組合物的工程化”發(fā)明專利權(quán)無效宣告請求案
優(yōu)先權(quán)審查中主體資格的核查
“優(yōu)先權(quán)”一詞來源于《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》，本意是指申請人在一個成員國首次提出專利申請后，在一定期限內(nèi)就相同主題在其他成員國提出專利申請，其在后申請在某些方面被視為是在首次申請的申請日提出的。換句話說，申請人提出的在后申請與其他人在申請人首次申請的申請日之后、在后申請的申請日之前就相同主題所提出的申請相比，享有優(yōu)先地位。
優(yōu)先權(quán)制度是與專利申請的先申請原則、專利地域性等密切相關(guān)的一項制度，其本質(zhì)上是判斷新穎性或創(chuàng)造性時享有的時間上優(yōu)先的權(quán)利，也是申請人可以授權(quán)其他人享有的一項時間上優(yōu)先的權(quán)利，其依賴于申請權(quán)，不能脫離申請權(quán)單獨存在，是由申請權(quán)派生出來的一種時間上優(yōu)先的權(quán)利。在審查實踐中，當要求外國優(yōu)先權(quán)時，前后申請人均涉及多個共同申請人且前后申請人不一致時，如何判斷在后申請是否有資格享受在先申請的優(yōu)先權(quán)存在一定的爭議，也是審查過程中的難點。
本無效宣告請求案所針對的是發(fā)明名稱為“用于序列操縱的系統(tǒng)、方法和優(yōu)化的指導(dǎo)組合物的工程化”的發(fā)明專利(專利號：ZL201380070567.X)，其涉及有“基因魔剪”之稱的 CRISPR-Cas9技術(shù)在真核細胞中的應(yīng)用。該案中，請求人提出的無效理由包括優(yōu)先權(quán)不成立進而導(dǎo)致權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性、權(quán)利要求得不到說明書不支持、申請文件修改超范圍、獨立權(quán)利要求缺少必要技術(shù)特征，案件審理過程中涉及的核心焦點問題在于：當進入中國國家階段的 PCT申請的前后申請人不一致時，在后申請是否有資格享受在先申請的優(yōu)先權(quán)?
經(jīng)審理查明，涉案專利屬于通過PCT途徑進入中國國家階段的專利申請，在提交國際申請時，其要求了申請 US61-736527(下稱 P1)、US61-748427(下稱 P2)等多件在先美國臨時申請的優(yōu)先權(quán)，在國際階段提交了相應(yīng)的優(yōu)先權(quán)文件的副本，P1和P2的申請人均為 Zhang Feng、Cong Le、Habib Naomi、Marraffini Luciano四人。在該 PCT申請進入中國國家階段后，專利局初審流程部經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，涉案專利申請的申請人(布羅德研究所有限公司、麻省理工學院和哈佛大學校長及研究員協(xié)會)與 P1、P2的申請人(發(fā)明人)不一致，于是發(fā)出了要求辦理手續(xù)補正通知書。在收到補正通知書后，申請人提交了轉(zhuǎn)讓證明相關(guān)文件，其中包括在先申請的申請人 Zhang Feng將其對 P1和P2的全部權(quán)利轉(zhuǎn)讓給布羅德研究所有限公司和麻省理工學院、Cong Le將其對 P1和 P2的全部權(quán)利轉(zhuǎn)讓給哈佛大學校長及研究員協(xié)會的轉(zhuǎn)讓證明，但沒有提交另外兩位在先申請的申請人 Marrafifni Luciano和 Habib Naomi簽字的轉(zhuǎn)讓證明。
關(guān)于PCT申請
《專利合作條約》是有關(guān)專利的國際條約，其英文縮寫為 PCT。根據(jù)PCT的規(guī)定，專利申請人可以通過PCT途徑提交國際專利申請，向多個國家申請專利。該條約的主要目的之一在于簡化在幾個不同國家申請發(fā)明專利保護的流程，為申請人同步在不同國家獲得專利保護提供便利。為使這一過程更為高效和經(jīng)濟，PCT建立了一種國際體系，即以一種語言在一個專利局(受理局)提出的專利申請(國際申請)在申請人指定的每一個 PCT成員國都有效。
依據(jù) PCT條約提出的專利申請一般統(tǒng)稱 PCT申請。一件 PCT申請通常會經(jīng)歷國際階段和國家階段。國際階段包括國際申請的受理、形式審查、國際檢索和國際公布等必經(jīng)程序以及可選擇的國際初步審查程序。此后，申請人申請啟動進入國家階段時，需要根據(jù)各國規(guī)定遞交國際申請文件的譯本(該國的官方語言)和繳納規(guī)定的國家費用。具體的審查過程中，各國專利局通常按各自的相關(guān)規(guī)定進行審查，并決定是否授予專利權(quán)。而包括我國在內(nèi)的多個國家均基于 PCT條約的設(shè)置目的，規(guī)定了專門針對 PCT申請的相關(guān)審查規(guī)定。
《專利審查指南》具體章節(jié)的適用
針對要求外國優(yōu)先權(quán)的情形，《專利審查指南》第一部分第一章第6.2.1.4節(jié)規(guī)定，當要求優(yōu)先權(quán)的在后申請的申請人與在先申請文件副本中記載的申請人完全不一致，且在先申請的申請人將優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓給在后申請的申請人的，應(yīng)當在提出在后申請之日起三個月內(nèi)提交由在先申請的全體申請人簽字或者蓋章的優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件。然而，與之不同的是，對于 PCT申請，第三部分第一章第5.2.3.2節(jié)規(guī)定，如果在后申請的申請人是通過權(quán)利轉(zhuǎn)移而享有優(yōu)先權(quán)時，證明文件應(yīng)當由“轉(zhuǎn)讓人簽字或者蓋章”，其中并未強調(diào)應(yīng)由“在先申請的全體申請人”簽字或者蓋章。該案為 PCT申請，因此，應(yīng)適用《專利審查指南》第三部分第一章第5.2.3.2節(jié)的相關(guān)規(guī)定。雖然《專利審查指南》第三部分第一章引言部分提到“本章沒有說明和規(guī)定的，應(yīng)當參照本指南第一部分第一章、第二章和第五部分的規(guī)定”，但如上所述，在該部分第一章第5.2.3.2節(jié)已經(jīng)作出上述具體規(guī)定的情形下，該案不屬于應(yīng)當參照適用審查指南第一部分相關(guān)規(guī)定的情形。
PCT申請能夠享有優(yōu)先權(quán)的主體資格應(yīng)當滿足的標準
《專利審查指南》第三部分第一章第5.2.3.2節(jié)規(guī)定，“在后申請的申請人與在先申請的申請人為同一人”、“在后申請的申請人是在先申請的申請人之一”和“在后申請的申請人由于在先申請的申請人的轉(zhuǎn)讓、贈與或者其他方式形成的權(quán)利轉(zhuǎn)移而享有優(yōu)先權(quán)”這三種情形有權(quán)要求優(yōu)先權(quán)。
該案中，在先申請人之一Zhang Feng已將在先臨時申請的全部權(quán)利/所有權(quán)/利益轉(zhuǎn)讓/售賣給布羅德研究所有限公司和麻省理工學院，Cong Le已將在先臨時申請的全部權(quán)利/所有權(quán)/利益轉(zhuǎn)讓/售賣給哈佛大學校長及研究員協(xié)會，上述權(quán)利轉(zhuǎn)移方式符合《專利審查指南》的規(guī)定。雖然在先申請人 Habib Naomi和 Marraffini Luciano未提交權(quán)利轉(zhuǎn)讓證明文件，但基于上述法律規(guī)定的分析和梳理可知，對于經(jīng) PCT途徑進入中國并要求外國優(yōu)先權(quán)的，應(yīng)適用《專利審查指南》第三部分第一章第5.2.3.2節(jié)關(guān)于 PCT申請的相關(guān)規(guī)定，所述規(guī)定并未明確要求提供“全體”在先申請人簽字或蓋章的優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件。此外，當在先申請存在多個申請人時，其中部分申請人作出的轉(zhuǎn)讓并未剝奪其他申請人轉(zhuǎn)讓的權(quán)利，該案認定主體資格滿足要求，可以享有優(yōu)先權(quán)符合我國現(xiàn)行的法律規(guī)定。
允許部分在先申請人轉(zhuǎn)讓優(yōu)先權(quán)的影響
優(yōu)先權(quán)不具有與申請權(quán)類似的財產(chǎn)權(quán)性質(zhì)，本質(zhì)上僅僅是判斷新穎性或創(chuàng)造性時申請人所享有的時間上優(yōu)先的權(quán)利，但其與申請權(quán)也存在緊密聯(lián)系，因此，通常認為其地位和重要性低于申請權(quán)。與申請權(quán)轉(zhuǎn)讓時受讓方相對唯一相比，單純的優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓可以同時針對多個不同的受讓方進行。如果一項在先申請可以派生出多個涉及不同技術(shù)方案的在后申請，將在先申請的優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓給其中一個方案的在后申請人并不影響再繼續(xù)將優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓給涉及其他方案的在后申請人;如果在先申請僅涉及一個技術(shù)方案，針對不同在后申請人進行的多次優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓，這些不同的在后申請人享受優(yōu)先權(quán)的地位也是相同的，在先的優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓不會直接導(dǎo)致在后的優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓無效。當在先申請存在多個共同申請人時，其中某個申請人所作出的優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓并未剝奪其他在先申請人的權(quán)利，因此，對在先共同申請人中其他申請人的權(quán)利影響相對較小，給予 PCT申請的共同申請人中每個個體相對自由和靈活的享受優(yōu)先權(quán)的操作空間，更有利于專利權(quán)的產(chǎn)生和推廣運用，具有一定的合理性。
涉案專利在韓國未獲得授權(quán)，在歐洲的異議程序中被無效，在美國和日本目前都處于權(quán)利有效狀態(tài)。不同國家和地區(qū)具體規(guī)定和實踐操作層面的差異能夠在一定程度上反應(yīng)其所秉持的價值理念上的差異。當涉及共同申請人或發(fā)明人時，有些國家或地區(qū)相對比較重視共有人權(quán)利的保障，例如歐洲和韓國，而有些國家則比較重視共有人中個體的自由度和靈活度，可能更側(cè)重于后續(xù)專利申請的繼續(xù)申請和靈活轉(zhuǎn)化，例如美國似乎僅要求發(fā)明人存在交叉即可。而日本的審查實踐則采取了完全不同的思路，其傾向于認為優(yōu)先權(quán)的主體資格是否符合要求主要影響的是最終的權(quán)利歸屬，而不是權(quán)利本身的有效性，即其實質(zhì)上是將權(quán)利的歸屬與權(quán)利的有效性進行了一定程度的切分。
綜上所述，合議組認為，該案基于部分在先申請人的權(quán)利轉(zhuǎn)讓，認定可以享有優(yōu)先權(quán)，充分考慮了當事人的意思自治。
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