經(jīng)常分析美國專利的朋友們都會有這樣的感受：美國的專利分案申請和繼續(xù)案申請種類繁多，對于較為重要的專利，常常會發(fā)現(xiàn)同一個(gè)母案下掛著多個(gè)分案或繼續(xù)案申請，并且還可以不斷申請近似的申請。這種操作給專利風(fēng)險(xiǎn)分析工作帶來了不小的挑戰(zhàn)。面對同樣的技術(shù)方案，我們常常能查到許多近似的專利申請，這些申請的權(quán)利要求雖有細(xì)微差別，但又不完全相同。這些專利在本質(zhì)上可能屬于重復(fù)授權(quán)的專利，但由于權(quán)利要求并不完全一致，因此被稱為非依法重復(fù)授權(quán)(Obviousness-Type Double Patenting，簡稱ODP)。理論上，這類缺乏創(chuàng)造性的專利應(yīng)當(dāng)被駁回，否則申請人可能會利用這一規(guī)則不斷申請近似的專利，從而實(shí)質(zhì)上延長了專利的保護(hù)期限。
為了應(yīng)對重復(fù)授權(quán)的駁回問題，申請人可以通過提交期限終止聲明(Terminal Disclaimer)來進(jìn)行抗辯，聲明其后續(xù)申請的近似專利，盡管申請日在后，但專利授權(quán)后的保護(hù)期限將與前案專利一致，從而避免了通過這種途徑延長專利保護(hù)期限的可能性。
然而，這種做法雖然不能實(shí)質(zhì)上延長專利的保護(hù)期限，卻可能導(dǎo)致大量重復(fù)專利的產(chǎn)生。同樣的技術(shù)方案，僅需變換一下表述方式便有可能再次獲得授權(quán)，這給競爭對手帶來了巨大的困擾，并且大大增加了無效專利的難度。
鑒于這種情況，美國專利商標(biāo)局(USPTO)最近提出了對規(guī)則的修改。
根據(jù)新修改的規(guī)則，如果參考專利被裁定無效，那么與之相關(guān)聯(lián)的通過期限放棄聲明綁定的專利的權(quán)利要求也將不可執(zhí)行。這意味著一旦近似的前案專利被判無效，后續(xù)近似申請中的專利保護(hù)同樣會受到影響，從而防止了通過期限放棄聲明獲得不合理的專利保護(hù)。
美國專利商標(biāo)局(USPTO)提議修改實(shí)踐規(guī)則，增加一項(xiàng)新要求，適用于為克服非法雙重專利(nonstatutory double patenting)而提交的期限終止聲明。根據(jù)擬議的規(guī)則變更，提交以克服非法雙重專利的期限終止聲明時(shí)，聲明人必須同意：該期限終止聲明所在的專利或任何在該聲明提交的申請中授權(quán)的專利，只有在未曾直接或間接與以下情況之一的專利通過一個(gè)或多個(gè)期限終止聲明綁定的情況下才可執(zhí)行：
任何權(quán)利要求被聯(lián)邦法院在民事訴訟中或被USPTO最終裁定為不可授權(quán)或無效(因?yàn)轱@而易見)，并且所有上訴權(quán)利均已用盡;或者
在任何基于顯而易見性的挑戰(zhàn)提出后，提交的權(quán)利要求的期限終止聲明。
采取這一措施的目的是為了防止對發(fā)明的明顯變體申請多個(gè)專利可能帶來的對競爭的阻礙，并通過允許競爭對手避免執(zhí)行通過一個(gè)或多個(gè)期限終止聲明綁定到另一專利的專利(該專利中有權(quán)利要求被最終裁定為不可專利或無效)，從而促進(jìn)創(chuàng)新和競爭。
換言之，今后對于那些權(quán)利要求近似的美國專利，申請人在申請過程中為獲得授權(quán)而提交的期限終止聲明，一旦其中一項(xiàng)專利被判無效，其他近似的專利也將無法行權(quán)，這將顯著降低專利侵權(quán)應(yīng)對的成本和負(fù)擔(dān)。
對于有意在美國市場拓展的中國企業(yè)來說，這一改變無疑降低了挑戰(zhàn)美國專利的難度，特別是對于那些面臨多個(gè)重復(fù)授權(quán)專利的產(chǎn)品。新規(guī)則的實(shí)施，將有助于促進(jìn)市場的公平競爭，保護(hù)消費(fèi)者利益，并鼓勵真正的創(chuàng)新。
(原標(biāo)題：美國專利非依法重復(fù)授權(quán)(ODP)規(guī)則修改，對中國企業(yè)產(chǎn)生哪些影響)
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