UPC的首批裁決已經(jīng)下達(dá)，了解UPC在廣泛討論的權(quán)利要求解釋、事實(shí)陳述和舉證責(zé)任以及創(chuàng)造性考慮等問題上的立場(chǎng)將是令人興奮的。
1、權(quán)利要求解釋的介紹以及與歐洲專利局的比較
歐洲專利局的訴訟程序中一直存在爭(zhēng)論，即在多大程度上應(yīng)考慮描述來解釋權(quán)利要求，以及基本的法律依據(jù)(如果有)。
在T1473/19號(hào)裁決中，上訴委員會(huì)(BoA)得出結(jié)論認(rèn)為，在權(quán)利要求的解釋和確定權(quán)利要求的范圍方面，無論是在審查程序中還是在異議程序中，可以依據(jù)《歐洲專利公約》第69條及其解釋議定書第1條。此外，盡管根據(jù)《歐洲專利公約》第69條第2句，描述和附圖應(yīng)被用于解釋權(quán)利要求，但權(quán)利要求仍具有優(yōu)先權(quán)，(根據(jù)《歐洲專利公約》第69條第1句，歐洲專利或專利申請(qǐng)的保護(hù)范圍應(yīng)由權(quán)利要求確定)，這為解釋權(quán)利要求特征設(shè)定了限制。
此外還決定，即使權(quán)利要求本身是明確的，也可以參考描述來進(jìn)一步解釋權(quán)利要求。
然而，由于“權(quán)利要求優(yōu)先”原則，在解釋權(quán)利要求特征時(shí)，明確(清晰)的權(quán)利要求措辭必須優(yōu)先于說明，因此只有在權(quán)利要求特征不明確時(shí)，才有可能參考說明來解釋權(quán)利要求。
在T0169/20號(hào)案件中，委員會(huì)認(rèn)為，《歐洲專利公約》第84條的規(guī)定，特別是第84條第2句，以及《歐洲專利公約》第42和43條的規(guī)定，為在評(píng)估專利性時(shí)的權(quán)利要求解釋提供了充分的法律依據(jù)?！稓W洲專利公約》第69條僅用于確定保護(hù)范圍，以審查是否符合《歐洲專利公約》第123(3)條的規(guī)定，以及在侵權(quán)訴訟中使用(與T1473/19相反)。委員會(huì)進(jìn)一步得出結(jié)論如果權(quán)利要求的措辭本身清晰且技術(shù)合理，那么就沒有必要也沒有理由根據(jù)描述對(duì)其進(jìn)行解釋。特別是，描述的支持不應(yīng)被用來限制或修改發(fā)明的主題，使其超出技術(shù)人員在閱讀權(quán)利要求的措辭時(shí)所能理解的范圍，例如排除在相關(guān)技術(shù)背景下合理且技術(shù)上可行的解釋。(下劃線為添加)。
總之，盡管歐洲專利局上訴委員會(huì)的這兩項(xiàng)示范性裁決采用了不同的法律依據(jù)(《歐洲專利公約》第69條及其議定書第1條，以及《歐洲專利公約》第84條及《歐洲專利公約》第42條和第43條相結(jié)合)，但結(jié)果是相似的：權(quán)利要求的措辭界定了要求保護(hù)的主題，而描述只能用于解釋不明確的特征。
現(xiàn)在，UPC下達(dá)了第一批裁定，UPC在權(quán)利要求解釋方面的立場(chǎng)引人關(guān)注：
在UPC_CoA_335/2023號(hào)裁決中，統(tǒng)一專利法院(UPC)上訴法庭(CoA)裁定，根據(jù)《歐洲專利公約》第69條以及《歐洲專利公約》第69條的解釋議定書，專利權(quán)利要求書不僅是確定歐洲專利保護(hù)范圍的起點(diǎn)，而且是決定性的依據(jù)。(標(biāo)題2.第一句)。此外，UPC的上訴法庭(CoA)還得出了一個(gè)重要結(jié)論，即“描述和附圖必須始終作為解釋專利權(quán)利要求的輔助工具，而不僅僅是為了解決專利權(quán)利要求中的任何模糊之處。”(下劃線強(qiáng)調(diào);裁定理由，5.d)aa);第3段)。這與歐洲專利局上訴委員會(huì)的立場(chǎng)不同，委員會(huì)認(rèn)為，只有在權(quán)利要求特征不明確的情況下，才有可能通過查閱描述說明來解釋權(quán)利要求。UPC的上訴法庭(CoA)進(jìn)一步指出，權(quán)利要求解釋的目的是“將對(duì)專利所有人的充分保護(hù)與對(duì)第三方的充分法律確定性結(jié)合起來”。(裁定理由，5.d)aa),第6段)。
在UPC_CoA_335/2023號(hào)裁決中，上訴法庭認(rèn)為權(quán)利要求1的某些特性需要解釋，例如“細(xì)胞或組織樣本”這一項(xiàng)。這一點(diǎn)實(shí)際上與法庭訴訟有關(guān)，因?yàn)榻忉屵@一特征與評(píng)估實(shí)質(zhì)性可專利性相關(guān)，特別是通過質(zhì)疑：從細(xì)胞或組織中提取但與支持物結(jié)合的樣本是否可以被視為所要求保護(hù)的“細(xì)胞或組織樣本”?上訴法庭認(rèn)為，該特征要求將細(xì)胞或組織樣本理解為仍可識(shí)別為細(xì)胞或組織的樣本。此外，上訴法庭會(huì)還參詢了支持這一理解的描述。
總之，UPC的上訴法庭采取的立場(chǎng)是，根據(jù)《歐洲專利公約》第69條以及《歐洲專利公約》第69條解釋議定書，在解釋權(quán)利要求時(shí)必須始終考慮描述，而不僅僅是在權(quán)利要求特征不明確的情況下。
2、初步禁令中的事實(shí)陳述和舉證責(zé)任
根據(jù)《規(guī)則》第205條及以下各條Rop，臨時(shí)措施令是通過簡(jiǎn)易程序(通常也稱為初步禁令程序)的方式發(fā)布，在該程序中，當(dāng)事人陳述事實(shí)和證據(jù)的機(jī)會(huì)是受限的。迄今為止，歐洲各國關(guān)于臨時(shí)措施程序的國內(nèi)法和實(shí)踐都很不相同，即使在德國的實(shí)踐中也沒有統(tǒng)一的方法[1]。
上訴法庭認(rèn)為，一方面，舉證標(biāo)準(zhǔn)不能定得太高，以避免因延遲而對(duì)專利所有人造成無法彌補(bǔ)的損害;另一方面，舉證標(biāo)準(zhǔn)也不能定得太低，以防止臨時(shí)措施令在日后被撤銷而對(duì)被告造成損害。
根據(jù)法規(guī)第211.2條RoP，可以要求申請(qǐng)人“提供合理的證據(jù)，使法院足以確定認(rèn)為申請(qǐng)人有權(quán)根據(jù)第47條提起訴訟，認(rèn)為所涉專利是有效的，其權(quán)利正在受到侵犯，或者認(rèn)為這種侵犯即將發(fā)生”。
上訴法庭現(xiàn)在認(rèn)為，這種“足夠程度的確定性要求法院至少更有可能認(rèn)為申請(qǐng)人有權(quán)提起訴訟并且專利受到侵犯。如果法院在權(quán)衡可能性后認(rèn)為該專利更有可能無效，則缺乏足夠的確定性。”(裁定的理由，5.a)第4段)。
因此，UPC的上訴法庭裁定進(jìn)行“可能性權(quán)衡”評(píng)估。如果專利無效的可能性更大，則初步禁令將失效。這一概念歸結(jié)為“簡(jiǎn)單”問題：利被認(rèn)定為不具有新穎性或不具有創(chuàng)造性的可能性更大?在這種情況下，統(tǒng)一專利法院不應(yīng)在專利侵權(quán)訴訟中授予初步禁令。
因此，該判決為UPC提供了一個(gè)共同的標(biāo)準(zhǔn)，有別于各國法院之間各種相互沖突的判決。
3、UPC前對(duì)創(chuàng)造步驟的考慮
在本案(UPC_CoA_335/2023)中，上訴法庭得出的結(jié)論是，權(quán)利要求1的主題被證明是顯而易見的可能性更大。有趣的是，上訴法庭的這一決定推翻了一審法院關(guān)于這一部分的相反裁決。
上訴法庭得出這一結(jié)論的依據(jù)是，相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)D6與權(quán)利要求1之間的唯一區(qū)別在于，D6沒有公開權(quán)利要求1的方法旨在檢測(cè)細(xì)胞或組織樣本中的多種分析物這一特征。相反，D6公開了一種旨在檢測(cè)“擴(kuò)增DNA分子”(ASMs)的方法，而這種分子并不存在于細(xì)胞或組織樣本中，熟練技術(shù)人員也不會(huì)將其視為專利意義上的細(xì)胞或組織樣本。因此，新穎性得到了認(rèn)可。
關(guān)于創(chuàng)造性，上訴法庭進(jìn)一步指出，尋求開發(fā)用于檢測(cè)樣品中目標(biāo)分子的高通量光學(xué)多重分析方法的技術(shù)人員會(huì)考慮D6.因?yàn)樵撐募_了一種檢測(cè)多種ASMs的方法。從該文獻(xiàn)出發(fā)，并考慮到在優(yōu)先權(quán)日內(nèi)對(duì)多重分析技術(shù)的需求，技術(shù)人員也會(huì)考慮將D6的方法轉(zhuǎn)移到原位環(huán)境中，另一份文獻(xiàn)(B30)也證明了這一點(diǎn)。值得注意的是，在論證為什么熟練人員在遇到困難時(shí)不會(huì)因?yàn)槌晒Φ目赡苄圆蛔愣贿M(jìn)行試驗(yàn)時(shí)，上訴法庭提到了瑞典知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的咨詢報(bào)告(B10.第5頁)。
上訴法庭得出結(jié)論認(rèn)為，由于缺乏創(chuàng)造性，爭(zhēng)議專利很有可能在案情審理中被證明無效，并裁定沒有足夠的依據(jù)簽發(fā)初步禁令。
可供參考的信息
? 根據(jù)《歐洲專利公約》第69條并結(jié)合此條的解釋議定書，上訴法庭裁定，描述和附圖必須始終作為解釋專利權(quán)利要求的解釋性輔助材料，而不僅僅是為了解決權(quán)利要求中的模糊之處。
? “足夠的確定性”要求上訴法庭在權(quán)衡各種可能性后認(rèn)為某些事情“至少比不可能發(fā)生的可能性大”。
? 看來，上訴法院并不像歐洲專利局那樣，要求“合理預(yù)期成功”/解決所提出問題的動(dòng)機(jī)達(dá)到同樣的水平，才能認(rèn)為所要求的主題是顯而易見的。UPC是否會(huì)傾向于更“德國式”的方法，即技術(shù)人員通常不需要那么多動(dòng)機(jī)來修改現(xiàn)有技術(shù)，還有待觀察[2]。
注釋：
[1]GRUR 2022. 811 - 菲尼克斯電氣/哈廷
慕尼黑地區(qū)法院：
2022 年 9 月 29 日的裁決，Az. 7 O 4716/22;以及 2022 年 10 月 27 日，Az. 7 O 10295/22:
推定歐洲專利以及歐洲專利的德國部分自其授權(quán)公布之日起有效
杜塞爾多夫地方法院：
2022 年 9 月 22 日判決，Az. 4 b O 54/22：
歐洲專利及其德國部分的有效性推定問題
[2]德國最高法院, BGH – Fulvestrant (X ZR 59/17; 標(biāo)題注釋)
(原標(biāo)題：從UPC的角度來看權(quán)利要求的解釋、陳述責(zé)任和事實(shí)證明)
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