為什么會有優(yōu)先權(quán)制度？
專利優(yōu)先權(quán)制度起源于1883年3月20日在法國巴黎簽訂的《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》(簡稱《巴黎公約》)。制定專利優(yōu)先權(quán)制度的目的是為了方便專利申請人向不同的國家申請專利，對首次申請日進(jìn)行固定，后續(xù)專利申請享有首次申請的申請日。優(yōu)先權(quán)制度不僅避免他人在專利申請國之外的其他國家搶占專利申請人相同主題的專利申請，也會避免專利申請人的后續(xù)申請不會因自己的在先申請公開而喪失新穎性。
法律、部門規(guī)章指引看這里！
現(xiàn)行《專利法》第二十九條規(guī)定：
【外國優(yōu)先權(quán)】申請人自發(fā)明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi)，或者自外觀設(shè)計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內(nèi)，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認(rèn)優(yōu)先權(quán)的原則，可以享有優(yōu)先權(quán)。
【本國優(yōu)先權(quán)】申請人自發(fā)明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi)，或者自外觀設(shè)計在中國第一次提出專利申請之日起六個月內(nèi)，又向國務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優(yōu)先權(quán)。
專利審查指南第二部分第八章第4.6.2節(jié)規(guī)定了實審程序中核實優(yōu)先權(quán)的一般原則，審查員應(yīng)當(dāng)在初步審查部門審查的基礎(chǔ)上核實：
(1)作為要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)的在先申請是否涉及與要求優(yōu)先權(quán)的在后申請相同的主題;
(2)該在先申請是否是記載了同一主題的首次申請;
(3)在后申請的申請日是否在在先申請的申請日起十二個月內(nèi)，根據(jù)專利法實施細(xì)則第三十六條恢復(fù)優(yōu)先權(quán)的除外。
問題的提出：什么是“首次申請”？
從上述涉及優(yōu)先權(quán)的法條和指南章節(jié)內(nèi)容，可獲知在后申請享有優(yōu)先權(quán)的四個關(guān)鍵詞：申請人、相同主題、十二個月/六個月、首次申請。本文將探討“首次申請”相關(guān)概念在不同角度下可能產(chǎn)生的理解差異。
“首次申請”的“首次”是時間屬性還是地域?qū)傩?
假設(shè)情形（1）：申請人張三2023年10月在美國首次提出發(fā)明申請A，又于2024年1月“首次在中國”提出發(fā)明申請B，后面又于2024年6月在中國提出后續(xù)發(fā)明申請C(發(fā)明申請A、B、C均為相同主題的申請)。張三以中國發(fā)明申請C作為在后申請，要求享有中國發(fā)明申請B這一在先申請的本國優(yōu)先權(quán)。那么實審程序的審查員在檢索到2023年10月本人張三的美國發(fā)明申請A時，會不會因為張三提出的是本國優(yōu)先權(quán)，就認(rèn)為作為本國優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的中國發(fā)明申請B的確是國內(nèi)首次提出而得出該本國優(yōu)先權(quán)成立的結(jié)論?
還可以繼續(xù)展開討論，“首次申請”是指張三本人作為申請人提出的“首次申請”，還是就相同主題早于張三提出的他人申請也能稱為“首次申請”?這樣一來，上述案例又簡單變形成以下情形(2)：申請人張三于2024年1月首次在中國提出發(fā)明申請B，后面又于2024年6月在中國提出后續(xù)發(fā)明申請C(發(fā)明申請B、C均為相同主題的申請)。張三以中國發(fā)明申請C要求享有中國發(fā)明申請B的申請日為優(yōu)先權(quán)日，提出本國優(yōu)先權(quán)。但審查員在實審階段檢索到2023年10月李四在美國提出的發(fā)明申請A，該申請A與中國發(fā)明申請B具有相同主題。此時，由于李四更早的美國發(fā)明申請A的存在，審查員會不會認(rèn)為張三作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的中國發(fā)明申請B不能作為“首次申請”，從而認(rèn)定該本國優(yōu)先權(quán)不成立呢?
下面我們通過一件經(jīng)發(fā)明專利無效宣告到一審，然后二審又推翻無效宣告決定和一審裁判的“電動獨輪自行車”案來深入理解優(yōu)先權(quán) “首次申請”的概念，從而思考司法/行政程序中對“首次申請”的認(rèn)定是否標(biāo)準(zhǔn)一致?
前情提示：針對具有優(yōu)先權(quán)專利的無效策略
目前行業(yè)內(nèi)一套行之有效的無效策略便是先打掉優(yōu)先權(quán)日，再利用申請日前公開的現(xiàn)有技術(shù)或者“申請在前 公開在后”的抵觸申請，通過新穎性或創(chuàng)造性成功無效目標(biāo)專利。適用到本案，能否打掉優(yōu)先權(quán)是利用現(xiàn)有證據(jù)通過創(chuàng)造性來無效目標(biāo)專利的關(guān)鍵前置步驟。在優(yōu)先權(quán)是否成立這一爭議焦點上，從無效宣告雙方當(dāng)事人角度，再到一審、二審法院的裁判觀點，又都是怎樣的?
案情介紹：
申請人陳A就相同主題于2009年10月29日向美國專利商標(biāo)局遞交了美國臨時申請和2011年9月15日遞交了美國專利申請。申請人陳B于2011年4月1日向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出專利申請，該專利申請以申請人陳B在中國的另一件在先申請要求享有本國優(yōu)先權(quán)，優(yōu)先權(quán)日為2010年9月6日。作為在后申請的該專利申請于2013年8月21日公告授權(quán)。2017年5月18日專利權(quán)人陳B向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出著錄項目變更，發(fā)明人由原來的“陳B”變更為“陳A”，后國家知識產(chǎn)權(quán)局審批同意該著錄項目變更，將本專利的發(fā)明人由原來的“陳B”變更為“陳A”。
三方無效請求人向原國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員提出無效宣告請求，均認(rèn)為該專利的本國優(yōu)先權(quán)不成立，基于此，提交的證據(jù)可以作為現(xiàn)有技術(shù)評述本專利部分權(quán)利要求的創(chuàng)造性。而關(guān)于“本國優(yōu)先權(quán)”是否成立，雙方爭議內(nèi)容和最終合議組的決定都圍繞著“首次申請”這一焦點開展。
發(fā)明專利無效宣告階段
根據(jù)專利復(fù)審委員會2018年5月22日作出的第36591號無效宣告請求審查決定，關(guān)于優(yōu)先權(quán)“首次申請”雙方當(dāng)事人的觀點展示和最后合議組意見如下：
無效請求人主張本專利不能享有本國優(yōu)先權(quán)的理由：本國優(yōu)先權(quán)規(guī)定中的“首次申請”應(yīng)當(dāng)是世界范圍內(nèi)的第一次申請。優(yōu)先權(quán)規(guī)定下的申請人包括申請人與其權(quán)利繼受人。本案中專利權(quán)人陳B明確承認(rèn)與美國專利申請的陳A是屬于權(quán)利人與繼受人關(guān)系。美國專利申請公開文本包含的美國臨時申請的申請日均早于被本專利要求本國優(yōu)先權(quán)的中國在先申請的申請日，由此可知中國在先申請不是相同主題的首次申請，美國專利申請包含的臨時申請才是本專利相關(guān)技術(shù)的首次申請。因此本專利不能享有本國優(yōu)先權(quán)。
專利權(quán)人主張本專利所要求的本國優(yōu)先權(quán)成立的理由：對于本國優(yōu)先權(quán)，被要求優(yōu)先權(quán)的申請，應(yīng)該是在中國范圍內(nèi)的第一次申請，而非請求人提到的世界范圍內(nèi)的第一次申請。本專利的申請人和專利權(quán)人都是陳B，而美國專利申請人是陳A，兩者的申請人不同。對于本專利的申請人陳B而言，作為本專利優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的中國在先申請是相同主題在中國范圍內(nèi)的第一次申請，因此本專利可以享有本國優(yōu)先權(quán)。
關(guān)于優(yōu)先權(quán)是否成立的雙方爭辯焦點可以歸納為：本國優(yōu)先權(quán)規(guī)定中的“首次申請”應(yīng)當(dāng)是世界范圍內(nèi)的第一次申請，還是在中國范圍內(nèi)的第一次申請?
合議組意見：本國優(yōu)先權(quán)的成立條件應(yīng)當(dāng)與外國優(yōu)先權(quán)的成立條件同樣適用《巴黎公約》的規(guī)定。專利法第29條第2款所述的“在中國第一次提出專利申請”中的“第一次申請”應(yīng)當(dāng)理解為就相同主題在世界范圍內(nèi)首次提出的申請。只不過對于本國優(yōu)先權(quán)，該世界范圍內(nèi)的首次申請是在中國提出的。此外合議組結(jié)合比對中國專利的公開文本和美國專利申請的文字表述基本一致，附圖及其上附圖標(biāo)記完全一致，結(jié)合專利權(quán)人自述將本專利的發(fā)明人修改為美國專利申請相同的發(fā)明人行為，可以推斷中國專利的技術(shù)與美國申請技術(shù)具有相同來源。據(jù)此，合議組認(rèn)為，對于具有相同來源的多份專利申請，即使申請人不同，也只有該多份專利申請中具有相同主題的首次申請，可以作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)。最后合議組認(rèn)定中國專利的中國在先申請由于不是相同主題在世界范圍內(nèi)首次提出的，無法構(gòu)成優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)，從而本案專利優(yōu)先權(quán)不成立。
一審判決
專利權(quán)人不服上述無效宣告請求審查決定，遂向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。北京知識產(chǎn)權(quán)法院([2018]京73行初11186號)行政判決以本國優(yōu)先權(quán)規(guī)定中的“首次申請”應(yīng)當(dāng)是世界范圍內(nèi)的第一次申請的相同理由對上述被訴決定予以了支持，駁回了原告即專利權(quán)人的訴訟請求。
二審判決
專利權(quán)人不服一審裁判，向最高人民法院提起上訴。最高人民法院認(rèn)為根據(jù)在案證據(jù)，美國專利申請、美國專利臨時申請和中國在先申請的申請人并非同一人。本專利申請人仍然是陳B，與中國在先申請的申請人相同;而美國專利臨時申請、美國專利申請的發(fā)明人均為陳A。本案并無證據(jù)證明陳B、陳A存在專利申請、優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓的協(xié)議，無申請優(yōu)先權(quán)的權(quán)利繼受事實。權(quán)利繼受關(guān)系的形成屬于法律關(guān)系的變動，需要通過法律文件確認(rèn)，不應(yīng)當(dāng)通過發(fā)明人變更的事實以及個人陳述，推定存在權(quán)利繼受關(guān)系，繼而將美國專利申請與本專利的申請人視同為相同主體。本專利享有本國優(yōu)先權(quán)。
結(jié)語
通過案情反轉(zhuǎn)，筆者看到司法/行政程序中對本國優(yōu)先權(quán)“首次申請”出現(xiàn)差異化認(rèn)定，但差異化認(rèn)定的本質(zhì)原因并非最高法否定了被訴決定和一審判決中均認(rèn)定的“在中國第一次提出專利申請”中的“第一次申請”應(yīng)當(dāng)理解為就相同主題在世界范圍內(nèi)首次提出的申請，只不過對于本國優(yōu)先權(quán)，該世界范圍內(nèi)的首次申請是在中國提出的”這一判斷根據(jù)，而是基于最高法認(rèn)定美國申請人和中國申請人二者之間不存在法律確認(rèn)的權(quán)利繼受關(guān)系。由于不存在法律確認(rèn)下的權(quán)利繼受關(guān)系，兩位申請人實質(zhì)意義上為互相獨立的申請人。對于任一方獨立申請人而言，優(yōu)先權(quán)制度保護(hù)的是針對該申請人的“首次申請”。最高法認(rèn)為申請優(yōu)先權(quán)的主體必須與在先申請一致，不應(yīng)當(dāng)僅以存在相同主題的申請為由，不審查申請人的主體是否為相同，就將首次申請作為享有優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)。換言之，從最高法判決而言，“首次申請”的審查應(yīng)當(dāng)需要判斷要求享有優(yōu)先權(quán)的在后申請與在先申請是否為“相同申請人主體或法律確認(rèn)權(quán)利繼受關(guān)系的申請人主體”。雖然最高法從權(quán)利繼受的法律層面解釋了本案享有本國優(yōu)先權(quán)的理由，但縱觀整體案情，筆者認(rèn)為美國申請人陳A和中國申請人陳B有著千絲萬縷的關(guān)系，陳B享有本國優(yōu)先權(quán)的情況下相當(dāng)于其變相的延長了優(yōu)先權(quán)期限，實際上有悖于優(yōu)先權(quán)制度的設(shè)置初衷。
(原標(biāo)題：最高院改判：探究何為本國優(yōu)先權(quán)的“首次申請”)
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