專利申請(qǐng)文本的質(zhì)量在業(yè)內(nèi)有一定的評(píng)價(jià)方法，但專利審查意見的質(zhì)量較少被討論。本文就此問題僅以個(gè)人視角，而且是從審查員相對(duì)方的視角，稍作閑聊，并不想因此冒犯任何審查員。正如書籍的讀者最有資格對(duì)書籍進(jìn)行評(píng)價(jià)，也正是讀者的選擇才使作品流傳為經(jīng)典。

我想先亮出一個(gè)或許讓審查員稍感不快的觀點(diǎn)：

在所有因?qū)彶閱T認(rèn)為權(quán)利要求全部不具備創(chuàng)造性而下發(fā)的第一次審查意見中，如果審查員能夠全面而理性的閱讀申請(qǐng)文本及對(duì)比文件，并按照審查指南的創(chuàng)造性判斷標(biāo)準(zhǔn)來分析，我想至少有一部分審查意見是不應(yīng)發(fā)出的。

這么說的理由有二：

其一，發(fā)明專利中十之八九(甚至更多)都會(huì)發(fā)出權(quán)利要求全部不具備創(chuàng)造性的第一次審查意見，但根據(jù)總體授權(quán)率，這部分專利中超過一半(甚至更多)能夠最終獲得授權(quán)。也就是超過一半(甚至更多)的專利，審查員改變了最初的看法。

其二，如果說針對(duì)審查意見答復(fù)的過程就是一個(gè)厘清專利技術(shù)及其在現(xiàn)有技術(shù)中的定位的過程，這是其有益之處。但是，在意見陳述書中陳述的內(nèi)容如果超出了原始申請(qǐng)文件記載的范疇(除了對(duì)發(fā)明原理等的進(jìn)一步闡釋，以及補(bǔ)充部分已明確記載效果的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)等)基本難以被接受，這也符合專利法的立法本意。所以，意見陳述書中能夠被認(rèn)可的內(nèi)容基本上不會(huì)超出申請(qǐng)文本記載的內(nèi)容。換句話說，就審查員最初認(rèn)為全無創(chuàng)造性但最終被授權(quán)的專利而言，原申請(qǐng)文本記載的內(nèi)容中已包含了大部分可授權(quán)的理由，只是審查員在最初沒有發(fā)現(xiàn)而已。

下面以一則典型的案例進(jìn)行分析，所討論的問題在其它專利的審查過程中也反復(fù)出現(xiàn)。

該案例的權(quán)利要求1保護(hù)的是一種化合物Ⅱ的制備方法，只包含一步反應(yīng)：化合物Ⅰ在紫外光的照射下進(jìn)行光化學(xué)轉(zhuǎn)化，得到化合物Ⅱ。反應(yīng)條件是：紫外光經(jīng)濾光液(含有Cu2+)濾光后再進(jìn)行光化學(xué)轉(zhuǎn)化，(光化學(xué)轉(zhuǎn)化分開環(huán)和閉環(huán)兩個(gè)階段進(jìn)行)開環(huán)階段的濾光液中Cu2+的濃度≤閉環(huán)階段的濾光液中Cu2+的濃度。

在從屬權(quán)利要求中，限定了開環(huán)階段的濾光液中Cu2+的具體濃度范圍，和閉環(huán)階段的濾光液中Cu2+的具體濃度范圍。

對(duì)于化合物Ⅰ光化學(xué)轉(zhuǎn)化為化合物Ⅱ，且該過程分開環(huán)和閉環(huán)兩個(gè)階段進(jìn)行，兩個(gè)階段所需波長分別為：<300nm和>300nm，這些都是現(xiàn)有技術(shù)。也即本發(fā)明的改進(jìn)點(diǎn)只在于：紫外光經(jīng)濾光液濾光，且兩個(gè)階段的濾光液中Cu2+的濃度要求不同。

說明書記載的有益效果包括：如果在開環(huán)階段直接用紫外線高壓汞燈照射，由于含有254nm左右波長的光，會(huì)導(dǎo)致副產(chǎn)物占比很高，目標(biāo)產(chǎn)物收率較低，所以需要對(duì)紫外線高壓汞燈進(jìn)行濾光。通過本發(fā)明的方案可以實(shí)現(xiàn)：開環(huán)階段使用較低濃度的濾光液濾除波長小于270nm的光。而閉環(huán)階段使用較高濃度的濾光液濾除波長小于300nm的光，更有利于閉環(huán)反應(yīng)。從而獲得更高的收率。

實(shí)施例給出的是：

實(shí)施例和對(duì)比例的結(jié)果參見下表：

審查員檢索到的對(duì)比文件1(D1)中，化合物Ⅰ在紫外線高壓汞燈照射下進(jìn)行光化學(xué)轉(zhuǎn)化，得到化合物Ⅱ，收率10.6%。

審查員認(rèn)為權(quán)利要求1的方案和D1相比，區(qū)別特征在于：權(quán)利要求1限定紫外光經(jīng)含有Cu2+的濾光液濾光后再進(jìn)行光化學(xué)轉(zhuǎn)化，開環(huán)階段的濾光液中Cu2+的濃度≤閉環(huán)階段的濾光液中Cu2+的濃度。

審查員對(duì)區(qū)別特征的認(rèn)定非常精確，像多數(shù)專利審查意見一樣。問題出現(xiàn)在如何確定本發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題。

審查員認(rèn)為“權(quán)利要求1實(shí)際解決的技術(shù)問題是提供一種不同的化合物Ⅱ的制備方法”。

拋開專利審查而不論，單從技術(shù)人員研發(fā)的角度，“提供一種不同的制備方法”這一點(diǎn)也難以成為一個(gè)研發(fā)任務(wù)或目標(biāo)，因?yàn)樗鼪]有目標(biāo)，也不是一個(gè)需要解決的問題。我認(rèn)為一個(gè)完整的技術(shù)問題的表述應(yīng)包含兩個(gè)短語：1)技術(shù)主題;2)以期改進(jìn)的效果。審查指南也指出：“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，是指為獲得更好的技術(shù)效果而需對(duì)最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)的技術(shù)任務(wù)”，“根據(jù)該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中所能達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題”。如果審查員完全忽視技術(shù)效果，僅僅將技術(shù)主題本身作為技術(shù)問題是不妥當(dāng)而且危險(xiǎn)的。

它的危險(xiǎn)之處在于：因?yàn)榧夹g(shù)啟示是帶有方向性的，它指向發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，如果發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題不包含技術(shù)效果的表述，意味著在任何現(xiàn)有技術(shù)中只要找到相同或類似的技術(shù)手段，而不論其作用和達(dá)到的效果，即可得出“存在技術(shù)啟示”的錯(cuò)誤結(jié)論。它的危險(xiǎn)之處在于，由于會(huì)導(dǎo)致方向性的錯(cuò)誤，三步法推理的合理性蕩然無存。這就像三段論的大前提錯(cuò)誤這么嚴(yán)重。

所以，本發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題怎么確定是重中之重。為此，審查指南2023版對(duì)如何“確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題”進(jìn)行了更詳細(xì)的規(guī)定。事實(shí)上，只有“當(dāng)發(fā)明的所有技術(shù)效果與最接近的現(xiàn)有技術(shù)均相當(dāng)時(shí)，重新確定的技術(shù)問題是提供一種不同于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的可供選擇的技術(shù)方案”，但上述案例并不屬于該種情形。

因此，權(quán)利要求1實(shí)際解決的技術(shù)問題應(yīng)該是：提供一種化合物Ⅱ的制備方法，以提高產(chǎn)物收率。

接著，審查員給出了對(duì)比文件2(D2)，其反應(yīng)物與產(chǎn)物結(jié)構(gòu)與本發(fā)明基本相同，其在雙濾光系統(tǒng)光化學(xué)反應(yīng)器中進(jìn)行反應(yīng)，具體是通過反應(yīng)器的玻璃壁來濾光，開環(huán)階段可透過波長短于300nm的光，閉環(huán)階段可透過波長長于300nm的光。審查員認(rèn)為，D2教導(dǎo)了控制兩個(gè)階段分別為<300nm的波長和>300nm的波長來改善收率。

在此基礎(chǔ)上，審查員可能認(rèn)為找到了作為殺手锏的對(duì)比文件3(D3)，其研究了系列濾光液的光吸收特性及其在光催化實(shí)驗(yàn)(光降解苯酚)中的應(yīng)用。其中包括將CuSO4溶液作為濾光液，其紫外可見吸收光譜如下圖:

審查員認(rèn)為從中可以看出，CuSO4濾光液可以濾去紫外線汞燈下<300nm的紫外光，并可以通過調(diào)整Cu2+濃度來濾除不同波長的紫外線。

緊跟著，審查員倉促而草草地下了結(jié)論，認(rèn)為在D2和D3的教導(dǎo)下，開環(huán)階段的濾光液中Cu2+的濃度≤閉環(huán)階段的濾光液中Cu2+的濃度是本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠通過常規(guī)實(shí)驗(yàn)篩選得出的。因此本方案沒有創(chuàng)造性。

可以看出，審查員犯了兩個(gè)錯(cuò)誤：

第一，本發(fā)明的關(guān)鍵考慮是：270nm波長以下的光對(duì)反應(yīng)不利，需要濾除。D2沒有給出任何這方面的教導(dǎo)。只按D2的要求“<300nm”是無法達(dá)到本發(fā)明效果的。

第二，D3研究的反應(yīng)(光降解苯酚)不存在開環(huán)和閉環(huán)。本發(fā)明開環(huán)階段所需紫外光波長是要短于300nm(注意：本發(fā)明經(jīng)過濾光，開環(huán)階段波長為270~300nm)，如果像D3那樣將<300nm的紫外光都濾除，便難以實(shí)現(xiàn)開環(huán)反應(yīng)。

這導(dǎo)致整個(gè)分析過程出現(xiàn)了漏洞。

審查意見出現(xiàn)漏洞的原因，我認(rèn)為在于：其一，沒有全面理解本發(fā)明的內(nèi)容。其二，疏于對(duì)如何給出了技術(shù)啟示進(jìn)行邏輯嚴(yán)明的說理。

審查指南規(guī)定的技術(shù)啟示是：“現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題(即發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題)的啟示，這種啟示會(huì)使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對(duì)所述技術(shù)問題時(shí)，有動(dòng)機(jī)改進(jìn)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明。”

從中可以看出，技術(shù)啟示是有方向性的，以解決存在的技術(shù)問題為導(dǎo)向。實(shí)際解決的技術(shù)問題是引航的燈塔。而在本案例中，如上面所述，審查員確定的技術(shù)問題并不準(zhǔn)確。

此外，公正的來說，站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的視角判斷是否存在技術(shù)啟示，需要跳出自己事先閱讀了本發(fā)明的技術(shù)方案所帶有的先入之見。并且應(yīng)做下述的思想實(shí)驗(yàn)：忘掉本發(fā)明的方案，心中想著重新確定的技術(shù)問題(前提是要準(zhǔn)確)，看著面前的對(duì)比文件，在符合研發(fā)規(guī)律的前提下，能否合乎邏輯的或經(jīng)過常規(guī)實(shí)驗(yàn)即得到本發(fā)明的方案。很自然，人類的創(chuàng)造力表現(xiàn)在有一定的非線性和跳躍性，“啟示”也是如此，它會(huì)有思維的跳躍，但要將這種跳躍限制在較低限度內(nèi)，而不是跨越一個(gè)的鴻溝。這就需要審查員在論述為什么現(xiàn)有技術(shù)給出了技術(shù)啟示的時(shí)候，進(jìn)行邏輯嚴(yán)明的說理，惟其如此，才能讓人信服。

設(shè)想，我們有一個(gè)機(jī)會(huì)可以任意重構(gòu)現(xiàn)有技術(shù)，那對(duì)于上述的案例，怎么樣才算作“現(xiàn)有技術(shù)給出了技術(shù)啟示”呢?

假設(shè)仍然選取上面的D1作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。

假想的D2’：其也是將化合物Ⅰ在紫外光的照射下進(jìn)行光化學(xué)轉(zhuǎn)化，得到化合物Ⅱ。其研究得出，在波長260nm以下的光中存在對(duì)反應(yīng)不利的波長的光，影響收率。為此，建議可以通過玻璃濾光后，再進(jìn)行光化學(xué)轉(zhuǎn)化，使開環(huán)階段的波長在260~300nm。閉環(huán)階段仍保持在大于300nm。

假想的D3’：為了應(yīng)用于光化學(xué)反應(yīng)，研究了系列濾光液的光吸收特性，可以通過調(diào)節(jié)銅鹽溶液的濃度，來控制透過的波長在250~650nm。

我們假設(shè)一個(gè)理想的本領(lǐng)域技術(shù)人員，為了解決心中的問題(改進(jìn)化合物Ⅱ的制備方法，以提高產(chǎn)物收率)，面前有D1、D2’和D3’，他會(huì)怎么做，他能完成他的任務(wù)嗎?

他看到D1的收率較低，而D2’提示他可以通過濾光提高收率，具體需要在開環(huán)時(shí)濾除260nm以下的波長，閉環(huán)階段濾除300nm以下的波長。但D2’中用玻璃來濾光的想法似乎太過昂貴。他希望找到其它的濾光方式。很自然的，他找到了D3’，也只有在這時(shí)，D3’才會(huì)激起他靈感的火花。D3’教導(dǎo)他可以通過調(diào)節(jié)銅鹽溶液的濃度來濾除不同波長的光。因此，只需通過簡單的實(shí)驗(yàn)就可以確定銅鹽濃度為多少即可濾除260nm以下(或300nm以下)波長的光。在此，他成功了。

無論用多少語言都難以描述靈感是怎么產(chǎn)生的。如果靈感從自己頭腦中冒出，那便是創(chuàng)造力，如果靈感來自他處(比如對(duì)比文件)則就可以說是“得到了某種啟示”。我也只能通過譬喻來傳達(dá)這其中的微妙之處：一個(gè)孤獨(dú)的沙漠旅行者被困在茫茫的沙漠中，舉目看不到任何生命的跡象，他不知道怎樣才能走出這死亡之地。突然他看到一個(gè)小商隊(duì)從遠(yuǎn)方慢慢靠近。他跟著這個(gè)經(jīng)驗(yàn)豐富的商隊(duì)走了幾天。但突如其來的龍卷風(fēng)將整個(gè)商隊(duì)埋沒。命運(yùn)還是非常眷顧他，他從沙子中站了起來。隨后，當(dāng)他看到被踩在腳下的白骨時(shí)，他想，順著時(shí)不時(shí)出現(xiàn)的白骨也許可以找到走出沙漠的路。就這樣又走了艱難的兩天，他便看到了沙漠邊緣的綠蔭。確實(shí)，商隊(duì)給了他一程很大幫助，偶然出現(xiàn)的白骨也指引了他。但沒有他對(duì)白骨的判斷和思考，他是走不出沙漠的。

從上面的案例可以看出，審查員做了大量的檢索和分析工作，值得肯定。但是，該審查意見不可避免地增加了申請(qǐng)人的答復(fù)負(fù)擔(dān)(畢竟“自證清白”總要絞一些腦汁)，也會(huì)占用審查員更多的審查時(shí)間，當(dāng)初是否可以避免呢?值得商榷。

備注：

1. 本文討論的“專利審查意見的質(zhì)量”區(qū)別于“專利審查的質(zhì)量”。就一些人看來，“專利審查的質(zhì)量”更關(guān)注充分的檢索現(xiàn)有技術(shù)，使得授權(quán)的專利權(quán)更穩(wěn)定。本文的“專利審查意見的質(zhì)量”關(guān)注的是，對(duì)于給定的對(duì)比文件，如何更客觀的評(píng)述本發(fā)明。

2. 本文如有任何不正確的觀點(diǎn)，請(qǐng)各方指正。

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