“最高法‘鷹眼’識別并遏制權(quán)利人行使專利權(quán)時的不誠信行為，有助于引導(dǎo)專利權(quán)人誠信實施專利，以司法裁判引導(dǎo)企業(yè)踐行誠實守信的社會主義核心價值觀。”
圖為涉案專利說明書
導(dǎo)讀
專利保護，本來是為了鼓勵發(fā)明創(chuàng)造、促進科技進步的。現(xiàn)實中，有人卻利用專利權(quán)的排他性，不誠信維權(quán)，企圖獲取不正當(dāng)?shù)睦?。福建某單位建設(shè)工程施工項目的代建單位及施工單位就遇上了這樣的糟心事。經(jīng)最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭二審，認定專利權(quán)人主動提供施工專利技術(shù)但未披露其擁有專利權(quán)，直至實施完畢方才請求權(quán)利救濟的行為，構(gòu)成專利默示許可。本案的終審判決，對于審理同類案件具有重要的借鑒意義。同時，最高法“鷹眼”識別并遏制權(quán)利人行使專利權(quán)時的不誠信行為，有助于引導(dǎo)專利權(quán)人誠信實施專利，以司法裁判引導(dǎo)企業(yè)踐行誠實守信的社會主義核心價值觀。
主動設(shè)計出謀劃策 故意隱瞞專利事實
2013年12月，福建某單位委托某設(shè)計公司設(shè)計其場所改造項目，設(shè)計費用為621.35萬元。雙方簽訂的設(shè)計合同特別約定“設(shè)計費已包含了該項目所有設(shè)計內(nèi)容的相關(guān)費用”。
2015年1月，福建某單位將涉案工程委托給廈門某工程技術(shù)公司代建，雙方簽訂合同約定代建單位應(yīng)嚴格按照批準的設(shè)計及概算控制投資。
隨后不久，江蘇一家生產(chǎn)、銷售圍欄的企業(yè)江蘇某圍欄公司的工作人員主動與某設(shè)計公司接洽，為該項目的圍欄設(shè)計提供設(shè)計方案，其通過電子郵件向某設(shè)計公司發(fā)送多份標題為“福建省某單位隔離網(wǎng)部分圖紙”的郵件，郵件所涉設(shè)計圖包含了該公司擁有的一項圍欄系統(tǒng)的發(fā)明專利。經(jīng)雙方持續(xù)溝通，江蘇某圍欄公司又進一步對相關(guān)設(shè)計進行了修訂、完善，最終確定的設(shè)計圖明確標注有防護圍欄的長寬尺寸、材質(zhì)規(guī)格、樣式參數(shù)等技術(shù)要求。
2016年2月，廈門某工程技術(shù)公司就涉案工程項目進行公開招標，中標的施工單位為廈門某建設(shè)公司。施工過程中，該建設(shè)公司使用的施工圖系某設(shè)計公司提供，包含有防護圍欄的設(shè)計方案。廈門某建設(shè)公司按照圖紙進行施工作業(yè)，并于2020年11月通過竣工驗收。
其間，上述圍欄系統(tǒng)發(fā)明專利的權(quán)利人江蘇某圍欄公司從未向工程的業(yè)主單位、代建單位以及施工單位披露施工圖涉及專利技術(shù)的事實，直至涉案工程即將竣工之際，其才向業(yè)主單位發(fā)送告知提醒函。
施工圖紙惹爭議 是否許可扯不清
幾番協(xié)商未果后，江蘇某圍欄公司一紙訴狀，將廈門某工程技術(shù)公司、廈門某建設(shè)公司告到了法院，請求法院判令兩公司停止侵權(quán)，并連帶賠償其經(jīng)濟損失300萬元。
該案中，江蘇某圍欄公司以涉案專利權(quán)利要求1、18作為其主張的專利權(quán)保護范圍，確認其許可某設(shè)計公司在涉案工程中使用涉案專利，并明確不向該公司主張權(quán)利。
一審法院經(jīng)審理查明，被訴侵權(quán)產(chǎn)品為防護圍欄，其具有多個圍欄單元，各圍欄單元均包括兩根圍欄柱，介于兩根圍欄柱之間為沿縱向及橫向兩個方向延伸的圍護用的網(wǎng)片等。經(jīng)比對，一審法院認定被訴侵權(quán)產(chǎn)品具備與涉案專利權(quán)利要求1、18相同的技術(shù)特征。
一審法院審理后認為，雖然可以認定被訴侵權(quán)技術(shù)方案落入涉案專利權(quán)的保護范圍，但江蘇某圍欄公司作為涉案專利的專利權(quán)人，其明知某設(shè)計公司為涉案工程的設(shè)計單位，主動與該公司接洽并提供含有專利技術(shù)的設(shè)計方案，應(yīng)視為其許可在涉案工程中使用涉案專利。據(jù)此，一審法院判決駁回江蘇某圍欄公司的訴訟請求。
江蘇某圍欄公司不服，向最高人民法院提起上訴。
“我們從未表示涉案工程可以免費使用涉案專利，只是向某設(shè)計公司推薦涉案專利技術(shù)方案而已，只有等到防護圍欄安裝完畢后才可能發(fā)現(xiàn)侵權(quán)行為，才能主張權(quán)利。”江蘇某圍欄公司在庭審中主張。
“江蘇某圍欄公司向某設(shè)計公司提供包含專利技術(shù)的設(shè)計圖紙，一審中也明確許可設(shè)計公司使用該專利，在此情況下，再主張代建單位和施工單位專利侵權(quán)，簡直毫無道理。而且，業(yè)主單位也實際支付了設(shè)計費，專利權(quán)已用盡。”廈門某工程技術(shù)公司與廈門某建設(shè)公司反駁道。
至此，雙方“過招亮劍”，互不相讓。
二審厘清來龍去脈 層層剖析一招妙解
最高法知產(chǎn)法庭合議庭根據(jù)施工圖紙記載的防護圍欄的正視圖、中間柱截面圖、中間柱網(wǎng)片連接示意圖，以及技術(shù)要求，確認涉案工程防護圍欄的施工圖采用了涉案專利技術(shù)方案。
那么，案件的關(guān)鍵問題在于廈門某工程技術(shù)公司、廈門某建設(shè)公司實施涉案專利的行為是否經(jīng)過權(quán)利人的許可，其行為是否構(gòu)成專利侵權(quán)。
在認真梳理全案證據(jù)的基礎(chǔ)上，二審合議庭認為，江蘇某圍欄公司與某設(shè)計公司往來郵件的標題及相關(guān)內(nèi)容均標注有涉案工程的名稱，可見，江蘇某圍欄公司知曉其提供的設(shè)計方案將用于涉案工程，而且江蘇某圍欄公司的種種行為表明，其深度參與了該工程的設(shè)計。代建合同、施工合同均明確約定了該設(shè)計方案不得隨意變更，在涉案工程防護圍欄的設(shè)計方案包含專利技術(shù)方案的情況下，廈門某工程技術(shù)公司、廈門某建設(shè)公司嚴格履行相關(guān)合同、按圖施工必然會導(dǎo)致實施涉案專利的結(jié)果。江蘇某圍欄公司故意隱瞞上述關(guān)鍵事實，在工程竣工前半年左右才發(fā)出告知提醒函，意圖收取專利許可使用費，此種做法不符合誠實信用原則。據(jù)此，可以認定江蘇某圍欄公司默示許可相關(guān)主體在涉案工程中實施涉案專利。關(guān)于專利許可費，鑒于江蘇某圍欄公司實際深度參與了該工程設(shè)計，涉案專利技術(shù)的價值已體現(xiàn)在設(shè)計方案上，而設(shè)計合同明確約定“設(shè)計費已包含了該項目所有設(shè)計內(nèi)容的相關(guān)費用”，在業(yè)主單位實際支付了設(shè)計費的情況下，作為權(quán)利人的江蘇某圍欄公司不應(yīng)再向代建單位和施工單位主張專利許可使用費。
最終，最高法二審判決駁回江蘇某圍欄公司的上訴請求，維持原判。
裁判解析
專利默示許可的認定
專利默示許可的認定
專利侵權(quán)判定的關(guān)鍵在于實施專利是否獲得專利權(quán)人的許可。如果獲得了專利權(quán)人的明示許可，行為人實施專利的行為自然不屬于專利法第十一條所規(guī)定的侵害專利權(quán)的行為;如果行為人實施專利雖未獲得專利權(quán)人明示許可，但結(jié)合具體案情，根據(jù)專利權(quán)人的主觀狀態(tài)和具體行為可以推斷其具有默示許可的意思表示，則也可以認定行為人實施專利的行為不構(gòu)成侵害專利權(quán)。
專利默示許可有其嚴格的適用條件。本案中，最高人民法院結(jié)合案件事實，對專利默示許可的相關(guān)考量因素進行了具體闡述。
第一，關(guān)于專利權(quán)人的主觀狀態(tài)。專利法第二十條第一款規(guī)定：“申請專利和行使專利權(quán)應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則。不得濫用專利權(quán)損害公共利益或者他人合法權(quán)益。”誠實信用原則是民事主體從事民事活動的基本準則，該原則要求人們在市場活動中應(yīng)該秉持誠實、講究信用、善意不欺，在不損害他人合法權(quán)益、社會公共利益和市場競爭秩序的前提下追求自己的利益。專利權(quán)人在行使專利權(quán)的過程中也要遵循誠實信用原則，應(yīng)以善意、合理的方式行使權(quán)利。本案中，福建某單位與某設(shè)計公司簽訂設(shè)計合同的時間明顯早于江蘇某圍欄公司與某設(shè)計公司接洽的時間，江蘇某圍欄公司與某設(shè)計公司之間的往來郵件明確指向了涉案工程，據(jù)此可認定作為專利權(quán)人的江蘇某圍欄公司對其提供的設(shè)計方案將用于涉案工程屬于完全知曉的狀態(tài)，其主動參與設(shè)計的目的并非其宣稱的商業(yè)推廣，而是意圖將專利技術(shù)納入工程設(shè)計圖，從而為其后期收取專利許可費作準備。
第二，關(guān)于專利權(quán)人的具體行為。一方面，涉案工程施工前，江蘇某圍欄公司刻意隱瞞了設(shè)計方案中包含專利技術(shù)，未將相關(guān)情況告知相關(guān)方，使福建某單位喪失了要求某設(shè)計公司更改設(shè)計方案，或與某設(shè)計公司就設(shè)計費重新進行協(xié)商議價的機會，導(dǎo)致被納入設(shè)計圖的專利技術(shù)方案因工程的實際施工已成為了不可替代之方案。另一方面，涉案工程建設(shè)期間，江蘇某圍欄公司亦從未提出相關(guān)權(quán)利主張，直至工程即將竣工“木已成舟”之際才向代建單位和施工單位索要專利許可使用費，導(dǎo)致糾紛產(chǎn)生。
第三，關(guān)于默示許可的許可使用費。需要明確的是，默示許可并非免費許可，通常而言，在認定專利默示許可成立的情況下被許可人仍需支付專利許可使用費。然而，本案中江蘇某圍欄公司表示許可某設(shè)計公司使用涉案專利，涉案專利的價值已體現(xiàn)在某設(shè)計公司提供的設(shè)計方案上，而作為涉案工程發(fā)包方和使用方的福建某單位就該設(shè)計方案實際支付了621.35萬元的對價，在此情況下，權(quán)利人再向代建單位和施工單位主張專利許可使用費，缺乏事實和法律依據(jù)。
專家點評
專利權(quán)的行使應(yīng)以誠實信用原則作為價值導(dǎo)向
江蘇省高級人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭原庭長、全國審判業(yè)務(wù)專家 宋 健
我國專利法的立法目的是保護專利權(quán)人的合法權(quán)益，鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，提高創(chuàng)新能力，促進科學(xué)技術(shù)進步和經(jīng)濟社會發(fā)展。但是近些年來，有一些權(quán)利人將專利異化成一種工具，利用專利權(quán)的排他性惡意發(fā)起訴訟，獲取不正當(dāng)?shù)睦?。因此，專利法?020年第四次修改時引入了誠實信用原則，規(guī)定申請專利和行使專利權(quán)應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則，不得濫用專利權(quán)損害公共利益或者他人合法權(quán)益。有人將誠實信用原則稱為專利法的“打神鞭”，引入誠實信用原則能更好地平衡權(quán)利人的合法權(quán)益和公眾利益。
就本案而言，權(quán)利人參與福建某單位項目時，理應(yīng)基于正常的市場交易秩序和利益相關(guān)方的合理信賴，向項目中實施該技術(shù)的相關(guān)方披露所涉專利權(quán)的情況，但我們看到的是，其不僅沒有如實相告，還抱有“放長線，釣大魚”的心態(tài)，通過與工程中標設(shè)計單位“合作”的方式，將專利技術(shù)方案悄無聲息地納入施工圖，致使施工單位喪失了選擇其他施工方案的機會。鑒于權(quán)利人行使專利權(quán)嚴重違背誠實信用原則，而工程發(fā)包方已實際支付了“所有設(shè)計內(nèi)容的相關(guān)費用”，在本案情形下，法院對于權(quán)利人向施工單位索要專利費的維權(quán)方式予以否定性評價，體現(xiàn)了人民法院在加強保護、嚴格保護的同時，強調(diào)權(quán)利人應(yīng)誠信維權(quán)的基本裁判導(dǎo)向。
需要特別強調(diào)的是，本案確定的裁判尺度，僅適用于類似本案這種特殊情形，不能簡單擴大到類似通訊領(lǐng)域標準必要專利實施的相關(guān)爭議中。正是因為通訊領(lǐng)域標準必要專利的不可避讓性和公共屬性，標準必要專利權(quán)利人事先已經(jīng)向國際標準組織承諾履行FRAND義務(wù)，因此專利權(quán)人與實施者之間應(yīng)就實施標準必要專利及許可費的確定，在公平、合理、無歧視原則的指導(dǎo)下進行善意談判，而這與本案情形顯然有較大的差異。
(原標題：最高法知產(chǎn)法庭“鷹眼”識別不誠信維權(quán)不講誠信構(gòu)成專利默示許可)
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