一、引言
隨著國內(nèi)企業(yè)向海外發(fā)展的趨勢不斷加強，海外專利的申請量不斷增加。在向日本申請的諸多發(fā)明專利中，關于參數(shù)發(fā)明，存在不少在中國被授權而在日本無法授權或者即使授權保護范圍也變得很小的情況。究其原因，大多是具體實驗例存在致命缺陷或者相關效果描述中存在缺陷，導致權利要求記載的技術方案被認定為得不到說明書支持，而最終無法得到理想的保護范圍。
由于中日兩國實踐以及對實驗例要求存在差異，為了在其他國家也獲得保護范圍理想、穩(wěn)定性高的專利，需要在撰寫階段合理布局實驗例的數(shù)據(jù)。
二、中日法規(guī)介紹
（1）中國相關規(guī)定
中國專利法第二十六條第4款：權利要求書應當以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍。
最高人民法院關于審理專利授權確權行政案件適用法律若干問題的規(guī)定(一)第八條：所屬技術領域的技術人員閱讀說明書及附圖后，在申請日不能得到或者合理概括得出權利要求限定的技術方案的，人民法院應當認定該權利要求不符合專利法第二十六條第四款關于“權利要求書應當以說明書為依據(jù)”的規(guī)定。
所謂“權利要求書應當以說明書為依據(jù)”包括如下兩方面的含義：第一，每一項權利要求所要求保護的技術方案在說明書中都應當有清楚充分的記載;第二，為了獲得盡可能寬的保護范圍，權利要求尤其是獨立權利要求，一般都是對說明書記載的一個或者多個具體技術方案的概括，這樣的概括是允許的，但是應當適當。
另外，在最高人民法院關于審理專利授權確權行政案件適用法律若干問題的規(guī)定(一)中，又明確規(guī)定了判斷“以說明書為依據(jù)”的時間基準。
在審查指南中記載，如果權利要求的概括使所屬技術領域的技術人員有理由懷疑該上位概括或并列概括所包含的一種或多種下位概念或選擇方式不能解決發(fā)明或者實用新型所要解決的技術問題，并達到相同的技術效果，則應當認為該權利要求沒有得到說明書的支持。
對于“以說明書為依據(jù)”的判斷，在審查指南中列舉了諸多示例，但是對于參數(shù)發(fā)明，如何判斷權利要求概括的范圍以說明書為依據(jù)沒有詳細說明。而且由于各個技術領域的技術的自身特點，“以說明書為依據(jù)”的判斷標準不是一成不變的，需要根據(jù)不同時間段的司法解釋以及判例來進行完善。
（2）日本相關規(guī)定
日本專利法第三十六條第6項第1號：權利要求書應當以說明書為依據(jù)。
在日本審查基準中規(guī)定：
1. 判斷權利要求是否滿足支持要求需要比較權利要求所涉及的發(fā)明與具體實施方式中作為發(fā)明記載的內(nèi)容來確定。
2. 在進行比較時，不應該考慮權利要求所涉及的發(fā)明與具體實施方式中作為發(fā)明記載的內(nèi)容之間的表述上的一致性，應該考慮實質(zhì)上的對應關系。
3. 對于實質(zhì)上的對應關系的考慮應該基于以下事實：關于權利要求所涉及的發(fā)明，是否在具體實施方式中記載的“本領域技術人員所認知的能夠解決發(fā)明的技術問題”的范圍內(nèi);另外，是否在“即使沒有記載和暗示，本領域技術人員按照申請時的技術常識能夠解決發(fā)明的技術問題”的范圍內(nèi)。
（3）兩國規(guī)定對比
根據(jù)上述日本規(guī)定來看，其基本的判斷理論與中國類似，兩國都針對“得不到說明書支持”進行了基礎性規(guī)定，但是也保證了規(guī)定的靈活性。但是在實際操作中，日本對于參數(shù)發(fā)明的“得不到說明書支持”的判定更加嚴格。
三、中日判例分析對比
（1）中國判例
最高法知行終406號判例。
無效請求人請求無效的理由之一為權利要求1得不到說明書支持，專利局認定權利要求1能夠得到說明書支持，權利要求1有效;然后訴訟至北京知識產(chǎn)權法院，北京知識產(chǎn)權法院認定“得不到說明書支持”的理由成立，權利要求1無效;上訴至最高人民法院，最高人民法院認為能夠得到說明書支持，撤銷原判決。
涉案權利要求1
1. 提高二次鋰離子電池或電池組的容量、平均工作電壓和比能量的方法，其特征在于對該單體鋰離子電池的充電限制電壓大于4.2V，但不超過5.8V，單體鋰離子電池的正、負極的配比按充電限制電壓為4.2V時的理論克容量計算在1: 1.0-1:2.50.
其效果在于：提高電池的比能量以及循環(huán)性能。
北京知識產(chǎn)權法院觀點在于：
在本申請的說明書中記載了，在充電限制電壓提高至4.45V以上時，循環(huán)性能較差，發(fā)明人在做了大量基礎研究和理論探索后，需要將鋰離子電池的正負極材料按充電限制電壓為4.2V時的理論克容量計算的配比調(diào)整為1：1.3-2.5.優(yōu)選1：1.15-1：2.5的范圍;而權利要求1的保護范圍涵蓋了在充電限制電壓為4.45V以上時，鋰離子電池的正負極材料按充電限制電壓為4.2V時的理論克容量計算的配比調(diào)整為1：1.0-1.15的范圍。因此權利要求1的保護范圍涵蓋了不能夠?qū)崿F(xiàn)技術效果的內(nèi)容，因此得不到說明書支持。
最高人民法院的判決：
以兩組以上不同的數(shù)值范圍技術特征所限定保護范圍的權利要求，如果本領域技術人員通過閱讀說明書可以確定各數(shù)值范圍技術特征之間存在相互對應關系，能夠通過有限次實驗得到符合發(fā)明目的的具體實施方式，而且無須通過過度勞動，即可排除不能實現(xiàn)發(fā)明目的的技術方案的，應當認為該權利要求能夠得到說明書支持。
本領域技術人員根據(jù)本專利說明書及實施例給出的指引和啟示，并結合相關公知常識，無需過度勞動即可清楚認識到權利要求1具體的保護范圍，并將不能實現(xiàn)本專利發(fā)明目的的技術方案排除在權利要求1的保護范圍之外，即不能實現(xiàn)本專利發(fā)明目的的技術方案并未包含在權利要求1所限定的保護范圍內(nèi)。所以，如被上訴人主張的技術方案確實不能解決本專利的技術問題，那么相關技術方案便未被包含在權利要求1的保護范圍內(nèi)，當然不能成為認定權利要求1無法得到說明書支持的理由。因此，本院對其上述主張不予支持。
從最終判決結果來看，最高人民法院維持了發(fā)明的有效性，但是，也否定了權利要求1中對不能夠?qū)崿F(xiàn)技術效果的范圍的保護，即，在充電限制電壓為4.45V以上時，鋰離子電池的正負極材料按充電限制電壓為4.2V時的理論克容量計算的配比調(diào)整為1：1.0-1.15的范圍沒有被認定為能夠保護。從上述分析可以看出，最高人民法院做出了更加促進進行發(fā)明創(chuàng)造、認可發(fā)明人的創(chuàng)造性勞動且一定程度保證社會公平的判決;并沒有因為權利要求1中限定的兩個參數(shù)之間的不合理關系以及說明書中的闡述而全面否定專利的合理性。
但是筆者認為，這樣的判決結果雖然存在其合理性，但是有浪費社會資源之嫌。由于專利的保護范圍由權利要求書確定，如果權利要求書中記載了不能夠?qū)崿F(xiàn)技術效果的方案并得到了保護，對于相關利益方來說，需要通過無效甚至訴訟才能將不能夠?qū)崿F(xiàn)技術效果的方案排除保護范圍之外，造成資源浪費。
歸根結底，由于專利代理人或申請人的差異，對于參數(shù)發(fā)明中實驗例以及實驗例的效果描述的嚴謹性把握不嚴，造成參數(shù)發(fā)明的撰寫中，或多或少存在瑕疵，而且存在致命瑕疵，從而無法實現(xiàn)大范圍的保護，或者精準的保護。
（2）日本判例
平成17年第10042號判決(2005年)
在日本稱為“偏光膜的制造方法”事件，是日本第二個通過“大合議組”審判的案件，其明確了“得不到說明書支持”的一般的判斷基準，也對日本日后的諸多關于“支持”問題的案件帶來影響。
涉案權利要求1主要限定了兩個參數(shù)：
1.完全溶解溫度X≥65
2.平衡膨潤度Y>-0.00667X+6.73
而其僅列舉了兩個實驗例和兩個對比例，兩個實驗例都是點值，都在權利要求1保護范圍內(nèi)，對比例的Y值在權利要求1的保護范圍外。
由于專利具有排他性，其以公開換取保護，因此需要防止未公開或未解決技術問題的方案被授予專利權。出于這樣的考慮，日本最高法的判決結果是權利要求1所涉及的發(fā)明，超出具體實施方式中記載的“本領域技術人員所認知的能夠解決發(fā)明的技術問題”的范圍，而且也超出“即使沒有記載和暗示，本領域技術人員按照申請時的技術常識能夠解決發(fā)明的技術問題”的范圍，而認定專利無效。
由于當時，日本審查基準并沒有對實驗例和比較例如何撰寫才能滿足“支持”進行一般性的規(guī)定，而且審判過程中專利權人后補的實驗數(shù)據(jù)也沒有被日本最高法認可，因此稱為專利判決大事件。對后續(xù)的撰寫以及審判也帶來了深遠影響。
又例如，平成28年第10147號(2016年)
涉案權利要求1
1.一種含有番茄的飲料，其特征在于，糖度為7.0-13.0.糖酸比為19.0-30.0.谷氨酸和天冬氨酸總含量0.25-0.60重量%。
而其僅列舉了3個實驗例，關于糖度，實驗例1為9.4.實驗例2為10.0.實驗例3為9.5;關于谷氨酸和天冬氨酸總含量，實驗例1為0.42.實驗例2為0.37.實驗例3為0.36.
日本最高法的判決結果是不認可權利要求1的保護范圍能夠得到說明書支持，在專利權人將糖度修改為9.4-10.0.將谷氨酸和天冬氨酸總含量修改為0.36-0.42后，認可了其專利性，保護范圍縮小很多。
這個案件中，主要原因為實驗例撰寫存在缺陷。該申請的解決的技術問題是抑制飲品的酸味，提高口感，在實驗中測試了“甜度”、“酸味”以及“濃重度”，但是實驗例中都沒有僅列舉糖度、糖酸比以及谷氨酸和天冬氨酸總含量這三個要素對口感的影響，也沒有列舉存在這三個要素以外的要素的條件下會對口感帶來什么樣的影響，而且實驗例中列舉的點值沒有涵蓋權利要求1要求保護的端值等等。最終，判決結果是原權利要求1所涉及的發(fā)明，超出具體實施方式中記載的“本領域技術人員所認知的能夠解決發(fā)明的技術問題”的范圍，而且也超出“即使沒有記載和暗示，本領域技術人員按照申請時的技術常識能夠解決發(fā)明的技術問題”的范圍，需要縮小保護范圍。
四、總結
筆者遇到過多個中國申請人的日本申請案件被指出由于實驗例、比較例或技術效果表述存在缺陷、瑕疵而不得不將保護范圍縮小甚至無法授權的情況。
筆者認為其原因如下：
1.由于專利代理人或申請人的差異，對于參數(shù)發(fā)明中實驗例以及實驗例的效果描述的嚴謹性把握不嚴。
2.國內(nèi)更加注重理論和申請文件的邏輯表述，認為實驗例僅為了表明本發(fā)明可以實施和表明其有益效果，而忽視了參數(shù)發(fā)明中的實驗例以及比較例的對“支持”問題的重要的實際意義。
3.國內(nèi)以“得不到說明書支持”為理由的無效判例不多，而且，根據(jù)“得不到說明書支持”的理由來無效專利的成功率比較低。
這樣造成了實驗例只要表明本發(fā)明可以實施以及效果即可這樣的撰寫習慣，忽略了實驗例數(shù)據(jù)的分布、合理性等因素。而在日本，對于參數(shù)發(fā)明，由于權利要求主要由參數(shù)范圍限定，而實驗例及其效果才是概括的權利要求是否能夠得到說明書支持的關鍵因素。
一篇優(yōu)秀的專利文件需要經(jīng)得住各國制度的考驗，對于參數(shù)發(fā)明，實驗例是其保護范圍、穩(wěn)定性的關鍵，只有充分注重實驗例的布局和合理性才能夠在更多國家謀求更大的利益。
(原標題：中日“支持問題”的判例對參數(shù)發(fā)明撰寫的啟示)
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