原標題：專利訴訟中“可預(yù)見原則”與“等同原則”的羈絆
“可預(yù)見性原則”是對“等同原則”適用的一種限制，兩者有種既生瑜何生亮的感覺，本文主要討論“等同原則”與“可預(yù)見性原則”兩者在專利訴訟中博弈關(guān)系。
專利訴訟中，博弈雙方都會采用很多判案原則，這些“原則”大部分來自于司法解釋，比如“全面覆蓋原則”、比如“等同原則”，但是也有些是雖暫未在司法解釋上進行規(guī)定，但是在某些判例中采用的原則，比如“可預(yù)見性原則”。這些“原則”中，有些是相輔相成，有些又是針鋒相對，本文淺聊下司法解釋中的“等同原則”與“可預(yù)見性原則”兩者之間的博弈關(guān)系。
前言
法條與案例
等同原則，可以算作正統(tǒng)的“科班出身”，在《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》中，以及《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋一、二》中，均對“等同原則”有涉及和規(guī)定，可以認為是全國法院都應(yīng)當(dāng)遵行的法則。主要規(guī)定條款如下：
等同特征，是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征。
而“可預(yù)見性原則”，相比于等同原則而言，可以算“非科班出身”，因為其暫未在司法解釋中予以規(guī)定，目前還屬于司法實踐階段，但是也不容小覷，因為關(guān)于這個原則，已經(jīng)有很多最高院的判決案例出現(xiàn)，說明具有一定的參考意義。
可預(yù)見性原則的主要法理邏輯，在北京高院的《侵權(quán)判定指南2017》中有所涉及，其規(guī)定如下：對于發(fā)明權(quán)利要求中的非發(fā)明點技術(shù)特征、修改形成的技術(shù)特征或者實用新型權(quán)利要求中的技術(shù)特征，如果專利權(quán)人在專利申請或修改時明知或足以預(yù)見到存在替代性技術(shù)特征而未將其納入專利權(quán)的保護范圍，在侵權(quán)判定中，權(quán)利人以構(gòu)成等同特征為由主張將該替代性技術(shù)方案納入專利權(quán)的保護范圍的，不予支持。
從上述規(guī)定來看，“可預(yù)見性原則”是對“等同原則”適用的一種限制，兩者有種既生瑜何生亮的感覺。而關(guān)于可預(yù)見性原則的案例，近幾年確有相關(guān)案例，筆者簡單舉兩個案例：
【案例一：（2015）民申字第740號】
該案例中最高院認定：等同原則既是專利權(quán)保護中一項不可或缺的重要原則和制度，但同時又必須對等同原則的適用施加必要限制，兼顧專利權(quán)人和社會公眾的利益，既要保護專利權(quán)人在現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上作出的技術(shù)貢獻，又促進科學(xué)技術(shù)的進步。其次，等同原則的適用須考慮專利申請與專利侵權(quán)時技術(shù)的發(fā)展水平，防止對專利技術(shù)方案中某些技術(shù)特征以專利申請日后新出現(xiàn)的技術(shù)進行簡單替換而規(guī)避侵權(quán)的情況，合理界定專利權(quán)的保護范圍。
申請人在申請涉案專利時將其要求保護的技術(shù)方案限定為進水套的上表面呈錐面，不是平面，而錐面或平面均是涉案專利申請時，該領(lǐng)域普通技術(shù)人員普遍知曉的技術(shù)方案，因此，專利權(quán)人將權(quán)利要求中該技術(shù)特征限定為錐面是將平面排除在涉案專利權(quán)的保護范圍之外。鑒此，在侵權(quán)判定時，不能將技術(shù)特征“錐面”擴張到“平面”予以保護，否則將有損社會公眾對專利權(quán)保護范圍確定性和可預(yù)見性的信賴，從而損害社會公眾的利益，動搖專利制度的基石。故本案中，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征與涉案專利權(quán)利要求記載的技術(shù)特征相比，并未構(gòu)成等同的技術(shù)特征，被訴侵權(quán)產(chǎn)品未落入涉案專利權(quán)保護范圍。該項申請再審理由不成立，本院不予支持。
【案例二：(2020)最高法知民終1899號】
該案例中，最高院在判決書中載明：等同原則既是專利權(quán)保護中一項不可或缺的重要原則和制度，但同時又必須對等同原則的適用施加必要限制，兼顧專利權(quán)人和社會公眾的利益，既要保護專利權(quán)人在現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上作出的技術(shù)貢獻，又促進科學(xué)技術(shù)的進步。其次，等同原則的適用須考慮專利申請與專利侵權(quán)時技術(shù)的發(fā)展水平，防止對專利技術(shù)方案中某些技術(shù)特征以專利申請日后新出現(xiàn)的技術(shù)進行簡單替換而規(guī)避侵權(quán)的情況，合理界定專利權(quán)的保護范圍。
本案中，涉案專利權(quán)利要求和說明書均記載為火力調(diào)節(jié)鈕活動槽。這表明，申請人在申請涉案專利時將其要求保護的技術(shù)方案限定為火力調(diào)節(jié)鈕活動槽，而不是火力調(diào)節(jié)鈕活動孔，而火力調(diào)節(jié)鈕活動槽或火力調(diào)節(jié)鈕活動孔均是涉案專利申請時，該領(lǐng)域普通技術(shù)人員容易知曉的技術(shù)方案，因此，專利權(quán)人將權(quán)利要求中該技術(shù)特征限定為火力調(diào)節(jié)鈕活動槽是將火力調(diào)節(jié)鈕活動孔排除在涉案專利權(quán)的保護范圍之外。鑒于此，在侵權(quán)判定時，不能將技術(shù)特征火力調(diào)節(jié)鈕活動槽擴張到火力調(diào)節(jié)鈕活動孔予以保護，否則將有損社會公眾對專利權(quán)保護范圍確定性和可預(yù)見性的信賴，從而損害社會公眾的利益。原審法院認定兩者是等同特征不妥，本院依法予以糾正。
個人剖析
從上述兩個案例中，第一個案例中，是“錐面”和“平面”的區(qū)別，第二個案例中是“活動槽”和“活動孔”的區(qū)別，從技術(shù)手段、技術(shù)效果方面來看，筆者認為是比較接近的，否則就可以直接用不滿足“三基本相同”的不等同抗辯理由來主張不侵權(quán)，沒有必要用到“可預(yù)見性原則”這個抗辯理由。關(guān)于這點，筆者認為最高院在判定中也有這層意思，在兩個案例中均有說明，比如第一個案例中載明“錐面或平面均是涉案專利申請時，該領(lǐng)域普通技術(shù)人員普遍知曉的技術(shù)方案”，第二個案例中載明“而火力調(diào)節(jié)鈕活動槽或火力調(diào)節(jié)鈕活動孔均是涉案專利申請時，該領(lǐng)域普通技術(shù)人員容易知曉的技術(shù)方案”。所以，筆者認為從最高院的判決中，可以推測最高院均認可上述兩個區(qū)別其實是滿足等同原則中的“三基本相同”的條件的，那么為什么又不適用等同原則呢?
再回顧到上文中“等同原則”的法理解釋與上述兩個判例在措辭上的微妙變化，“等同原則”簡單概括是“三基本相同、一無需創(chuàng)造”，而對于“一無需創(chuàng)造”，在《若干規(guī)定》中明確記載了“并且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征”。這句話的表述，其中有兩個因素條件，分別是“人”的因素和“時間”因素，“人”的因素在這個條款中是“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員”，“時間”因素在這個條款中是“侵權(quán)行為發(fā)生時”。
然后我們再對應(yīng)分析上述兩個判例中關(guān)于“可預(yù)見性原則”也有兩個對應(yīng)的人和時間的因素條件，在人的因素上，筆者把判決的內(nèi)容中分為主觀人和客觀人，“專利申請人”是主觀人，“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員”是客觀人，從判決書中內(nèi)容，其認為“專利申請人”理應(yīng)知曉還有其他方案卻在權(quán)利要求中排除，故上述兩個案例中似乎把“專利申請人”的認知水平等同于是“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員”的認知水平，故在“人”這一因素上，暫可認為與等同原則中的“人”的因素是一致的。
接下來就是“時間”因素，在上述兩個判例中，可以明顯得知，在“可預(yù)見性原則”中，最高院是將時間因素是定格在“涉案專利申請時”，而“等同原則”中的時間因素則是“侵權(quán)行為發(fā)生時”。顯然在“等同原則”和“可預(yù)見性原則”中，兩者的時間因素有著明顯區(qū)別。
對于等同原則中這個時間因素的設(shè)定，筆者在之前關(guān)于《淺談外觀專利“設(shè)計空間”》的文章中也有提及過，等同原則的適用須考慮專利申請與專利侵權(quán)時技術(shù)的發(fā)展水平，防止對專利技術(shù)方案中某些技術(shù)特征以專利申請日后新出現(xiàn)的技術(shù)進行簡單替換而規(guī)避侵權(quán)的情況，合理界定專利權(quán)的保護范圍。故還是傾向于保護專利權(quán)人方利益，所以把時間因素往后推至侵權(quán)行為發(fā)生日，這個還是比較合理的。
而“可預(yù)見性原則”設(shè)定的初衷是提高專利的公示屬性，主要傾向于保護公眾利益，以防止等同侵權(quán)濫用，其把時間因素定格在“專利申請日”也無可厚非。
然而根據(jù)上述認定原則，筆者也嘗試推測兩種情形：
第一種情形，某涉案專利，其權(quán)利要求限定了技術(shù)特征A，在專利申請時，技術(shù)特征A與技術(shù)特征A’并非本領(lǐng)域普通技術(shù)人員知曉的可以替換的方案，即技術(shù)特征A與技術(shù)特征A’不等同。但是在實際侵權(quán)發(fā)生日時，經(jīng)過時間積累和技術(shù)發(fā)展，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員已經(jīng)知曉A與A’可以替換，即此時技術(shù)特征A與技術(shù)特征A’等同。在這種情形下，如果被控侵權(quán)產(chǎn)品中采用了技術(shù)特征A’，由于專利申請時A與A’不等同，不滿足“可預(yù)見性原則”中的時間因素，“可預(yù)見性原則”不適用，故通常是適用“等同原則”而認定構(gòu)成侵權(quán)，這種情形下適用等同原則應(yīng)該是沒有什么爭議。
再來看第二種情形，仍然是涉案專利，其權(quán)利要求限定了技術(shù)特征A，在專利申請時，技術(shù)特征A與技術(shù)特征A’已經(jīng)是等同，比如技術(shù)特征A是螺釘連接，技術(shù)特征A’是螺栓連接。在侵權(quán)行為發(fā)生時，由于侵權(quán)行為必然發(fā)生在專利申請日之后，故在侵權(quán)行為發(fā)生時，技術(shù)特征A與技術(shù)特征A’相等同的客觀事實沒有發(fā)生改變，故從時間因素上判斷，既符合“可預(yù)見性原則”的條件，也符合“等同原則”的條件。在這種情形下，“等同原則”也適用，“可預(yù)見性原則”也適用，而且依據(jù)這兩個原則判定出的結(jié)果可能是截然相反的。這無疑給判案人員提出非常大的困惑，對于代理案件的原、被告方也會有困惑。
個人感悟
存在即合理，筆者認為，“等同原則”與“可預(yù)見性原則”，均有相關(guān)案例在先，必然有其存在的價值和意義，“可預(yù)見性原則”顯然是想從專利申請時敦促創(chuàng)新主體或者代理機構(gòu)提高專利撰寫質(zhì)量，這固然是一種理想化的知識產(chǎn)權(quán)環(huán)境，也是最近幾年國知局也在積極推進的工作。但是總體而言，我們國家目前仍然是處于高質(zhì)量專利在專利總量中占比較少的階段，很多創(chuàng)新主體，除非有專業(yè)的IPR團隊，否則創(chuàng)新主體本身對專利制度了解不是很專業(yè)，很難自身辨別專利質(zhì)量的高低，即便是請了專業(yè)代理機構(gòu)，也無法保證代理師對每個技術(shù)特征都能窮舉并上位，在這種情況下過度限制專利權(quán)人的合法權(quán)益也是不合理的，這就變相屬于“周邊限定原則”。另外，在上述“可預(yù)見性原則”中，在人的因素中，將“專利的申請人”等同于“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員”也是一種理想化的狀態(tài)，至少在目前我們國家的這個階段來看。
所以筆者認為，在現(xiàn)階段上，“可預(yù)見性原則”應(yīng)該是要限制適用的，因為這個原則普適性太強，如果被廣泛使用，對于被告而言，如果被控技術(shù)方案中某一個技術(shù)特征與涉案專利中相應(yīng)的技術(shù)特征差異很大，則用技術(shù)特征不等同去抗辯，如果技術(shù)特征差異相差很小，則可以用“可預(yù)見原則”去抗辯，總有一種適合被告，這對原告方的維權(quán)積極性是一種嚴重打擊，和我們現(xiàn)階段提倡的提高知識產(chǎn)權(quán)保護是有消極影響的。當(dāng)然筆者也并非認為“可預(yù)見原則”完全不可取，反而筆者認為在將來我們國家知識環(huán)境相對較好的情況下，應(yīng)當(dāng)適當(dāng)放寬這個原則的使用，這是對高質(zhì)量專利戰(zhàn)略的一種維系和促進。
然而，在現(xiàn)階段，筆者認為合理的認定，應(yīng)該是專利權(quán)人在“明確”或“特意”排除的情形下可以適用可預(yù)見性原則，比如在背景技術(shù)中“明確”排除，比如在說明書中對某個技術(shù)特征解釋中有“明確”排除等等這種專利權(quán)人自認明確排除的情況下，適用是合理的。例如【(2021)最高法知民終192號】案例中，最高院認為專利權(quán)人在撰寫涉案專利權(quán)利要求和說明書時(在背景技術(shù)中有明確寫明電動驅(qū)動和燃油發(fā)動機驅(qū)動)，即已明確知曉現(xiàn)有技術(shù)中存在電機驅(qū)動和燃油發(fā)動機驅(qū)動兩種方式，但是其權(quán)利要求撰寫時仍然只限定了電機驅(qū)動，后續(xù)再想要把燃油發(fā)動機驅(qū)動作為等同時則應(yīng)當(dāng)進行限制，在該案例中可以理解為專利權(quán)人在申請文件中已經(jīng)明確記載有多種方式但是仍然選擇其中一種進行限定，所以對等同原則進行限制是合理的。
但是如果當(dāng)專利權(quán)人在申請文件中沒有自認或特意排除的情況，后續(xù)訴訟中一方以一種推測認定的方式來主張申請人自我排除的，筆者認為要嚴格限制適用，除非是舉證方有足夠的證據(jù)來直接、毫無疑義證明專利權(quán)人方在申請時有明確排除的意思表示，其邏輯上甚至可以參考《專利審查》中審查現(xiàn)有技術(shù)是否直接、毫無疑義公開的邏輯進行判斷。以上也僅僅是筆者個人想法和建議，當(dāng)然，筆者也希望后續(xù)有更多的司法解釋或相關(guān)案例，可以讓“可預(yù)見性”這個原則的適用范圍更夠更加清晰。
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